STS, 30 de Junio de 2014

Dª. Guadalupe interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 157/2009 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de junio de 2008, confirmada en alzada el 26 de noviembre siguiente, que acordó la concesión de la marca número 2.778.148-8, "bimba & lola", para productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 12 de noviembre de 2009, la recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estimando el recurso, anule y deje sin efecto por no ser ajustada a Derecho la resolución recurrida de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en consecuencia, anule la inscripción de la marca española nº 2.778.148 'bimba & lola' en clase 9".

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 25 de mayo de 2010, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas a la parte actora".

Cuarto.- "Bimba y Lola Studio, S.L." contestó a la demanda con fecha 25 de junio de 2010 y suplicó a la Sala que: "1. Desestime íntegramente la demanda de la actora". 2. Imponga las costas a la parte actora".

Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 7 de septiembre de 2010 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 28 de junio de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por Dª. Guadalupe contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales."

Sexto.- Con fecha 4 de enero de 2013 Dª. Guadalupe interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4180/2012 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por infracción de "lo dispuesto en el art. 33.1 y 67.1 de la LJCA , en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en 24.1 de la Constitución Española , en cuanto que elude pronunciarse sobre la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas ".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción "de la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia relativa al análisis de los ámbitos aplicativos de marcas en conflicto".

Séptimo.- Por auto de 23 de mayo de 2013 la Sección Primera de esta Sala acordó:

"Inadmitir el motivo segundo del recurso de casación nº 4180/2012 interpuesto por Dª Guadalupe contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2012 (Sección Segunda) en el recurso 157/2009 y admitir el motivo primero del expresado recurso; remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala de conformidad con las normas sobre reparto de asuntos. Sin costas."

Octavo.- Por escrito de 2 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó su desestimación con confirmación de la sentencia recurrida.

Noveno.- "Bimba y Lola Studio, S.L." se opuso igualmente al recurso con fecha 5 de septiembre de 2013 y suplicó a la Sala que "lo inadmita o, subsidiariamente, lo desestime, rechazando íntegramente su demanda, con imposición de costas a la recurrente en todas las instancias".

Décimo.- Por providencia de 25 de marzo de 2014 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 24 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 28 de junio de 2012 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Guadalupe contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca mixta número 2.778.148-8, "bimba & lola", para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

Los productos para cuya identificación fue solicitada la marca eran, en concreto, los siguientes: "aparatos instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores y especialmente gafas".

Es necesario precisar que bajo el signo distintivo "bimba & lola" (que incluye esta denominación y el dibujo de un galgo) figuraban ya registradas, a nombre de "Bimba y Lola Studio, S.L." en cuanto sucesora de "Closet Design, S.L.", las marcas nacionales números 2.655.813 y 2.684.954, a las que ulteriormente haremos referencia.

Segundo. - A la inscripción de la marca número 2.778.148-8, "bimba & lola", solicitada por "Closet Design, S.L.", se había opuesto en la vía administrativa Dª. Guadalupe en cuanto titular de dos marcas previamente registradas, una nacional y otra comunitaria.

1. La marca nacional número 2.154.050, denominativa, amparaba únicamente el nombre artístico "Bimba" (clase 41).

2. La marca comunitaria número 3.542.263, "Bimba" identificaba servicios de la clase 35 ("publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de venta al menor en comercios o a través de redes informáticas mundiales, de productos diversos") y de la clase 41 ("servicios de formación, educación, entretenimiento, actividades culturales y artísticas; servicios de artistas de espectáculos; organización y producción de espectáculos").

Tercero.- La Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley] citado, pues, ponderando ambos factores de confundibilidad entre la marca solicitada nº 2778148 'bimba & lola' (mixta) en clase 09 [...] y las marcas oponentes nacional nº 2154050 'Bimba' en clase 41 [...] y comunitaria nº 3542263 'Bimba' en clases 35 [...] existen diferencias de conjunto gráfico- denominativo y sus ámbitos aplicativos son lo suficientemente dispares, teniendo en cuenta en esta apreciación que el solicitante tiene concedida y en vigor con el mismo distintivo la marca nº 2684954 'Bimba Lola' (mixta) cl. 3, 14, 18, 25, 35, en el sector de prendas de vestir y complementos, que convive con la oponente, excluyéndose todo riesgo de confusión en el mercado".

Cuarto. - Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta en su sentencia la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] Analizando pues en concreto las denominaciones enfrentadas 'bimba & lola' y 'Bimba' entiende la Sala que si bien la peculiaridad del nombre 'Bimba' es la más significativa en el conjunto denominativo impugnado por ser el otro nombre de uso mucho más común en España, lo cual podría dar lugar a un riesgo de asociación entre los consumidores, dicho riesgo se elimina al dedicarse ambas marcas a campos aplicativos totalmente distintos pues mientras la marca prioritaria protege 'un nombre artístico y servicios de publicidad, administración y gestión de negocios y educativos y de espectáculos y esparcimiento', la marca impugnada se dedica a la comercialización de 'aparatos e instrumentos científicos, náuticos, eléctricos, magnéticos y electrónicos' que no guardan relación alguna con los anteriores. No concurre pues la doble identidad exigida por la actual Ley de Marcas que hemos descrito en el fundamente de derecho anterior para que opere la prohibición genérica de inscripción, por lo que procede la desestimación del presente recurso."

Quinto.- En el único motivo de casación subsistente tras el auto de parcial inadmisibilidad de 23 de mayo de 2013 la parte recurrente censura, por el cauce del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en que ha incurrido el tribunal de instancia al no pronunciarse sobre una de las alegaciones sustanciales de la demanda, la relativa a la supuesta infracción del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , que se imputaba al acto recurrido.

La primera alegación de fondo de la demanda consistía, en efecto, en que la Oficina Española de Patentes y Marcas no había tenido debidamente en cuenta la notoriedad de las marcas "Bimba", a los efectos de la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley 17/2001 . Sólo después de esta alegación, sin duda relevante en el planteamiento impugnatorio, se suscitaba la concerniente a la aplicación del artículo 6.1 de la misma Ley , respecto del cual la recurrente subrayaba: a) que el elemento denominativo común -y a su juicio más distintivo- de los signos en liza era precisamente el término "Bimba", en el que coincidían unos y otros; y b) que entre los productos protegidos por las marcas aspirantes se encontraban las gafas, producto ligado al mundo de la moda en el que gozaba de notoriedad la marca "Bimba".

Lleva razón la recurrente y el motivo desde prosperar. Basada como está la sentencia en la falta de semejanza aplicativa de las marcas enfrentadas, el argumento de la demanda que se fundaba en la notoriedad de los signos distintivos prioritarios (las marcas nacional y comunitaria "Bimba") requería una específica respuesta del tribunal. Éste realiza el juicio de comparación sobre los elementos denominativos, pero deja de responder a la incidencia que en el litigio tuviera la notoriedad de uno de ellos, y prescinde en el análisis comparativo de los objetos del producto (las gafas) respecto del cual se había denunciado la coincidencia.

Cuando los signos anteriores, ya registrados, son notorios o renombrados en España, a tenor del artículo 8.1 de la Ley 17/2001 , impiden en principio el registro ulterior como marca de otros signos idénticos o semejantes, "[...] aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores", siempre que, a su vez, concurran el resto de circunstancias expuestas en aquel precepto. Quiérese decir, pues, que la alegación respecto de la notoriedad de las marcas oponentes tenía en este caso una obvia importancia, incluso si -como expresa la Sala de instancia- los servicios o productos que trataban de amparar los signos aspirantes diferían de los amparados por las marcas "Bimba" prioritarias.

El tribunal deja, infundadamente, de responder a aquella alegación, lo que vicia su fallo haciéndolo incurrir en el defecto justamente censurado por quien ahora recurre. Por lo demás, ya hemos subrayado que al enumerar los productos protegidos por las marcas aspirantes "bimba & lola" no llega a incluir las gafas, siendo este precisamente el elemento que -según la recurrente- podía inducir a mayor confusión desde el punto de vista aplicativo, por coincidir con los objetos de moda y accesorios identificados, siempre a su juicio, con el signo distintivo prioritario y notorio "Bimba".

Sexto.- El defecto procesal que apreciamos exige casar la sentencia y, conforme al artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional , que esta Sala haya de resolver lo que proceda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

Pues bien, desde esta perspectiva, lo primero que destaca es que no quedó acreditada en el proceso de instancia la supuesta notoriedad de la marca "Bimba" como signo distintivo para identificar productos en el sector de la moda. El término "Bimba" protege tan sólo (por virtud de la marca nacional número 2.154.050) un nombre artístico, siendo éste respecto del cual podría en hipótesis plantearse su notoriedad. En cuanto a la marca comunitaria número 3.542.263, el distintivo "Bimba" tampoco goza, por sí solo, de notoriedad para identificar los servicios de la clase 35 o 41 que antes hemos transcrito. La publicación periódica presentada tras la demanda y las anteriormente aportadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas lo que revelan, en todo caso, es que el conocimiento público -y en este sentido la hipotética notoriedad- se refiere a la persona que utiliza el nombre de "Bimba Bosé", hasta el punto de que ella misma manifestaba en su escrito de oposición a la solicitud de la nueva marca que "[...] en toda la documentación que se adjunta se hace evidente la relación de Bimba Bosé con la moda y las pasarelas".

La notoriedad en el específico sector de la moda no se puede reconocer, pues, a las dos marcas, nacional y comunitaria, tal como fueron registradas -para proteger un nombre artístico y los servicios antes reseñados- con la denominación "Bimba", premisa a partir de la cual decae el resto del planteamiento de la demanda respecto del artículo 8 de la Ley 17/2001 . La admisión de las marcas "bimba & lola" -continuación de otras inscritas con esta misma denominación, como inmediatamente expondremos- ni implica ni puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de la notoriedad de signos anteriores "Bimba" que, en cuanto tales, carecen de tal carácter.

A ello se une el hecho, sin duda relevante, de que se había acreditado que las que gozaban de notoriedad en España dentro del sector de la ropa y complementos eran precisamente las marcas "bimba & lola" números 2.655.813 y 2.684.954, registradas desde el año 2006. A diferencia de las que en este litigio opone la señora Guadalupe , dichas dos marcas, inscritas con el distintivo "bimba & lola", protegían precisamente productos de perfumería y cosmética, bisutería, productos de cuero tales como bolsos y carteras, entre otros, así como vestidos, calzados y prendas de vestir en general. Razón por la cual afirmó la Oficina Española de Patentes y Marcas en su decisión de 20 de junio de 2008 que la nueva solicitud presentada por la empresa titular de aquellas marcas "bimba & lola" constituía en realidad una mera "continuidad registral" de las anteriores.

Séptimo.- Zanjada en estos términos la controversia sobre la notoriedad, el resto de las alegaciones de la demanda han de ser igualmente rechazadas, pues el juicio de comparación que llevó a cabo la Oficina Española de Patentes y Marcas respeta el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Aun cuando se admita que entre los signos enfrentados existe una cierta parcial similitud denominativa, su incidencia queda debilitada por la particular configuración del signo mixto que aspira a su registro ("bimba & lola" con un dibujo bien característico, ausente en las marcas opuestas) y en todo caso por la diferencia aplicativa que ya reconoció el tribunal de instancia. Ninguno de los "aparatos e instrumentos" técnicos para cuya identificación se solicitó la marca número 2.778.148 coincide con, ni se aproxima a, los productos y servicios amparados por los dos signos prioritarios de los que era titular la señora Guadalupe . Esta misma conclusión debe extenderse a las "gafas" cuya consideración omitió la Sala en su sentencia, a la vista de que las dos marcas "Bimba" anteriormente registradas ninguna referencia contienen al sector de los complementos de moda en el que algunas modalidades de gafas podrían tener cabida.

Siendo ello así, no era aplicable la prohibición relativa de registro a la que se refiere el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 .

Octavo.- Ha lugar, pues, tras la estimación del recurso de casación, a la desestimación de la demanda presentada en el recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 4180/2012 interpuesto por Dª. Guadalupe contra la sentencia dictada con fecha 28 de junio de 2012 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso números 157 de 2009 , que casamos.

Segundo.- Desestimar el citado recurso contencioso-administrativo número 157/2009 interpuesto por Dª. Guadalupe contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de junio de 2008, confirmada en alzada el 26 de noviembre siguiente, que acordó la concesión de la marca número 2.778.148-8, "bimba & lola", para productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

Tercero.- No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.