STS, 10 de Junio de 2014

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) dictó sentencia de fecha 17 de abril de 2.013, desestimatoria del recurso promovido por Panda Security, S.L. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 23 de noviembre de 2.009 y 3 de febrero de 2.010, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la solicitud de inscripción de la marca nº 2.875.029 "CLOUD ANTIVIRUS", de tipo denominativo, para productos de la clase 9 del nomenclátor internacional.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 27 de mayo de 2.013, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Panda Security, S.L. ha comparecido en forma en fecha 10 de julio de 2.013, mediante escrito interponiendo el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción, y

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción de los artículos 55.2 y 44.3 del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, y de los artículos 6.1.b) y 6.2.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se anule y case la recurrida y, en consecuencia, que acuerde la concesión total de la marca española 2.875.029 "CLOUD ANTIVIRUS" en la clase 9 del nomenclátor internacional.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de septiembre de 2.013.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que sea inadmitido el mismo, con imposición de las costas por ser preceptivas.

Por providencia de fecha 11 de febrero de 2.014 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de mayo de 2.014, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso.

La sociedad mercantil Panda Security, S.L., interpone recurso de casación contra la Sentencia de 17 de abril de 2.013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sentencia impugnada desestimó el recurso contencioso administrativo que la citada empresa había entablado contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 2.875.029 "Cloud Antivirus", de tipo denominativo, para productos de la clase 9. La denegación se basaba en la oposición de la marca comunitaria prioritaria "Cloud Security", para la misma clase de productos.

El recurso de casación se articula mediante dos motivos. En el primero de ellos, acogido al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se aduce la infracción de los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 33.1 y 66.1 de la Ley de la Jurisdicción, por haber incurrido la Sentencia en incongruencia omisiva en relación el procedimiento de nulidad que afectaba a la marca opuesta.

El segundo motivo, amparado en el apartado 1.d) del indicado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, se basa en la supuesta infracción del artículo 55.2 y 3 del Reglamento comunitario 2009/207, del Consejo, de 26 de febrero, sobre Marca Comunitaria; del artículo 6, apartados 1.b) y 2, de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre); y de la jurisprudencia. Todo ello en relación con la ponderación efectuada por la Sala juzgadora entre las marcas enfrentadas.

Sobre los fundamentos de la Sentencia recurrida.

La Sentencia funda la desestimación del recurso en las siguientes razones:

"

El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 3 de febrero de 2010 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 23 de noviembre de 2009, por las que se deniega la inscripción de la marca 2.875.029 " CLOUD ANTIVIRUS", para distinguir servicios de la clase 9ª (" programas informáticos antivirus; software y hardware relacionados con antivirus; programas informáticos antivirus; software y hardware relacionados con antivirus; programas informáticos relativos a seguridad informática; software y hardware relativos a seguridad informática; programas informáticos de prevención de riesgos informáticos; software y hardware relativos a la prevención de riesgos informáticos").

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, al considerar que entre los signos enfrentados. CLOUD SECURITY, marcan anterior, y CLOUD ANTIVIRUS, marca solicitada, existe " una evidente similitud fonética y conceptual, así como una manifiesta relación entre las áreas en las cuales despliegan sus efectos. La marca solicitada reproduce la misma estructura y el vocablo característico de la marca anterior, CLOUD, sin que la adición del término NTIVIRUS, que guarda semejanza conceptual con el término SECURITY de la marca anterior, consiga otorgar al conjunto un carácter plenamente singular como para poder diferenciarse de la marca oponente sin riesgo de confusión o de asociación en el público".

La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas aduciendo, en síntesis, en primer lugar, ausencia de identidad o semejanza denominativa entre los signos enfrentados, argumentado que el vocablo CLOUD que comparten tienen un escaso o nulo valor distintivo como elemento independiente en relación con los productos reivindicados en la clase 9 relacionados expresamente con el sector de la informática y la programación. Al respecto alega que en el propio sector informático y de internet es bien conocido por la generalidad del público que el término CLOUD se encuentra directamente asociado a un tipo especial de computación que se conoce bajo dicha denominación, y de ahí que existan múltiples marcas que incluyan dicho vocablo y que conviven en el mercado ofreciendo productos informáticos. De todo ello deduce que los términos ANTIVIRUS y SECURITY que acompañan al vocablo CLOUD son los más significativos, no existiendo en ellos la semejanza conceptual atribuida por la resolución impugnada.

En segundo lugar pone de relieve la ausencia de riesgo de confusión y asociación entre los signos dado que los signos enfrentados se diferencian en su conjunto fonética y visualmente.

Y por último, manifiesta que la entidad oponente mostró desinterés en la defensa de su tesis al no haber prestado alegación alguna al recurso de alzada interpuesto en vía administrativa por la aquí recurrente, lo que viene a evidenciar la plena compatibilidad de los signos enfrentados.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas, señala que " no podrán registrarse como marcas los signos:

1. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

2. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que " se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras": "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: " En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994".

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, a juicio de este Tribunal, en aplicación de la doctrina mencionada en el punto anterior de la presente fundamentación, es clara y evidente la semejanza fonético-denominativa y conceptual existente entre los signos enfrentados, así como la identidad entre los productos amparados por las mismas, semejanza e identidad susceptible de provocar riesgo de error o confusión en el mercado, de donde se deduce, tal como apreció la resolución impugnada, la concurrencia de la causa de prohibición relativa contemplada en el ya citado artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, como a continuación expondremos.

En efecto, conviene dejar sentado que el examen de la distintividad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe ) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe).

Esto es, no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad si no solamente aquélla que sea susceptible de producir error o confusión, y que la comparación de los signos enfrentados debe efectuarse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En el caso concreto observamos que: a) Ambas marcas tienen una idéntica estructura denominativa, al estar ambas integradas por dos vocablos; b) Ambas comparten idéntico vocablo, CLOUDM, que es, precisamente, el primero de los dos vocablos utilizados; c) Es cierto, como sostiene la recurrente, la utilización generalizada en el sector informático del vocablo CLOUD, con un sentido y significado concreto, y que por tal motivo debe reputarse el mismo como de distintividad débil; d) Por ello, también como señala la actora, la necesaria distintiividad debe buscarse el resto de los vocablos o términos que a aquél acompañan: ANTIVIRUS, en la solicitada, y SECURITY, en la oponente; e) Es cierto que son evidentes las desemejanzas denominativa- fonéticas existentes entre ambas, ahora bien es también evidente la semejanza conceptual que ambos vocablos evocan y buena prueba de ello es que la propia mercantil recurrente, conocida empresa de antivirus, utiliza e incluye en su denominación social el vocablo SECURITY; f) Ambos términos, al igual que el vocablo CLOUD, ostentan una débil distintividad cuando los relacionamos con el sector informático, por ello concluimos en la existencia de una semejanza denominativa y conceptual relevante, evocadora de una misma o semejante característica de los productos o servicios que se pretende comercializar bajo las denominaciones marcarias examinadas; y g) A todo ello debemos reseñar el hecho de que la marca solicitada, denominativa, carece de todo elemento gráfico que, en un principio, pudiera ser tenido en cuenta y valorado a los efectos distintivos que nos ocupa.

Por todo ello concluimos, desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, que entre los mismos existe semejanza denominativa y conceptual susceptible de generar riesgo o confusión en el mercado.

Por otra parte, no debe perderse de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración " como factor eventualmente apreciable" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, a los canales de distribución,... (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008).

En este sentido podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2010, caso OFTEN/OLTEN, en cuyo apartado 87 se dice: " En cuanto a los productos de que se trata, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, procede tener en cuenta, para apreciar su similitud, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, y su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como, por ejemplo, los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05 , Rec. p. II-2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada]".

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, los productos o servicios que se pretenden amparar por los signos enfrentados vienen referidos a un mismo sector comercial: el informático, identidad aplicativa que nos lleva a extremar y a ser más rigurosos en el juicio comparativo que nos ocupa, resultando así que existe evidente de confusión en el público consumidor, de tal forma que pueda creer que los correspondientes productos, tanto los amparados por la solicitada como los amparados por la prioritaria- oponente, proceden de una misma empresa o, en su caso de empresas vinculadas económicamente. Riesgo de confusión que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados (véase la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01 , Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia en ella citada).

Por tanto, de cuanto antecede se desprende la procedencia de desestimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones, siendo indiferente el hecho de que la oponente no hubiese presentado alegaciones al recurso de alzada interpuesto por la solicitante de la marca luego denegada por cuanto que, de una parte, no consta que se le hubiere dado traslado para alegaciones, y de otra, por cuanto que la Ley de Marcas no atribuye consecuencia jurídica a dicha inactividad y sí, únicamente, como se desprende de su artículo 19, a la necesaria oposición frente a la inicial publicación de la marca solicitada." (fundamentos de derecho primero a quinto)

Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.

Entiende la mercantil recurrente que la Sentencia impugnada no se ha pronunciado sobre la circunstancia, respecto a la que la demandante había advertido a la Sala con fecha 19 de mayo de 2.011, de que la marca comunitaria opuesta que constituía el único obstáculo para la inscripción de la marca solicitada estaba inmersa en un procedimiento de nulidad ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior. De hecho la Sala indicó mediante providencia de 25 de mayo de 2.011 que en el momento de deliberar podría entender que existían dudas sobre la aplicación del derecho comunitario. Sin embargo, la Sala no ha hecho ninguna referencia a la cuestión en la Sentencia.

Señala también la recurrente que, además, en el momento de producirse la deliberación de la Sentencia impugnada la Oficina de Armonización del Mercado Interior ya había declarado la nulidad de la merca comunitaria opuesta, y la decisión había devenido firme. En consecuencia la Sentencia debía haberse pronunciado sobre una alegación que afectaba a la causa a la que el órgano judicial daba una trascendencia capital para denegar la marca solicitada.

Tiene razón la recurrente y es preciso estimar el motivo. Es cierto que la propia parte advirtió a la Sala de la existencia de que la marca comunitaria "Cloud Security" estaba afectada por un procedimiento de nulidad y que la Sala manifestó que dicha cuestión podría ser considerada en sentencia. También lo es que la Oficina de Armonización del Mercado Interior dictó resolución declarando la nulidad de la citada marca comunitaria el 28 de octubre de 2.011, con mucha anterioridad, por tanto, a que se dictara la Sentencia impugnada, que lo fue el 17 de abril de 2.013.

Así las cosas es evidente que la Sala debía haber considerado en su Sentencia la cuestión planteada por la parte, porque hacía referencia a un procedimiento de nulidad de la marca prioritaria que efectivamente resultaba un factor esencial en relación con la ratio decidendi empleada por la Sala: la Sentencia rechaza la inscripción de la marca precisamente porque existía esa marca prioritaria en la misma clase, respecto a la que habría riesgo de confusión. En tal caso y habiendo alegado tal circunstancia la mercantil recurrente, la Sala estaba obligada a dar respuesta a dicha alegación -tal como podría esperarse tras la providencia de 25 de mayo de 2.011-, lo cual le hubiera obligado a comprobar qué había ocurrido con dicho procedimiento de nulidad y le hubiera puesto en conocimiento de que dicha marca opuesta había sido declarada inválida. Así pues, la indebida falta de respuesta a una alegación relevante planteada por la parte recurrente ha dado pie a un error jurídico manifiesto como lo es el dar validez a la oposición de una marca declarada ya nula y sin ningún efecto obstaculizador en el momento de dictar sentencia (artículo 55.2 del Reglamento comunitario 207/2009).

Estimado el primer motivo resulta innecesario examinar el segundo motivo que se formula en el recurso de casación.

Sobre el litigio de instancia.

La estimación del motivo primero por incongruencia omisiva obligaría, en principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2.c) de la Ley de la Jurisdicción, a resolver el litigio de instancia, dado que la infracción que ha originado la casación de la Sentencia impugnada es una vulneración de normas reguladoras de la sentencia, en concreto el artículo 67.1 de la Ley jurisdiccional, que obliga a resolver todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Sin embargo, en el presente asunto no es posible seguir el cauce que resultaría procedente en supuestos normales y resulta obligado retrotraer las actuaciones a la Sala de instancia al momento anterior a dictar sentencia.

En efecto, tal como se ha indicado, la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 28 de octubre de 2.011 declaró inválida y sin efectos la marca comunitaria nº 7.238.936 "Cloud Security", por vulnerar su registro el artículo 7.1.c) del Reglamento CE 207/2009 sobre la marca comunitaria. Pues bien, las razones que llevaron a la citada Oficina a semejante conclusión son las siguientes:

"(12) Under Article 7(1)(c) CTMR, trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, intended purpose or other characteristics of the goods or services, shall not be registered. Thus Article 7(1)(c) CTMR pursues the aim, which is in the common interest, of ensuring that signs or indications which describe the categories of goods or services in respect of which registration is applied for remain available. Hence, this provision does not permit such signs or indications to be reserved for use by one undertaking as a result of their registration as a trade mark (see judgment of 12 February 2004, C-265/00, 'Biomild' para 31).

(13) The signs and indications referred to in Article 7(1)(c) CTMR are those which may serve in normal usage from a consumer's point of view to designate, either directly or by reference to one of their essential characteristics, the goods or services in respect of which registration is sought. Accordingly, a sign's descriptiveness can only be assessed by reference to the goods or services concerned and to the way in which it is understood by a specific intended public.

(14) The goods and services of the CTM are directed at both various professional circles as well as at the public at large. The goods in class 9 and the services in class 38 are directed at both the general public, for home use on PCs and telephone and internet access, and also IT professionals, for more advanced types of software. The cost of a software program for the household consumer is likely to be less than the software designed for the IT professional, and so the level of attention of the average consumer can vary greatly. However, there is at least an average level of attentiveness as well as a minimum level of basic knowledge of terminology for the goods and services in these classes. The services in class 42 are directed mainly at IT professionals, who have a higher level of knowledge and familiarity with the terminology, and so the level of attention is likely to be higher.

(15) As the CTM consists of English terms, the relevant public to be taken into consideration must possess a certain command of the English language. In this respect, it should be noted that according to Article 7(2) CTMR a trade mark shall not be registered, even if the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community. An obstacle in the Anglophone population of the Community is consequently sufficient to declare the CTM invalid.

(16) The word "cloud" in everyday communication is usually recognised as having a meaning associated with the weather: a visible mass of condensed watery vapour floating in the atmosphere, typically high above the general level of the ground. The applicant has not provided a dictionary excerpt to show that it is descriptive in relation to the computing industry, but has provided numerous articles which discuss the concept of "Cloud" in relation to the computing industry. The articles provided indicate that a "cloud" is essentially a network of data sharing, available to access via the internet. It is a term recognised throughout the industry, and also quite often by the layman. The articles which are used to indicate this meaning come from reputable sources within the industry, with several coming from the time period of the application.

(17) The second word of the CTM is "Security". The applicant has provided a dictionary definition of this word from Merriam- Webster Online Dictionary. As well as the exact dictionary definition, the term is widely known in everyday common parlance as meaning protection, and the quality or state of being secure. In the context of the CTM, "Security" will be seen as a descriptor of the kind and intended purpose for part of the registered goods and services.

(18) Together, "Cloud Security" would imply "security" qualities in relation to "Cloud" data storage. Security is a concept which is not only very important for a "cloud", but is arguably essential as private and personal data is stored in a "cloud" domain which is external from that of the data sharer's domestic hard drive and might be accessed by third parties. Certain measures of safety need to be applied to such a network as a "cloud", and so the term "Cloud Security" would be instantly recognisable.

(19) In relation to the goods in class 9 of the CTM, "Cloud Security" is likely to be perceived by the relevant public as a descriptive term of a type of computer program or computer software which provides security and protection to the users computer whilst they access the online "cloud". Similarly, it is likely to be perceived as descriptive for telecommunications in class 38 and for " transmission of digital information" in class 42, as it implies that the means/medium by which the data is transferred to/from the "cloud", for the purposes of data storage in a "cloud", will be secure. In relation to class 42, the services have a sufficiently direct and specific link to "CLOUD SECURITY" also. " Computer programming, updating of computer software, providing computer programs on data networks, data management on servers; configuration of computer networks using software" can serve to create programs for a secure cloud. Likewise, " virus protection; security services for protection against illegal network access" can be tailored for a secured cloud. Finally, the "server administration" can be directed at server which contain the cloud data." (Parágrafos 12 a 19)

Como puede observarse, la razón de la nulidad de la marca litigiosa fue la prohibición absoluta contenida en el referido artículo 7.1.c) del Reglamento comunitario de aquéllos signos que sirven para designar la clase, finalidad u otras características de los bienes o servicios para los que destina la marca en cuestión, prohibición recogida asimismo en el artículo 5.1.c) de la Ley marcaria nacional. Y según la citada oficina, tanto el término "cloud" como el de "security" se refieren con bastante claridad a la naturaleza y finalidad de los programas informáticos que tratan de ofrecer seguridad en redes de internet ("la nube"), y entiende la Oficina que ambos términos son recognoscibles, incluso en inglés, por el público relevante aun de otras lenguas.

Pues bien, la desaparición de la marca obstativa en un supuesto como el presente llevaría normalmente a esta Sala de casación, en funciones de Sala de instancia, al reconocimiento de la marca solicitada y a ordenar su inscripción. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que las razones que llevaron a la Oficina comunitaria a declarar la nulidad de la marca opuesta -infracción de la prohibición absoluta del carácter descriptivo de una marca- podrían muy bien predicarse de la marca solicitada "Cloud Antivirus", en el que uno de los términos es idéntico a uno de los correspondientes a la marca anulada ("cloud") y el otro ("antivirus") evoca la misma finalidad protectora que "security". No podemos, sin embargo, en este momento procesal, valorar dicha circunstancia, pues dicha cuestión no se ha debatido en la instancia, en la que la marca solicitada se ha enfrentado exclusivamente -tanto en fase administrativa como en fase judicial- a la objeción de una marca opuesta, pero no a la eventual aplicación de una prohibición absoluta.

Procede, en consecuencia, dadas las especiales circunstancias concurrentes, retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia, al objeto de que la Sala de instancia valore tanto la declaración de nulidad de la marca opuesta, razón de la casación de la Sentencia impugnada, como la eventual relevancia para el caso de la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas española, haciendo uso, en su caso, de la posibilidad que contempla el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción, a fin de evitar toda indefensión de las partes.

Conclusión y costas.

A tenor de lo expuesto en los anteriores fundamentos, ha lugar al recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida. Procede asimismo retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia para que la Sala de instancia, a la vista de las circunstancias concurrentes a las que se ha hecho referencia en el fundamento de derecho anterior, resuelva las cuestiones planteadas en el caso.

En atención a lo previsto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,