STS, 7 de Marzo de 2014

Ponente:EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Número de Recurso:4392/2012
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2014
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

MARCAS. CESIÓN DE DERECHOS. Tan sólo resulta necesario responder a la queja que formula la parte en relación con la previsión de los apartados legales invocados de que, en caso de insuficiencia de la documentación o de dudas sobre su veracidad, deba la Oficina Española de Patentes y Marcas requerir al solicitante de la inscripción la subsanación de los defectos observados o la aportación de las pruebas que acrediten la veracidad de las indicaciones contenidas en la solicitud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tales previsiones tienen por objeto dar oportunidad al solicitante de subsanar las deficiencias que pudieran afectar a su solicitud y a la documentación acreditativa aportada y en el caso de autos la parte ha tenido ocasión de hacerlo en la oposición al recurso de alzada formulado por la mercantil opuesta, recurso en el que se le oponían precisamente idénticas razones y dudas sobre la veracidad y legalidad de la documentación aportada. De hecho, en el registro del citado recurso de alzada, la parte completó su documentación y trató de subsanar las posibles deficiencias, por lo que no resulta exigible que la Oficina suspendiese después la tramitación al objeto de que completase la documentación aportada. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Marzo de dos mil catorce.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.392/2.012, interpuesto por BERMÚDEZ INTERNATIONAL, INC., representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de septiembre de 2.012 en el recurso contencioso-administrativo número 562/2.009 , sobre cesión de derechos sobre la marca 805431 "RON BERMÚDEZ".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y J. ARMANDO BERMÚDEZ & CIA., C. POR A., representada por el Procurador D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de septiembre de 2.012 , desestimatoria del recurso promovido por Bermúdez International, Inc. contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 8 de mayo de 2.009. Por dicha resolución, y estimando el recurso de alzada formulado por J. Armando Bermúdez & Cia., C. por A., se denegaba la transferencia de la marca nº 805431 "RON BERMÚDEZ".

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 22 de noviembre de 2.012, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Bermúdez International, Inc. ha comparecido en forma en fecha 16 de enero de 2.013, mediante escrito interponiendo su recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 49.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y

- 2º, por infracción de los artículos 50.5 y 50.6 de la Ley de Marcas , así como de la jurisprudencia.

Finaliza su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y decretando la pertinencia de que se inscriba a nombre de la recurrente el registro de marca nº 805431.

El recurso de casación ha sido admitido por auto de la Sala de fecha 26 de septiembre de 2.013.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se desestime el mismo, con confirmación de la sentencia recurrida.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida J. Armando Bermúdez & Cia., C. por A., cuya representación procesal solicita en su escrito que se dicte sentencia por la que se confirme la recurrida, por estimarla ajustada a derecho y, en definitiva, la denegación de la inscripción de la cesión de la marca, con todo lo que sea inherente a tal declaración, y la imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 21 de enero de 2.014 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 4 de marzo de 2.014, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso.

La sociedad mercantil Bermúdez International Inc. impugna en casación la Sentencia de 20 de septiembre de 2.012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid . En dicha Sentencia se desestimaba el recurso contencioso administrativo entablado por dicha mercantil contra la denegación de la inscripción de la cesión de derechos sobre la marca nº 805431 "Ron Bermúdez" de J. Armando Bermúdez & Cia. C. por A. a su favor. La denegación fue acordada al estimar el recurso de alzada contra la inicial inscripción de la cesión formulado por la empresa J. Armando Bermúdez & Co. C. por A.

El recurso de casación se articula mediante dos motivos, ambos amparados en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . En el primero de ellos se argumenta la infracción del artículo 49.2 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), que establece la documentación que debe acompañarse para inscribir la transmisión de derechos sobre marcas a consecuencia de un contrato. En el segundo motivo se aduce la infracción de los apartados 5 y 6 del artículo 50 de la citada Ley marcaria, que regulan la facultad de examen de la documentación por parte de la Ofician Española de Patentes y Marcas y la posibilidad de requerir pruebas sobre la veracidad de los datos aportados en la solicitud de inscripción.

SEGUNDO

Sobre los fundamentos de la Sentencia impugnada.

La Sentencia de instancia justifica la desestimación de la demanda contencioso-administrativa en los siguientes argumentos:

" CUARTO.- Pues bien, dicho lo anterior y entrando a conocer las concretas particularidades del caso enjuiciado, conviene poner de relieve, según se desprende del expediente administrativo remitido, que la solicitante de la inscripción de cesión de la marca M 805431/2, aquí recurrente, amparó su pretensión en un Acta notarial levantada en la ciudad de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, de fecha 19 de septiembre de 2007, y en la que se recoge una copia de un contrato original de " CESION DE DERECHOS SOBRE MARCAS DE FÁBRICA CONSENTIDO POR LA J.ARMANDO BERMUDEZ & CO., C. POR A. EN FAVOR DE BERMUDEZ INTERNACIONAL, INC ", fechado el 7 de junio de 1977, y en el que intervenía, en representación de la mercantil cedente, D. Constantino , " en virtud de los poderes establecidos en los Estatutos para el Administrador de esta compañía, y los que le han sido conferidos mediante resoluciones de asambleas generales celebradas en fechas 2 de mayo de 1975 y 2 de mayo de 1977 ", según se expresa en el encabezamiento del indicado contrato de cesión.

En la primera de las cláusulas contractuales se dice que por el citado contrato se " VENDE, CEDE Y TRANSFIERE con todas las garantías ordinarias de derecho " a favor de la mercantil cesionaria BERMUDEZ INTERNACIONAL, INC , " las marcas de fábrica que sean propiedad " de la cedente J.ARMANDO BERMUDEZ & CO., C. POR A ., " los valores extrínsecos y los derechos, tangibles e intangibles, conexos a las mismas, así como las marcas de fábrica, con iguales valores y derechos, que pueda registrar o adquirir en los próximos veinte años ... dedicadas a proteger bebidas alcohólicas ".

La referida Acta Notarial se levanta a instancia de D. Constantino , quien presenta el original del citado contrato.

Asimismo, con la solicitud de inscripción de la cesión se acompañaba otra Acta notarial, extendida el 15 de junio de 2007, y en la que el ya citado D. Constantino . manifiesta que la Décima Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la mercantil cedente, celebrada el día 2 de mayo de 1977, le autorizó a " ceder temporal o definitivamente, transferir en cualquier otra forma, enajenar a favor de cualquier persona, tanto física o jurídica, en el extranjero, las marcas propiedad de esta compañía así como las que se presenten en el futuro dedicadas a proteger bebidas alcohólicas ", y en virtud de ello y en su calidad de Administrador de la mercantil cedente suscribió el contrato de cesión de fecha 7 de junio de 1977.

En la referida Acta, el citado D. Constantino . manifiesta, igualmente, que entre las marcas existentes en la fecha de la firma de citado contrato figuraba la marca española 805431.2 " RON BERMUDEZ ", cuya titularidad pertenecía a la mercantil cedente.

Con dicha documental la Oficina Española de Patentes y Marcas procede a denegar la inscripción de la cesión de la marca, como ya anteriormente hemos reseñado, al estimar que en la fecha de presentación de la solicitud, 24 de octubre de 2007, no aparece acreditado que el tan citado D. Constantino . " estuviera legitimado para actuar como cedente en nombre " de la mercantil transmitente.

Pues bien, de un examen del expediente administrativo remitido, así como de la amplia documental aportada por las partes a los presentes autos, no existe ni el más mínimo documento acreditativo no sólo de que el referido D. Constantino estuviese legitimado para actuar en representación de la mercantil cedente, sino que, más aún, de que ostentase la representación de dicha mercantil en las fechas en que se llevaron a cabo el levantamiento de las Actas notariales referidas más arriba, fechadas el 15 de junio de 2007 y 19 de septiembre de 2007; como tampoco existe documento acreditativo alguno de los poderes que decía ostentar en la fecha de suscripción del contrato privado de cesión, fechado el 7 de junio de 1977, así como de la autorización de cesión que se dice otorgada por la Décima Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la mercantil cedente, celebrada el día 2 de junio de 1977.

En definitiva, a la vista de las manifestaciones vertidas por la representación procesal de la mercantil cedente, existen dudas razonables de que el citado D. Constantino actuase, en la cesión de marca pretendida, en nombre y representación de la mercantil cedente y que dicha cesión hubiese sido autorizada por la correspondiente Junta General Ordinaria; dudas razonables que se ven corroboradas por los múltiples procesos, que en las jurisdicciones de diversos países, mantienen las partes sobre la validez y eficacia jurídica del contrato privado de cesión referido.

En consecuencia, procederá desestimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones, y ello sin perjuicio del ejercicio de cuantas acciones judiciales crea la actora estar asistida para la correspondiente declaración de validez y eficacia del contrato de cesión presentado, así como de su reconocimiento, con plenos efectos jurídicos, en España." (fundamento de derecho cuarto)

TERCERO

Sobre el primer motivo, relativo a la validez de la documentación aportada.

En el motivo primero la mercantil recurrente alega que se ha infringido el artículo 49.2 de la Ley de Marcas puesto que aportó la documentación requerida para acreditar la cesión de derechos, por lo que la misma debía haber sido inscrita, tal como se hizo inicialmente. Así, afirma, se aportó el original del acta notarial en la que se transcribe textualmente el documento de cesión sobre marcas de J. Armando Bermúdez & Co. C. por A. (cedente) a favor de Bermúdez International, Inc. (cesionario), debidamente legalizado; y se aportó asimismo acta notarial que acreditaba que la Asamblea de la citada entidad cedente celebrada el 2 de mayo de 1.977 (décima resolución) había otorgado a don Constantino poderes bastantes para subscribir dicho contrato de cesión en representación de la sociedad cedente.

Considera la entidad recurrente que al resolver el recurso de alzada la Oficina Española de Patentes y Marcas entendió erróneamente que el representante del cedente debe ostentar la facultad de disposición también en el momento de la inscripción, en vez de únicamente en el momento de la transmisión. Entiende, por otra parte, que los documentos aportados conservan plenamente su validez, siendo una libre decisión de la empresa cesionaria el aportarlos e inscribir la cesión en el momento en que lo crea oportuno. Sostiene por último la recurrente que las facultades de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como las de la jurisdicción revisora, se limitan a comprobar la documentación aportada desde una perspectiva formal, sin posibilidad de verificar su validez material, esto es las facultades del otorgante de un documento, pues el Registro es meramente declarativo y no constitutivo de derechos.

El motivo ha de ser desestimado. En primer lugar y comenzando por las facultades de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la hora de proceder a una inscripción se equivoca la entidad recurrente cuando afirma que su control, como el de esta jurisdicción, es puramente formal. Antes al contrario, los apartados 5 y 6 del artículo 50 de la Ley de marcas , cuya infracción se denuncia en el segundo motivo, dicen textualmente lo siguiente:

"Artículo 50. Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos .

[...] 5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones."

Basta la lectura de los dos apartados para comprobar que la Oficina ha de examinar la documentación aportada no solamente desde una perspectiva formal, sino que también ha de calificar "la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse", esto es, en el caso de autos, del contrato de cesión litigioso. Y en el apartado 6 se prevé que en caso de que la Oficina tuviese dudas sobre la veracidad de cualquier dato contenido en la solicitud de inscripción podría exigir la aportación de pruebas sobre tal veracidad. Todo ello no deja lugar a dudas de que la Oficina, para proceder a la inscripción, debe asegurarse que los actos inscritos responden a la realidad material de los hechos -sin perjuicio de una eventual revisión jurisdiccional de su decisión-. Así pues, resulta correcto que, tal como ha ocurrido, el órgano administrativo competente pueda rechazar una inscripción por dudar de que la documentación aportada acredite la legalidad, validez o eficacia de los actos a inscribir, y que deba ser el solicitante de una inscripción rechazada quien haya de recurrir a la jurisdicción contenciosa para impugnar la denegación; y, en su caso, a la ordinaria en cuanto al substrato material de los contratos en que se basa la solicitud de inscripción. Sería contrario a la más elemental seguridad jurídica, teniendo en cuenta el efecto frente a terceros de una inscripción registral, que la misma sólo fuese sometida a un examen formal y sin verificación alguna sobre su legalidad y veracidad, atribuyendo la carga de la potencial impugnación de una inscripción no debidamente fundamentada a los posibles perjudicados.

Pues bien, sentado lo anterior, es claro que tanto la Oficina como la Sala de instancia aciertan al denegar la inscripción de una transmisión de derechos al apreciar razonablemente que su legalidad no se encuentra debidamente acreditada más allá de toda controversia, como es el caso. El artículo 49.2 de la Ley de Marcas invocado en el motivo se refiere a la documentación necesaria para acreditar la transmisión de la titularidad de una marca, y la parte sostiene la validez de la documentación aportada para cumplir con las exigencias del precepto.

En efecto, la entidad recurrente aportó una documentación tanto en la solicitud inicial de inscripción como, sobre todo, en su oposición al recurso de alzada, mediante la que trata de acreditar la efectiva transmisión de la marca litigiosa entre las mercantiles J. Armando Bermúdez & Co. C. por A. (cedente) y Bermúdez International, Inc. (cesionaria). Sin embargo, lo cierto es que en el caso de autos concurren circunstancias que justifican que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegase la inscripción y que dicha decisión fuese avalada por la Sala de instancia. Así, en primer lugar, la existencia de litigios civiles en diversos países sobre la regularidad de dicha documentación, con declaración de nulidad de parte de ella en diversas resoluciones, tal como se constata con la documentación aportada en el recurso administrativo de alzada entablado por la mercantil opuesta a la inscripción. Y en segundo lugar, no resulta carente de relevancia el hecho de que la inscripción se solicita treinta años después de que se firmara el contrato de transmisión de derechos, por alguien que, tal como arguye la Oficina Española de Patentes y Marcas, no ostenta en el momento de la inscripción relación alguna con la empresa cedente y que, según la Sala de instancia, tampoco queda acreditado que ostentase su representación en el momento de la cesión.

Pues bien, tales circunstancias no excluyen que en definitiva la empresa recurrente pudiera estar legitimada para obtener la inscripción, pero lo cierto es que la consideración por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas y luego por la Sala revisora de que, por las circunstancias concurrentes, no podía entender suficientemente acreditada la legalidad, validez o eficacia de la documentación aportada no puede ser considerada arbitraria ni carente de fundamento. Y es una adecuada interpretación y aplicación de los artículos invocados en ambos motivos (los artículos 49.2 y 50.5 y 6 de la Ley de Marcas ) la denegación de la inscripción cuando la documentación en la que se pretende fundamentar la misma aportada deja lugar a dudas sobre su legalidad, validez o eficacia. Pues en suma, la controversia respecto a la titularidad y capacidad de disposición sobre la marca en cuestión debe dilucidarse en la jurisdicción civil antes de obtener una inscripción registral con efectos frente a terceros, la cual requiere una razonable certeza sobre la documentación en que se basa y que tiene efectos ante terceros.

CUARTO

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 50.5 y 6 de la Ley de Marcas .

En el segundo motivo en realidad la entidad recurrente reitera argumentos y consideraciones ya expuestos en el primer motivo y rechazados en el fundamento de derecho anterior (naturaleza de la inscripción, facultades de la Oficina, suficiencia y validez de la documentación aportada). Por ello tan sólo resulta necesario responder a la queja que formula la parte en relación con la previsión de los apartados legales invocados de que, en caso de insuficiencia de la documentación o de dudas sobre su veracidad, deba la Oficina Española de Patentes y Marcas requerir al solicitante de la inscripción la subsanación de los defectos observados o la aportación de las pruebas que acrediten la veracidad de las indicaciones contenidas en la solicitud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tales previsiones tienen por objeto dar oportunidad al solicitante de subsanar las deficiencias que pudieran afectar a su solicitud y a la documentación acreditativa aportada y en el caso de autos la parte ha tenido ocasión de hacerlo en la oposición al recurso de alzada formulado por la mercantil opuesta, recurso en el que se le oponían precisamente idénticas razones y dudas sobre la veracidad y legalidad de la documentación aportada. De hecho, en el registro del citado recurso de alzada, la parte completó su documentación y trató de subsanar las posibles deficiencias, por lo que no resulta exigible que la Oficina suspendiese después la tramitación al objeto de que completase la documentación aportada.

A mayor abundamiento, una vez denegada la inscripción ha tenido asimismo ocasión de aportar cuanta documentación ha entendido oportuna en sede judicial. Por ello, incluso si se entendiese que la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera debido requerir formalmente la subsanación de las deficiencias observadas, la parte recurrente ha podido aportar las pruebas sobre la veracidad de la documentación que hubiera considerado pertinentes ante la propia jurisdicción y, dado el carácter substantivo de la revisión judicial, hubiera podido obtener la inscripción de la cesión de derechos por medio de una sentencia estimatoria. Todo ello hace improcedente apreciar que hubiera infracción del artículo 50.5 y 6 de la Ley de Marcas en la tramitación del expediente administrativo.

QUINTO

Conclusión y costas.

Al ser rechazados los motivos en los que se basa el recurso de casación, no ha lugar al mismo. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte recurrente, hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos legales.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Bermúdez International, Inc. contra la sentencia de 20 de septiembre de 2.012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 562/2.009 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente conforme a lo expresado en el fundamento de derecho quinto.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-