STS 45/2014, 19 de Febrero de 2014

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Bilbao, el nueve de septiembre de dos mil nueve, el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa, obrando en representación de don Juan María , interpuso demanda de juicio ordinario contra don Baltasar .

En dicho escrito, la representación procesal de don Juan María alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que él y su cónyuge, doña Magdalena - hermana del demandado -, iniciaron, en mil novecientos setenta y tres, la actividad de hostelería en el caserío de los padres de ella, sito en Usurbil - CASERIO000 -, en el que dichos ascendientes se habían dedicado a la elaboración y venta de sidra, en lo que era una sidrería merendero conocida como " Saltxipi ". Que dicho establecimiento, con su colaboración, pasó a ser un conocido restaurante.

Que, por razón de dicho cambio, don Juan María se dio de alta en la licencia fiscal adecuada a la nueva actividad y, el diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, solicitó el registro a su nombre de la marca española número 875 205, denominativa, " Saltxipi ", para servicios de la clase 42 - bar, restaurante, asador y cafetería -. Que dicha marca le fue concedida el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve y ha sido renovada el veintiuno de abril de dos mil ocho, como demostraban los documentos aportados con los números 1 y 2.

Añadió que también solicitó don Juan María , el mismo diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, el registro a su nombre del rótulo de establecimiento número 128 721, denominativo, "Saltxipi" , para bar, restaurante, asador y cafetería en Usurbil. Que dicho registro le fue concedido y publicada la concesión el veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, como demostraban los documentos aportados con los números 3 y 4.

Que don Juan María , el once de octubre de dos mil siete, igualmente solicitó el registro a su nombre de la marca mixta número 2 794 207, " Saltxipi " con dibujo, para servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, servicios hoteleros, bar, cafetería, café restaurante. Que tal registro le fue concedido el seis de marzo de dos mil ocho, como demostraba con el documento aportado con el número 7 y que él fue la persona que realizó los pagos pertinentes en los expedientes.

Alegó, así mismo, que don Baltasar , demandado y cuñado de don Juan María , se dedicaba, desde mil novecientos setenta y tres, con un camión propio, al transporte, fundamentalmente de marisco, si bien ayudaba los fines de semana a su cónyuge en el restaurante, hasta que, ya en el año mil novecientos ochenta y ocho, se incorporó al repetido negocio de restauración.

Expuso que, el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, don Juan María y don Baltasar , tras declarar que " en la actualidad vienen explotando un negocio de hostelería bajo la denominación comercial ‹Restaurante Saltxipi› en la gambaradel caserío del mismo nombre en la localidad de Usurbil, propiedad de don Raúl , padre de uno de los contratantes, local cuyo uso y disfrute tienen concedido gratuitamente por éste último ", celebraron un contrato de " sociedad civil, comunidad de bienes, de carácter privado, cuyo objeto será la explotación de un restaurante conocido por Saltxipi ", con una duración indefinida, a la cual aportaron " el propio negocio en marcha ", valorado a estos efectos en quince millones de pesetas (15 000 000 Ptas.). Que durante el tiempo en que la sociedad funcionó, la persona fundamental para su actividad fue el cónyuge del demandante, doña Magdalena , muy conocida por sus dotes de cocinera.

Añadió que, al fallecer el padre de los hermanos Magdalena Baltasar , don Raúl , surgieron discrepancias entre los herederos - sus dos hijos -, razón por la que se siguieron varios procedimientos judiciales entre ellos, el número 122/2006, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número Siete de San Sebastián cuyo objeto fue la división de herencia. Que en dicho proceso recayó sentencia del referido Juzgado de Primera Instancia, con fecha cinco de octubre de dos mil seis - aportada a las actuaciones como documento número 18 -, que declaró cuales eran los bienes de la herencia relicta, entre ellos, el CASERIO000 . Así como que el propio Juzgado de Primera Instancia dictó otra sentencia, en el mencionado procedimiento, de fecha nueve de julio de dos mil ocho, por la que quedaron aprobadas las operaciones particionales realizadas por el contador partidor, como evidenciaba el documento aportado con el número 19. Y que en ese cuaderno particional se declaró que los locales del CASERIO000 los debía recibir el aquí demandado en su lote, aunque en el inventario no se incluyeron los signos registrados a nombre del demandante, como demostraba el documento aportado con el número 24.

Alegó que, como consecuencia de todo ello, el demandante decidió, por carta de nueve de marzo de dos mil siete, comunicar a la otra parte la decisión de disolver la sociedad según lo pactado, como demostraba el documento aportado con el número 20.

Alegó que, pese a lo expuesto y a sus requerimientos, el demandado siguió utilizando, para diferenciar los servicios prestados en el caserío de Usurbil y el propio establecimiento, las marcas y el rótulo de los que él era titular registral e, incluso, había registrado el dominio "www.saltxipi-usurbil.com ".

Que, por su parte, el demandante y su cónyuge se habían establecido en San Sebastián, en una villa situada en la Calzada de Ategorrieta, en la que con sus hijos habían continuado con su negocio, con las marcas registradas desde el principio.

Que, en conclusión, el demandado estaba usando una marca idéntica a las suyas para distinguir lo que eran servicios idénticos, en contra de lo dispuesto en los artículos 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas , y 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 .

Que, por ello, pretendía en la demanda la condena del demandado al cese en ese uso infractor y a indemnizarle en los daños causados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de don Juan María solicitó el Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia por la que " 1.- Se declare que la utilización por parte de don Baltasar de la denominación ‹Saltxipi› para distinguir y publicitar la actividad de Restaurante, infringe los derechos que ostenta don Juan María sobre las marcas ‹Saltxipi› números 875 205 y 2 794 207 y comporta una utilización del rótulo de establecimiento ‹Saltxipi› número 128 721, prohibida por la Ley de marcas. 2.- Se condene al demandado don Baltasar a cesar de inmediato y abstenerse de utilizar la denominación ‹Saltxipi› u otra similar para los servicios y actividades de la clase 42 especialmente los relacionados con un bar, restaurante, asador y cafetería, y abstenerse de cualquier forma de uso de dicha denominación. 3.- Se condene al demandado don Baltasar a retirar todo elemento y publicidad en que se haya plasmado el uso de la denominación ‹Saltxipi›, tal como rótulos y carteles ubicados en el Caserío de Usurbil donde radica su restaurante o en otros lugares, cartas o menús, tarjetas de visita, anuncios, publicidad escrita u oral, facturas y documentos mercantiles y en general en cualquier elemento o soporte, y a proceder a su destrucción a su costa y bajo control judicial 4.- Se condene al demandado don Baltasar a cesar en el uso del nombre de dominio www.saltxipi-usurbil.com y de cualquier otro que contenga la denominación ‹Saltxipi› y a proceder a la anulación del nombre de dominio www.saltxipi-usurbil.com . 5.- Se condene al demandado don Baltasar al pago de una indemnización de seiscientos euros (600 €) por día..., que en los puntos 2, 3 y 4 del suplico se solicitan. 6.- Se condene al demandado don Baltasar a indemnizar a don Juan María por los daños y perjuicios ocasionados por la vulneración de la marca ‹Saltxipi›, desde el diez de marzo del dos mil siete hasta que cese en el uso de la denominación ‹Saltxipi› y, asimismo, a pagarle a título de daños morales la cantidad de novecientos euros (900 €) mensuales desde la misma fecha y hasta que cese por completo el uso de la denominación ‹Saltxipi›. 7.- Se condene al demandado don Baltasar a publicar a su costa el encabezamiento y el fallo de la sentencia en dos diarios de mayor tirada en Guipúzcoa y a publicar la sentencia íntegra en la página web, mediante la que se anuncie el restaurante del demandado, bien www.saltxipi-usurbil.com bien otra página web si utilizara otra... durante seis meses. 8.- Se comunique la sentencia a las entidades a través de las cuales está registrado en nombre de dominio que utiliza el demandado, Namesdirect e Icann, para que tengan constancia de la prohibición de uso del nombre de dominio que contenga ‹Saltxipi› y tomen las medidas para hacer efectiva la anulación del nombre de dominio www.saltxipi-usurbil.com . 9.- Se condena al demandado al pago de las costas con declaración de temeridad y mala fe".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao, que la admitió a trámite por auto de veintitrés de septiembre de dos mil nueve , conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 681/2009.

Don Baltasar fue emplazado y se personó en las actuaciones representado por el Procurador de los Tribunales don Alfonso José Bartau Rojas, el cual, en desempeño de su representación, contestó la demanda.

1. En el escrito de contestación, la representación procesal de don Baltasar alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que mostraba su total disconformidad con las alegaciones del demandante, cuya actuación calificó de dolosa y abusiva.

   En cuanto a los antecedentes, negó que el demandante y su cónyuge hubieran iniciado en mil novecientos setenta y tres la actividad de hostelería en el caserío de sus padres, dado que esa actividad ya la desarrollaban estos y sus ascendientes con anterioridad, como demostraban los documentos aportados con los números 2 a 10.

   Que, propiamente, desde principios de la década de mil novecientos setenta, don Baltasar trabajó en el restaurante, ya que, propiamente, lo dirigía, cuidaba los viveros de marisco y recibía a los clientes.

   Que su parte, el demandante se encargó de la administración del restaurante, llevando la contabilidad, gestionando asuntos financieros...

   En cuanto al registro de los signos a nombre de su cuñado, alegó la representación procesal de don Baltasar que, en mil novecientos setenta y ocho, al abrirse un restaurante próximo, todos pensaron en la conveniencia de registrar los signos que venían usando. Que de realizar las gestiones pertinentes se encargó el demandante, si bien las llevó a cabo en su propio nombre y no en representación de todos, siendo que la empresa y los elementos que la componían, entre ellos los signos, pertenecían a los padres y hermanos, pro indiviso. Que era evidente que su cuñado, don Juan María , había actuado de mala fe al solicitar los registros y que don Baltasar y su cónyuge creyeron que estaban registrados a nombre de todos.

   También alegó que era cierta la perfección del contrato de sociedad civil para la explotación del restaurante, el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.

   Añadió que, al fallecer los padres del demandado, don Raúl y su cónyuge, surgieron discrepancias entre los herederos, que acudieron a los Tribunales para la división de la herencia.

   Que tras los correspondientes procesos, don Juan María disolvió la sociedad, pero que nada había hecho para favorecer la liquidación de la misma, razón por la que continuaba sin liquidarse.

   Que, en conclusión, los registros de las marcas a nombre don Juan María eran nulos, por su mala fe al solicitarlos, esto es, por haber actuado en fraude de sus derechos, por lo que don Baltasar demandado y su cónyuge podían seguir utilizando los signos. Que, además, la titularidad de don Juan María era simplemente formal, ya que aquellos realmente pertenecían a la comunidad, de manera que hasta la liquidación de la misma tenían derecho a usarlos los comuneros pro indiviso.

   Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de don Baltasar interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia por la que " se desestime íntegramente la demanda, con base en los fundamentos de oposición que se han planteado en la presente contestación, imponiendo a la parte actora el pago de las costas causadas y que se causen en la tramitación de este procedimiento, con declaración expresa de temeridad y mala fe en la interposición de la demanda ".

2. A su vez, la representación procesal de don Baltasar interpuso demanda reconvencional contra don Juan María , en ejercicio de la acción de nulidad de sus dos marcas y rótulo de establecimiento. Reclamó la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

   Alegó dicha representación procesal, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que los registros de los mencionados signos debían ser declarados nulos, en aplicación de la referida norma, por haber sido solicitados de mala fe.

   En el suplico del escrito de reconvención la representación procesal de don Baltasar interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia que, " estimando la presente reconvención: 1.- Se declare la nulidad absoluta de la marca denominativa ‹Salxipi› número 875 205, de la clase 42, de la marca mixta ‹Saltxipi›, número 2 794 207, de la clase 43, y del rótulo de establecimiento número 128 721, ‹Saltxipi›, para la actividad de bar, restaurante, asador y cafetería en Usurbil, por haber sido solicitados de mala fe don Juan María , considerándose que el registro de dichos signos no fue nunca válido. 2.- Se condene a don Juan María a estar y pasar por tales declaraciones. 3.- Se acuerde el libramiento de oficio a la Oficina Española de patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción de los registros de los signos distintivos indicados en el apartado primero y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a costa todo ello del demandante reconvenido. 4.- Se condene igualmente al actor reconvenido al pago de las costas procesales causadas y que se causen con ocasión de la presente demanda reconvencional ".

3. Del escrito de reconvención se dio traslado a la representación procesal de don Juan María , que le dio contestación, alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la licencia de actividad para el restaurante Saltxipi fue solicitada el treinta de junio de mil novecientos setenta y ocho, mientras el demandado se dedicaba a la venta de marisco. Que la sociedad mencionada en la demanda se constituyó en mil novecientos ochenta y ocho y a ella aportaron las partes el negocio en marcha. Que solicitó el registro de la marca número 875 205 y del rótulo 128 721 sin ninguna mala fe, ya que el demandado se dedicaba a la venta de marisco en los Viveros Añorga. Que, además, el demandado conocía del registro de la marca. Que, con mayor razón, solicitó de buena fe el registro de la marca 2 794 207.

   En el suplico del escrito de contestación la representación procesal de don Juan María interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia que " desestime la demanda reconvencional, condenando a don Baltasar al pago de las costas procesales correspondientes a la reconvención ".

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao dictó sentencia en el juicio ordinario 681/2009, el diecisiete de noviembre de dos mil diez, con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. 1.- Desestimar íntegramente la demanda formulada por don Juan María , representado por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Caras, frente a don Baltasar , representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Alfonso José Bartau Rojas, absolviendo a esta última de todos los pedimentos contenidos en la demanda, con imposición de las costas generadas en la misma a la parte actora. 2.- Estimar íntegramente la demanda reconvencional formulada por don Baltasar , representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Alfonso José Bartau Rojas, frente a don Juan María , representado por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa, con imposición de las costas a la parte reconvenida. 3.- En consecuencia: se declara la nulidad absoluta de la marca denominativa , número 875 205, de la clase 42, de la marca mixta , número 2 794 207, de la clase 43, y del rótulo de establecimiento número 128 721, , para la actividad de bar, restaurante, asador y cafetería. Se condena a don Juan María a estar y pasar por estas declaraciones. Se acuerda el libramiento de oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción de los registros de los signos distintivos indicados en el apartado primero, y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a costa de don Juan María ".

La representación procesal de don Juan María recurrió en apelación la sentencia dictada, en el juicio ordinario número 681/2009, por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao el diecisiete de noviembre de dos mil diez .

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que se turnaron a la Sección Cuarta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 236/2011, y dictó sentencia con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Juan María , contra la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao , en el procedimiento ordinario 681/2009, de que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, condenando al apelante al pago de las costas del recurso ".

La representación procesal de don Juan María interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el rollo número 236/2011, el veinticuatro de noviembre de dos mil once . Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de cinco de junio de dos mil once , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Juan María , contra la sentencia dictada, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta), en el rollo de apelación número 236/2011 , dimanante del juicio ordinario número 681/2009, del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao ".

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Juan María , contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el rollo número 236/2011, el veinticuatro de noviembre de dos mil once , se compone de un único motivo, en el que el recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO. La infracción de la norma contenida en la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2001 , y de 7 de diciembre, de marcas, y de la jurisprudencia que la interpreta.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Cristina Matud Juristo, en nombre y representación de don Baltasar , impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintitrés de enero de dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

Don Juan María , demandante, y don Baltasar , demandado y actor reconvencional, han litigado sobre la infracción y la nulidad - respectivamente afirmadas por uno y otro - de dos marcas españolas y un rótulo de establecimiento, registrados a nombre del primero, con los números 875 205, 2 794 207 y 128 721.

1. Completan los datos que identifican el conflicto, los siguientes, declarados probados en las dos instancias:

   1. - Don Juan María , casado con la hermana de don Baltasar , perfeccionó con éste, el cinco de mayo de dos mil novecientos ochenta y ocho, un contrato de sociedad, con el objeto de obtener y repartir ganancias con " un negocio de hostelería bajo la denominación comercial restaurante Saltxipi ", que ambos manifestaron venían explotando en el " caserío del mismo nombre de la localidad de Usurbil, propiedad de don Raúl , padre de uno de los contratantes, local cuyo uso y disfrute tienen concedido gratuitamente por este último ".

   2. - El caserío de Usurbil, conocido como " CASERIO000 " - según se indicó en los antecedentes del contrato de sociedad -, había sido utilizado por sus dueños, desde hacía tiempo, como sidrería.

   3. - Con la colaboración prestada a los dueños por sus dos hijos y sus respectivos cónyuges, dicho establecimiento se transformó en restaurante, antes incluso de que se hubiera constituido la sociedad para explotarlo.

   4. - El diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, don Juan María solicitó el registro, en su propio nombre, de la marca denominativa " Saltxipi ", para distinguir servicios relacionados con la restauración, así como el del rótulo de establecimiento " Saltxipi ", para distinguir el restaurante establecido en Usurbil.

      Ambos signos le fueron concedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve y el veintisiete de septiembre del mismo año, respectivamente.

   5. - El caserío de Usurbil, al fallecer sus dueños, pasó a ser propiedad del hijo, don Baltasar , demandado en el proceso.

   6. - Por carta de nueve de marzo de dos mil siete, don Juan María comunicó a don Baltasar su decisión de disolver la sociedad, conforme a lo convenido.

   7. - Don Juan María solicitó, el once de octubre de dos mil siete, también en su propio nombre, el registro de una segunda marca, mixta e integrada, en su componente denominativo, por la palabra "Saltxipi"

      Le fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el seis de marzo de dos mil ocho, para distinguir servicios de restauración.

   8. - Don Baltasar , en su condición de causahabiente de sus padres, ha continuado usando el caserío de Usurbil y explotando el restaurante en él establecido, sin variar los signos por los que son conocidos por el público los servicios de restauración prestados en el establecimiento.

   9. - Don Juan María y su cónyuge abandonaron el caserío y abrieron otro restaurante en San Sebastián.

2. En ambas instancias fue estimada la reconvención interpuesta por el demandado, don Baltasar , por considerar los respectivos Tribunales que - como éste había alegado - los registros de las dos marcas y del rótulo del establecimiento lo había solicitado de mala fe don Juan María .

   Razón por la que todos ellos fueron declarados nulos en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

   Y, como consecuencia de la nulidad de los registros y de los efectos de la declaración, fue desestimada la demanda, en la que, como se apuntó, don Juan María había ejercitado la acción de violación, contra don Baltasar , con las declaraciones y condenas previstas en los artículos 41 y concordantes de la misma Ley .

3. Contra la sentencia de apelación ha interpuesto don Juan María recurso de casación, por un único motivo.

Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación.

Denuncia don Baltasar la infracción de la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, que con el epígrafe "aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados", establece en su apartado 1 que "las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley [...]" , con salvedades que no interesan al caso.

Afirma el recurrente que el Tribunal de apelación había dado a dicha norma un sentido totalmente distinto del atribuido por la jurisprudencia - a ella y a la que había sido su antecedente en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -.

Cita en apoyo del recurso las sentencias números 636/1993, de 16 de junio , 1077/1993, de 12 de noviembre , 379/2008, de 20 de mayo , y 104/2009, de 26 de febrero . Y alega que la retroactividad mínima que la mencionada disposición transitoria establece, y a la que se refiere la sentencia recurrida, se proyecta sólo sobre los efectos de las marcas válidamente registradas bajo la vigencia de la Ley anterior, pero no sobre las causas de nulidad de los correspondientes registros, que sólo son las establecidas en la Ley vigente cuando los mismos se practicaron.

Concluye afirmando que, consecuentemente, el Tribunal de apelación había aplicado indebidamente el artículo 51, apartado 1, letra b, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, puesto que la causa de nulidad absoluta que establece - por haber actuado de mala fe el solicitante del registro al presentar la solicitud - no estaba recogida en las normas por las que se había regido la solicitud de los signos anulados.

Desestimación en parte del motivo.

Los registros de la marca número 875 205 y del rótulo de establecimiento número 128 721 fueron solicitados por don Juan María el diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, es decir, cuando estaba en vigor el Estatuto de la propiedad industrial - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 -.

Sin embargo, no sucede lo mismo con la marca número 2 794 207, ya que fue solicitada estando vigente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, razón por la que es evidente que el Tribunal de apelación, en cuanto a ella, no pudo cometer la infracción denunciada en el único motivo del recurso de casación - esto es, la de la repetida norma de derecho transitorio de la Ley 17/2001 -.

En conclusión, respecto de dicha marca no se pudo producir la violación normativa a que se refiere el motivo, por lo que no cabe más, en cuanto a ella, que desestimar el recurso y mantener, en ese ámbito objetivo, la decisión recurrida.

Estimación en parte del motivo.

Las sentencias números 636/1993, de 16 de junio y 1077/1993, de 12 de noviembre - citadas en el motivo - precisaron el correcto sentido de la disposición transitoria segunda de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , deficientemente entendido por los Tribunales de las instancias.

La sentencia 104/2009, de 26 de febrero , se refirió a la misma cuestión que ha sido planteada en el recurso, afirmando que el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley de Marcas 17/2.001, de 7 de diciembre, no era aplicable al caso en ella enjuiciado porque la solicitud de la marca de que se trataba tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley , sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la 32/1.988, de 10 de noviembre.

En la sentencia 508/2013, de 2 de septiembre - con apoyo en la número 82/2011, de 28 de febrero -, destacamos que la norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , no quedó incorporada a nuestro ordenamiento hasta que se promulgó el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Y que, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - artículos 3 y 48, apartado 2 -, la mala fe sólo era causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, de modo que su concurrencia en la solicitud del registro fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el repetido artículo de la Ley 17/2.001, de modo que - como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero - constituyó una novedad en nuestro sistema de marcas.

También en la sentencia 104/2009, de 26 de febrero , decidimos que la norma de que se trata " [...] no es aplicable al caso porque la solicitud de la marca [...] tuvo lugar [...] con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada, sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre ".

Como ha expuesto el recurrente, el Tribunal de apelación no ha tenido en cuenta esa jurisprudencia sobre el régimen transitorio mencionado - respecto de la marca y el rótulo de establecimiento números 875 205 y 128 721 -.

Razón por la que procede, en cuanto a dichos signos, estimar el recurso de casación y desestimar, también en parte, la acción reconvencional.

Estimación en parte de la demanda.

Como consecuencia de la estimación del recurso de casación, procede que, sin las limitaciones que, sobre la valoración de la prueba, impone el régimen legal de la casación, decidamos la suerte de la demanda, desestimada en las dos instancias como consecuencia de haber alcanzado éxito la reconvención y de los efectos que tal decisión produjo sobre los litigiosos registros.

Y lo hacemos fijando, primeramente el ámbito objetivo de la decisión:

1. - Negamos que se haya producido la alegada violación de la marca número 2 794 207, dado que la misma ha sido anulada por el Tribunal de apelación, con los efectos que establece el artículo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y se ha desestimado el recurso de casación del demandante, en ese particular.

2. - También negamos la alegada infracción del rótulo de establecimiento número 128 721, dado que de la certificación librada por Oficina Española de Patentes y Marcas - folio número 50 - resulta que su registro había sido cancelado con anterioridad a la interposición de la demanda, en aplicación de la disposición transitoria tercera , letra b), de la Ley 17/2001 . Lo que significa que su protección debería haberse reclamado conforme a las normas reguladoras de la competencia desleal.

3. - En definitiva, la acción de violación sólo será examinada respecto de la marca número 875 205, denominativa - " Saltxipi " -, que fue concedida para identificar servicios relacionados con un bar, restaurante, asador y cafetería y que, por las razones expuestas, ha sido declarada válida.

2. En cuanto a dicha marca número 875 205 consideramos sustancialmente probados los presupuestos de las pretensiones declarativas y de condena deducidas en la demanda.

   En particular, la infracción del derecho de don Juan María sobre ella, al haber quedado probado que don Baltasar ha seguido usando el signo " Saltxipi " para distinguir los mismos servicios para los que fue concedida la marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, también, como nombre de dominio, sin el consentimiento del titular y con consiguiente invasión del ámbito legalmente reconocido a la facultad de exclusión del demandante - en los términos previstos en los apartados 2, letra a ), y 3, letra e), en relación con la disposición transitoria segunda , apartado 1, de la Ley 17/2001 -.

   La alegación del demandado de su derecho a usar la denominación "Saltxipi " hasta que se liquide totalmente la sociedad, en su día, constituida por ambos, no impide declaremos la infracción, dado que el referido contrato de sociedad se perfeccionó durante la vigencia de la Ley 32/1988 - cuyo artículo 41 no establecía, como hoy hace el 47 de la Ley 17/2001 , que la cesión de una empresa lleva consigo, como regla, la de sus marcas - y la interpretación de las cláusulas de aquel no permite entender otra cosa que la realidad de una autorización a usar el signo, que hay que entender revocada, implícitamente, con la notificación al otro socio de la voluntad del titular de disolver el vínculo societario, según lo pactado - lo que sucedió en marzo de dos mil siete -.

3. Procede, en consecuencia, declarar la infracción de la marca número 875 205 - artículo 34, apartado 2, letra a ), y apartado 3, letra e), de la Ley 17/2001 -, así como condenar a don Baltasar a cesar en los antes referidos usos, a retirar del tráfico económico el material publicitario usado a ese fin, a costear la publicación de un resumen explícito de la parte dispositiva de la sentencia en un diario de suficiente difusión en Guipúzcoa - artículo 41, apartado 1, letras a), c ) y e) de la Ley 17/2001 - y a indemnizar a don Juan María en el uno por ciento de la cifra de negocios alcanzada por el infractor desde el nueve de marzo de dos mil siete, fecha en que la autorización del uso de la marca se ha entendido revocada, hasta la de interposición de la demanda - apartado 5 del artículo 43 de la Ley 17/2001 -.

   Por último, tal como dispone el artículo 44 de la repetida Ley, en ejecución de sentencia se fijará, en su caso, el importe de la indemnización coercitiva reclamada y el día a partir del que será exigible la misma.

Régimen de las costas.

La estimación en parte del recurso de casación, del de apelación y de la demanda determina, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a no imponer las correspondientes costas a ninguna de las partes.

La misma decisión tomamos respecto a las costas de la reconvención, pese a su desestimación, dado que las decisiones judiciales de las dos instancias evidencian la procedencia de aplicar la excepción que dicha norma impone a la regla del vencimiento.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.