STS, 29 de Octubre de 2013

"Fundación ACS" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1406/2008 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de agosto de 2008 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra la anterior de 8 de octubre de 2007, denegó el registro de la marca número 2.739.981/8, "Fundación ACS", para servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 21 de octubre de 2009, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que se declare haber lugar a la demanda, con estimación del presente recurso, anulándose y revocándose la expresada resolución registral, como acto no conforme a Derecho, ordenando la concesión de la marca nacional ya citada, a tenor de los argumentos expuestos en el escrito de formulación de la demanda". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de noviembre de 2009, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ". Por otrosí no solicitó el recibimiento a prueba.

Cuarto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 13 de julio de 2010 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 3 de mayo de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación ACS, representada por el Procurador D. Antonio González Sánchez, contra la resolución dictada el 13 de agosto de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 8 de octubre de 2007, denegaba la inscripción de la marca 2.739.981 'Fundación ACS', la cual confirmamos por ser conforme a Derecho; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

Quinto.- Con fecha 3 de octubre de 2012 "Fundación ACS" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3053/2012 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "en cuanto que la sentencia recurrida infringe, por la incorrecta aplicación de la doctrina jurisprudencial que impide la aplicación retroactiva de la caducidad regulada por los artículos 55.1.a ) y 55.2, en relación con los artículos 31 y 32, todos de la Ley de Marcas ".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "en cuanto que la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, la norma prohibitiva del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ".

Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "en cuanto que la sentencia recurrida infringe, por la inaplicación del principio de continuidad registral de los derechos de prioridad registral en base a diversos antecedentes registrales".

Sexto.- Por escrito de 10 de mayo de 2013 el Abogado del Estado se opuso al recurso, "debiendo ser inadmitido en su totalidad, en su defecto declarar concluido el recurso por pérdida sobrevenida de objeto, en su defecto inadmitir los dos motivos y en su defecto rechazarlos, confirmando la sentencia recurrida. Con condena en costas".

Séptimo.- Por providencia de 14 de octubre de 2013 la Sala acordó: "Sin suspender el señalamiento efectuado para el 23 de octubre de 2013, óigase a la parte recurrente a fin de que antes de ese día alegue lo que estime conveniente sobre la pérdida de objeto del presente recurso de casación alegada por el Abogado del Estado en su escrito de oposición al mismo."

Octavo.- "Fundación ACS" presentó sus alegaciones por escrito de 22 de octubre de 2013 oponiéndose a la pérdida de objeto del recurso.

Noveno.- Por providencia de 11 de julio de 2013 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 23 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de mayo de 2012 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Fundación ACS" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de agosto de 2008 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra la anterior de 8 de octubre de 2007, denegó finalmente el registro de la marca denominativa número 2.739.981/8, "Fundación ACS", para servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

La solicitud de inscripción de dicha marca número 2.739.981/8, "Fundación ACS", había sido presentada el día 14 de noviembre de 2006 y con ella se pretendía distinguir "servicios de formación, cultural y recreativos, servicios de adiestramiento y formación de personal especializado; cursos por correspondencia. Servicios de edición de libros, revistas, casetes y películas de video. Servicios de divulgación cultural. Servicios de organización y dirección de coloquios, seminarios, congresos y conferencias. Servicios de academias. Servicios de traducciones. Servicios de organización de exposiciones con fines culturales o educativos. Servicios de organización de concursos, premios y entrega de los mismos".

A la solicitud de inscripción se había opuesto Dª. Francisca en cuanto titular de la marca número 2.163.980/9, "ACS Aula de Ciencies de la Salut", que ampara servicios de la misma clase, en concreto "servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, congreso, seminarios y simposiums, servicios de edición de textos, servicios de enseñanza y esparcimiento".

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas, tras corregir en alzada su tesis inicial, estimó que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley de Marcas ], por existir entre los distintivos enfrentados, Fundación ACS y su oponente ACS Aula de Ciencies de la Salut, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ya que distinguen 'servicios de organización de conferencias, seminarios, etc. y servicios culturales y de formación'. Tal concurrencia aplicativa, unida a su práctica identidad denominativa, ya que eliminados los elementos descriptivos es idéntica la combinación de grafemas 'ACS', que además es la que por su tamaño resalta de inmediato del conjunto, impide su pacífica convivencia".

Añadía el organismo registral que "[...] la titularidad del solicitante de una marca 'ACS Actividades de Construcción' contra cuyo registro no se opuso el impugnante, no puede variar la presente resolución, pues de la misma no se derivan otros derechos que los que les corresponden, y en cualquier caso debe ser dictada conforme a Derecho".

Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] En el supuesto ahora enjuiciado los signos enfrentados comparten idéntico vocablo ACS, y en ambos el mismo constituye el elemento más característico y distintivo. Ello es obvio en la solicitada, al ir precedido aquél elemento denominativo por el vocablo Fundación, de carácter genérico y por ende carente de distintividad. Igual ocurre con la marca oponente, en la que el vocablo ACS constituye el acrónimo de Aula de Ciencies de la Salut, de gran fuerza distintiva en el conjunto marcario resultante, máxime dicho vocablo encabeza los elementos denominativos.

Queda así evidenciado la existencia de similitud denominativa y fonética entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto. Este criterio ya lo mantuvimos en nuestra Sentencia de 28 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 1273/2005 , en la que se examinaba la compatibilidad de la marca aspirante número 2.587.636 'ACS Actividades de Construcción y Servicios' (mixta), para distinguir servicios de la clase 36, es con la marca oponente número 1.925.983 'ACS Consultores' (mixta), y en atención a la coincidencia o identidad plena en ambas del vocablo ACS, se concluyó en su incompatibilidad al poder inducir a confusión al público por no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas, atendida la identidad de los ámbitos aplicativos. Este criterio fue confirmado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 17 de diciembre 2009, rec. 2730/2008 , en atención la fuerza individualizadora del acrónimo 'ACS', que no consigue diluir el elemento gráfico de las marcas enfrentadas.

Por tanto, en el caso presente, existiendo gran similitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados, y dada la evidente relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ambas en la clase 41ª del Nomenclátor, resulta procedente concluir en la existencia de un riesgo de confusión en el mercado, por lo que concurre la causa de prohibición relativa contemplada en la resolución impugnada.

[...] La recurrente argumenta, como ya hemos indicado, que como que se ha producido la declaración de caducidad de la marca oponente por falta de renovación (resolución de la OEPM de 23 de octubre de 2009), carece absolutamente ya de toda eficacia obstaculizadora de la inscripción marcaria solicitada.

Dicha conclusión jurídica no es compartida por este Tribunal. En efecto, para ello deberemos partir de la premisa básica de que la caducidad sobrevenida de una marca por no haber sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley está regulada por el artículo 55.2 de la Ley 17/2001 : 'las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial'.

En este sentido debemos hacer referencia a una línea jurisprudencial según la cual -en términos generales y sin perjuicio de ciertos matices- no es causa suficiente para anular de modo automático una decisión registral que haya negado la inscripción de un determinado signo a causa de la prioridad temporal de otro ya inscrito el hecho de que, posteriormente, este último se declare incurso en caducidad ( Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo 2010, rec. 1716/2009 , y las muchas en ella citadas), y es dicho efecto retroactivo lo que pretende, precisamente, la fundación recurrente.

Si la declaración de caducidad tuvo como motivo, según nos dice la recurrente, la falta de la oportuna renovación, y como quiera que, en aplicación del artículo 31 de la Ley de Marcas : 'El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años', al menos habrá que concluir que la oponente desplegó la totalidad de sus efectos hasta el 25 de mayo de 2008 (su solicitud se efectuó el 25 de mayo de 1998), siendo así que la solicitud de la marca Fundación ACS se produjo en fecha 14 de noviembre de 2006 (folio 1 del expediente administrativo), esto es, en plena vigencia de la marca oponente.

Por tanto, habrá que desestimar igualmente el presente motivo de impugnación, lo que nos conduce a la desestimación íntegra del recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones."

Cuarto.- Analizaremos en primer lugar el segundo de los motivos casacionales ya que, de ser estimado, haría innecesario el análisis de los otros dos. En él la Fundación recurrente denuncia, bajo el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la infracción por la Sala de "la norma prohibitiva del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ". A su juicio, entre los signos enfrentados - dejando al margen la posible caducidad de uno de ellos- no existen problemas de incompatibilidad pues, examinados en su conjunto, presentan más diferencias que similitudes, siendo igualmente diferentes los ámbitos aplicativos o "áreas de comercialización" de uno y otro.

El motivo no puede ser estimado. Esta Sala viene reconociendo de forma reiterada la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de las sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el tribunal a quo. La doctrina de la Sala a este respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos.

En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada no contiene ningún "error manifiesto" que permita sortear los límites de la revisión casacional, antes bien hace una apreciación del todo razonable. De un lado, los concretos servicios que identifican una y otra marca en la clase 41 presentan una obvia afinidad aplicativa, cualquiera que sea el eventual ámbito de actividades de sus titulares en un momento dado. Como en otras ocasiones hemos reiterado, el signo distintivo -que es, por lo demás, transmisible a terceros- tiene una sustantividad propia, no necesariamente dependiente del objeto social de quien haya procedido a su inscripción.

Por otro lado, la similitud de los distintivos enfrentados resulta igualmente innegable, basados como están uno y otro en la relevancia de la denominación "ACS", que se erige como el factor o componente con mayor capacidad identificativa de ambos. Las adiciones ("fundación" en un caso y "aula de ciencies de la salut" en el otro) son mucho menos relevantes, carecen por sí mismas de dicha capacidad individualizadora y no constituyen, por ello, elementos característicos que permitan evitar el riesgo de confusión o de asociación entre los usuarios de las marcas. Estos últimos se verían inducidos a pensar, erróneamente, que la oferta cultural y de servicios amparada por cualquiera de ambas marcas, coincidentes en el acrónimo ACS, tiene el mismo origen empresarial, lo que es contrario al designio que inspira el artículo 6 de la Ley de Marcas . Consideraciones todas ellas que, como ya expusimos en nuestra sentencia de 17 de diciembre de 2009 (recurso de casación número 2370/2008 ), oportunamente citada en la de instancia, abonan el acierto del tribunal de instancia.

En dicha sentencia de 17 de diciembre de 2009 corroboramos el juicio de instancia que, al efectuar el contraste entre la marcas enfrentadas en aquel proceso (de un lado "ACS Actividades de Construcción y Servicios" y de otro "ACS Consultores", las dos para servicios de la misma clase 36), había apreciado la similitud denominativa y fonética de los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto, así como su coincidencia aplicativa, Atendíamos para ello de modo especial a "la fuerza individualizadora del acrónimo "ACS", "siglas [...] destacadas de una manera esencial sobre el resto del signo, de tal forma que constituyen sin duda alguna el elemento predominante del mismo y cuya fuerza, en una valoración de conjunto, resulta determinante para declarar la incompatibilidad, sin que el resto de elementos que componen las marcas pueda anular tal efecto".

Quinto.- En el primer motivo de casación, también bajo el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , afirma la Fundación recurrente que la Sala de instancia no ha aplicado correctamente "la doctrina jurisprudencial que impide la aplicación retroactiva de la caducidad regulada por los artículos 55.1.a ) y 55.2, en relación con los artículos 31 y 32, todos de la Ley de Marcas ".

La Sala de instancia subrayó cómo en el momento de la solicitud del nuevo signo 2.739.981/8, "Fundación ACS", la marca oponente número 2.163.980/9, "ACS Aula de Ciencies de la Salut" estaba en vigor, esto es, gozaba de plena eficacia obstativa frente a otras marcas similares. No fue hasta la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de octubre de 2009 cuando se declaró la caducidad de dicha marca número 2.163.980/9 por falta de pago de la tasa de renovación, caducidad cuya eficacia retroactiva el tribunal extiende al 25 de mayo de 2008 en aplicación del artículo 31 de la Ley 17/2001 , por ser el día en que vencían los diez años de su inscripción (en realidad, de la presentación de su solicitud) originaria.

La tesis de la Fundación recurrente es que cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió finalmente el recurso de alzada (13 de agosto de 2008) lo hizo "basándose en un expediente ya caducado". A su juicio, dado que el artículo 55.2 de la Ley de Marcas dispone que la pérdida de efectos de las marcas caducadas tiene lugar "desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", el efecto de caducidad se habría producido en este caso el 25 de mayo de 2008, es decir, antes de que la Oficina Española de Patentes y Marcas resolviese el recurso de alzada.

Lo cierto es que la Sala de instancia coincide con la tesis de la Fundación recurrente en este extremo, por lo que mal puede ser objeto de su censura. El tribunal de instancia, en efecto, manifiesta en su sentencia que la marca número 2.163.980/9 "desplegó la totalidad de sus efectos" hasta la misma fecha (25 de mayo de 2008) que propugna la recurrente. La discrepancia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la tesis de la demanda estriba en que considera como fecha de contraste, a los efectos de dirimir la compatibilidad de ambas marcas, el día de solicitud del nuevo signo (esto es, el 14 de noviembre de 2006, fecha en que la marca oponente sin duda gozaba de plena eficacia obstativa) y no el día en que la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió la alzada (fecha en que, según la recurrente, la marca número 2.163.980/9, "ACS Aula de Ciencies de la Salut" ya había caducado, aunque todavía no se hubiera publicado la declaración correspondiente en el boletín de la propiedad industrial).

El razonamiento del tribunal de instancia no resulta, como bien destaca el Abogado del Estado, combatido en casación con alegaciones específicas. La "Fundación ACS" se limita a insistir en la aplicación retroactiva de la caducidad de la marca oponente al 25 de mayo de 2008 sin advertir debidamente que ello no es negado por la Sala sentenciadora, cuyo argumento central es que el examen de compatibilidad de los signos debe ser referido al momento de solicitud del aspirante, ya que los registros de las marcas se otorgan por diez años "contados desde la fecha de presentación de la solicitud" ( artículo 31 de la Ley 17/2001 ). Argumento que, insistimos, no resulta propia y directamente impugnado en el motivo de casación.

En todo caso, según también subraya con acierto el Abogado del Estado, no cabría acoger la tesis mantenida por la Fundación recurrente desde el momento en que, producido el impago de la tasa de renovación el 25 de mayo de 2008, su ingreso podía hacerse todavía de forma válida "en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro" conforme al artículo 32.3 de la Ley de Marcas , lo que suponía tanto como "retrasar" al menos hasta el 25 de noviembre del año 2008 los efectos plenos de la caducidad (por no hablar del hipotético restablecimiento de derechos al que se refiere el artículo 25 de la misma Ley ).

Quiérese decir con ello que en el momento (13 de agosto de 2008) en que la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió el recurso de alzada, al que tanta atención dedica el primer motivo casacional, la marca número 2.163.980/9, "ACS Aula de Ciencies de la Salut" no podía darse por definitivamente caducada, con plenitud de efectos, estando aún abierta la posibilidad (hasta el 25 de noviembre de 2008) de que su titular pagase la tasa decenal de renovación para mantener incólume la inscripción registral vigente desde el año 1998.

Sexto.- En el tercer motivo de casación, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , sostiene la "Fundación ACS" que la Sala ha infringido "el principio de continuidad registral de los derechos de prioridad registral en base a diversos antecedentes registrales".

El desarrollo argumental del motivo se reduce a afirmaciones más bien indeterminadas sobre la existencia de otras marcas ya inscritas que incluirían la mención "ACS" entre sus componentes, premisa de la que deduce que la ahora debatida debería tener el mismo tratamiento. No contiene ninguna crítica de la sentencia de instancia (a la que no llega a referirse) ni tampoco detalla qué otros signos anteriores deberían, en concreto, estimarse como precedentes para aplicar lo que denomina "el principio de uniformidad registral". En todo caso reconoce que "los mencionados registros adhieren distintos términos con respecto al conjunto denominativo del signo denegado".

Un motivo planteado en estos términos no puede ser acogido, aunque sólo fuera porque prescinde del contenido de la sentencia contra la que se dirige. El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente.

Séptimo.- El Abogado del Estado había planteado en su escrito de oposición al recurso la posible pérdida sobrevenida del objeto litigioso porque, según consta en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 5 de noviembre de 2012, la Fundación recurrente obtuvo el 23 de octubre de dicho año la inscripción de su marca "Fundación ACS", número 3.038.901. No es posible, sin embargo, efectuar tal declaración pues, a diferencia de la que resulta debatida en este proceso, la concedida con el número 3.038.901 no es una marca meramente denominativa sino mixta, con un determinado componente gráfico, por lo que no existe plena coincidencia entre ambas.

Octavo.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte contraria.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Desestimar el recurso de casación número 3053/2012 interpuesto por "Fundación ACS" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de mayo de 2012 en el recurso número 1406/2008 .

Segundo.- Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.