STS 564/2013, 1 de Octubre de 2013

El Procurador D. Carlos Montero Reiter, en nombre y representación de "LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.", presentó, en el Decanato de los Juzgados de Barcelona, con fecha 12 de marzo de 2008, demanda de juicio ordinario contra las entidades "ALTER, S.A.", "LABORATORIOS CINFA, S.A.", que una vez repartida, tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 y fue registrada como procedimiento ordinario núm. 180/2008, cuyo suplico decía lo siguiente: «[...] dicte Sentencia por la que, estimando íntegramente la presente demanda:

» 1. Respecto de Laboratorios Alter, S.A.:

1. Declare que constituye una infracción de la Patente española ES 306 la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de los medicamentos "Atorvastatina Alter Farmacia 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter Farmacia 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter Farmacia 40 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter Genéricos 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter Genéricos 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter Genéricos 40 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Alter 40 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Falmalter 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Falmalter 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Falmalter 40 mg comprimidos recubiertos con película" (en adelante, y a los efectos de este suplico, los Genéricos de Atorvastatina Alter), así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica.

2. Declare que constituye un acto de competencia desleal por obstaculización y/o por imitación que comporta un riesgo de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de atorvastatina cálcica.

3. Prohíba a Laboratorios Alter, S.A. la fabricación, importación posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de Atorvastatina Alter, así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica, y, para el caso de que se hubieren realizado ya con anterioridad a la presentación de la demanda o se realicen a lo largo del procedimiento, ordene a la demandada que cesen la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de Atorvastatina Alter, así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica.

4. Ordene a Laboratorios Alter, S.A., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento las demandadas inicien la fabricación, importación o introducción en el comercio de Atorvastatina Alter o de atorvastatina cálcica, la retención y depósito de las unidades de Atorvastatina Alter o de las cantidades de atorvastatina cálcica que estén en posesión de las demandadas o de terceros que los posean por cuenta de las demandadas, y la retirada y subsiguiente retención y depósito de dichos medicamentos y principio activo que han sido comercializados por demandada y se encuentren en posesión de los terceros adquirentes de ellos, así como la destrucción de la Atorvastatina Alter y atorvastatina cálcica retirada, retenida y depositada.

5. Ordene a Laboratorios Alter, S.A. que se abstenga de transmitir las autorizaciones de comercialización de Atorvastatina Alter mientras esté vigente la Patente Española ES 306.

6. Ordene a laboratorios Alter, S.A. solicitar la suspensión del procedimiento de inclusión de los medicamentos Atorvastatina Alter en la presentación farmacéutica del Servicio Nacional de Salud y fijación de precio mientras la Patente española ES 306 esté en vigor y, en todo caso, acuerde notificar a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo (con dirección en el Paseo de Recoletos nº 14, 28001, Madrid y fax 914269208) la sentencia que en su día acoja cualquiera de las pretensiones formuladas en las letras a), b) o c) anteriores en relación con Atorvastatina Alter a fin de que se abstenga de formar conjunto a los efectos del artículo 93 de la Ley de Garantías y Uso Raciones de los Medicamentos tomando en consideración los medicamentos Atorvastatina Alter y, en el caso de que el conjunto ya se hubiera formado en atención a la autorización de estos genéricos, cancele el conjunto formado y derogue el correspondiente precio de referencia mientras la Patente española ES 306 esté en vigor.

7. Condene a Laboratorios Alter, S.A., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento inicie la fabricación, importación o comercialización de Atorvastatina Alter, a satisfacer a mi mandante la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con ello, de conformidad con los criterios establecidos en los apartados 3.4 y 3.5 del Fundamento de Derecho cuarto.

8. Ordene, a costa de Laboratorios Alter, S.A., la publicación de la Sentencia que en su día estime cualquiera de las pretensiones por infracción de la Patente española ES 306 ejercitadas con la demanda contra Laboratorios Alter, S.A. y, en particular, ordene que sea íntegramente publicada en las páginas de información económica o de salud de los dos diarios nacionales de máxima tirada.

9. Todo ello con expresa imposición de costas a Laboratorios Alter, S.A.".

   » 2. Respecto de Laboratorios Cinfa, S.A.:

1. Declare que constituye una infracción de la Patente Española ES 306 la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de los medicamentos "Atorvastatina Cinfa 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfa 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfa 40 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfa 80 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfamed 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfamed 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfamed 40 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Cinfamed 80 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Osodent 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Osodent 20 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Osodent 40 mg comprimidos recubiertos con película"; "Atorvastatina Osodent 80 mg comprimidos recubiertos con película" (en adelante, y a los efectos de este suplico, la Atorvastatina Cinfa), así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica.

2. Declare que constituye un acto de competencia desleal por obstaculización y/o por imitación que comporta un riesgo de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de Atorvastatina Cinfa, así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica.

3. Prohíba a Laboratorios Cinfa, S.A. la fabricación, importación posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de los Genéricos Atorvastatina Cinfa, así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica, y, para el caso de que se hubieren realizado ya con anterioridad a la presentación de la demanda o se realicen a lo largo del procedimiento, ordene a la demandada que cese la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de Atorvastatina Cinfa, así como la fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en comercio de atorvastatina cálcica.

4. Ordene a Laboratorios Cinfa, S.A., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento la demandada inicie la fabricación, importación o introducción en el comercio de Atorvastatina Cinfa o de atorvastatina cálcica, la retención y depósito de las unidades de Atorvastatina Cinfa o de las cantidades de atorvastatina cálcica que estén en posesión de las demandadas o de terceros que los posean por cuenta de las demandadas, y la retirada y subsiguiente retención y depósito de dichos medicamentos y principio activo que han sido comercializados por demandada y se encuentren en posesión de los terceros adquirentes de ellos, así como la destrucción de la Atorvastatina Cinfa y atorvastatina cálcica retirada, retenida y depositada.

5. Ordene a Laboratorios Cinfa, S.A. que se abstenga de transmitir las autorizaciones de comercialziación de Atorvastatina Cinfa mientras esté vigente la Patente Española ES 306.

6. Ordene a laboratorios Cinfa, S.A. solicitar la suspensión del procedimiento de inclusión de los medicamentos Atorvastatina Cinfa en la presentación farmacéutica del Servicio Nacional de Salud y fijación de precio mientras la Patente española ES 306 esté en vigor y, en todo caso, acuerde notificar a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo (con dirección en el Paseo de Recoletos nº 14, 28001, Madrid y fax 914269208) la sentencia que en su día acoja cualquiera de las pretensiones formuladas en las letras a), b) o c) anteriores en relación con Atorvastatina Cinfa a fin de que se abstenga de formar conjunto a los efectos del artículo 93 de la Ley de Garantías y Uso Raciones de los Medicamentos tomando en consideración los medicamentos Atorvastatina Cinfa y, en el caso de que el conjunto ya se hubiera formado en atención a la autorización de estos genéricos, cancele el conjunto formado y derogue el correspondiente precio de referencia mientras la Patente española ES 306 esté en vigor.

7. Condene a Laboratorios Cinfa, S.A., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento inicie la fabricación, importación o comercialización de Atorvastatina Cinfa, a satisfacer a mi mandante la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con ello, de conformidad con los criterios establecidos en los apartados 3.4 y 3.5 del Fundamento de Derecho cuarto.

8. Ordene, a costa de Laboratorios Cinfa, S.A., la publicación de la Sentencia que en su día estime cualquiera de las pretensiones por infracción de la Patente española ES 306 ejercitadas con la demanda contra Laboratorios Cinfa, S.A. y, en particular, ordene que sea íntegramente publicada en las páginas de información económica o de salud de los dos diarios nacionales de máxima tirada.

9. Todo ello con expresa imposición de costas a Laboratorios Cinfa, S.A.". »

Admitida la demanda a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas para su contestación.

Con fecha 7 de abril de 2008, el representante procesal de la demandante presentó escrito de ampliación subjetiva de la demanda y solicitud de medidas cautelares por infracción de patente y competencia desleal y suplicó al Juzgado: 1) «[...] dicte Sentencia por la que acuerde:

» a) respecto de Alter Farmacia y en relación con los medicamentos genéricos Atorvastatina Alter Farmacia, las declaraciones, prohibiciones, condenas y órdenes solicitadas en el suplico de la demanda rectora de este procedimiento que corresponden a su actuación infractora de la Patente española ES 306 y constitutiva de competencia desleal;

» b) respecto de Alter Genéricos y en relación con los medicamentos genéricos Atorvastatina Alter Genéricos, las declaraciones, prohibiciones, condenas y órdenes solicitadas en el suplico de la demanda rectora de este procedimiento que corresponden a su actuación infractora de la Patente española ES 306 y constitutiva de competencia desleal;

» c) respecto de Falmater y en relación con los medicamentos genéricos Atorvastatina Falmater, las declaraciones, prohibiciones, condenas y órdenes solicitadas en el suplico de la demanda rectora de este procedimiento que corresponden a su actuación infractora de la Patente española ES 306 y constitutiva de competencia desleal. »

El Procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de las entidades "WARNER LAMBERT- COMPANY LLC", "PFIZER, S.A." Y "PARKE-DAVIS, S.L.", con fecha 10 de abril de 2008, presentó escrito solicitando su intervención como demandante contra las entidades "LABORATORIOS CINFA, S.A." y "LABORATORIOS ALTER, S.A." "ALTER FARMACIA, S.A.", "ALTER GENÉRICOS, S.A." Y "FALMALTER, S.A.", así como la adopción de medidas cautelares, del que se dio traslado a las partes personadas para alegaciones. Efectuadas éstas, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona dicto auto, de 13 de junio de 2008 , admitiendo la intervención solicitada.

Acordada la ampliación subjetiva de la demanda, el Procurador de la entidad "LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.", mediante escrito de 10 de abril de 2008, solicitó la ampliación objetiva de demanda, así como la adopción de nuevas medidas cautelares, y suplicó al Juzgado«[...] dicte Sentencia por la que se acuerden, respecto de Cinfa y en relación con los medicamentos genéricos Atorvastatina Goibela, las mismas declaraciones, prohibiciones, condenas y órdenes solicitadas contra Cinfa en relación con los medicamentos genéricos Atorvastatina Cinfa en el suplico de la demanda rectora de este procedimiento.»

Nuevamente, mediante escrito de 27 de junio de 2008, el representante procesal de la entidad "LABORATORIOS ALMIRALL, S.A." solicitó la ampliación objetiva de la demanda contra la entidad "LABORATORIOS ALTER, S.A.", respecto de los medicamentos Thervan, Y suplicó al Juzgado: «[...] dicte Sentencia por la que se acuerden, respecto de Alter y en relación con los medicamentos genéricos Thervan, las mismas declaraciones, prohibiciones, condenas y órdenes solicitadas contra Alter en relación con los medicamentos genéricos Atorvastatina Alter en el suplico de la demanda rectora de este procedimiento.»

Por último, mediante escrito de 15 de julio de 2008, el procurador de la demandante solicitó ampliación objetiva de la demanda contra la entidad "LABORATORIOS CINFA, S.A." y subjetiva contra la entidad "LABORATORIOS DAVUR, S.L.", y suplicó al Juzgado lo que sigue: «[...] dicte Sentencia por la que

Respecto de Laboratorios Cinfa, S.A.:

1. Declare que constituye una infracción de la Patente Española ES 306 la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio de medicamentos cuyo principio activo sea atorvastatina cálcica para sí y para otros laboratorios o para otros terceros, así como su importación y posesión con estos fines.

2. Declare que constituye un acto de competencia desleal por obstaculización y/o por imitación que comporta un riesgo de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio de medicamentos cuyo principio activo sea atorvastatina cálcica para sí y para otros laboratorios o para otros terceros, así como su importación y posesión con estos fines.

3. Prohíba a Laboratorios Cinfa, S.A. la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio de medicamentos cuyo principio activo sea atorvastatina calcica para sí y para otros laboratorios o para otros terceros, así como su importación y posesión con estos fines.

4. Ordene a Laboratorios Cinfa, S.A., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento la demandada inicie la introducción en el comercio de medicamentos de atorvastatina cálcica, la retención y depósito de las unidades de medicamentos de atorvastatina cálcica que estén en posesión de la demandada o de terceros que los posean por cuenta de la demandada, y la retirada y subsiguiente retención y depósito de dichos medicamentos que hayan sido comercializados por demandada y se encuentren en posesión de los terceros adquirentes de ellos, así como la destrucción de los medicamentos de atorvastatina cálcica retirados, retenidos y depositados.

5. Condene a Laboratorios Cinfa, S.A., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento inicie la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio de medicamentos cuyo principio activo sea atorvastatina cálcica para otros laboratorios o para otros terceros, así como su importación y posesión con estos fines comercialización a satisfacer a mi mandante la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con ello, de conformidad con los criterios establecidos en los apartados 3.4 y 3.5 del Fundamento de Derecho Cuarto.

6. Ordene, a costa de Laboratorios Cinfa, S.A., la publicación de la sentencia que en su día estime cualquiera de las pretensiones por infracción de la Patente Española ES 306 ejercitadas con la demanda contra ella y, en particular, ordene que sea íntegramente publicada en las páginas de información económica o de salud de los dos diarios nacionales de máxima tirada.

7. Todo ello con expresa imposición de costas a Laboratorios Cinfa, S.A.

   Respecto de Laboratorios Davur, S.L.:

1. Declare que constituye una infracción de la Patente Española ES 306 la posesión, el ofrecimiento o la introducción en el comercio de los medicamentos "Genéricos Davur 10 mg comprimidos recubiertos con película"; "Genéricos Davur 20mg comprimidos recubiertos con película"; "Genéricos Davur 40mg comprimidos recubiertos con película"; "Genéricos Davur 80mg comprimidos recubiertos con película", (en adelante, y a los efectos de este Suplico, Atorvastatina Davur).

2. Declare que constituye un acto de competencia desleal por obstaculización y/o por imitación que comporta un riesgo de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno la posesión, el ofrecimiento o la introducción en el comercio de Atorvastatina Davur.

3. Prohíba a Laboratorios Davur, S.L. la posesión, el ofrecimiento o la introducción en el comercio de los Genéricos de Genéricos Davur y, para el caso de que se hubieren realizado ya con anterioridad a la presentación de la demanda o se realicen a lo largo del procedimiento, ordene a la demandada que cese posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de Atorvastatina Davur.

4. Ordene a Laboratorios Davur, S.L., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento la demandada inicie la introducción en el comercio de Atorvastatina Davur o de atorvastatina cálcica, la retención y depósito de las unidades de Atorvastatina Davur que estén en posesión de la demandada o de terceros que los posean por cuenta de la demandada, y la retirada y subsiguiente retención y depósito de dichos medicamentos que hayan sido comercializados por demandada y se encuentren en posesión de los terceros adquirentes de ellos, así como la destrucción de las unidades de Atorvastatina Davur retiradas, retenidas y depositadas.

5. Ordene a Laboratorios Davur, S.L. que se abstenga de transmitir las autorizaciones de comercialización de Atorvastatina Davur mientras esté vigente la Patente Española ES 306.

6. Ordene a Laboratorios Davur, S.L. solicitar la suspensión del procedimiento de inclusión de los medicamentos Atorvastatina Davur en la prestación farmacéutica del Servicio Nacional de Salud y fijación de precio mientras la Patente Española ES 306 esté en vigor y, en todo caso, acuerde notificar a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo (con dirección en el Paseo del Prado n° 18-20, planta 14, despacho 1414, C.P. 28071, Madrid, teléfonos 915961000 ó 915964015 y fax número 915964007) la sentencia que en su día acoja cualquiera de las pretensiones formuladas en las letras a), b) o c) anteriores en relación con Genéricos Davur a fin de que se abstenga de formar conjunto a los efectos de! artículo 93 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos tomando en consideración los medicamentos Atorvastatina Cinfa y, en el caso de que el conjunto ya se hubiera formado en atención a la autorización de estos genéricos, cancele el conjunto formado y derogue el correspondiente precio de referencia mientras la Patente Española ES 306 esté en vigor.

7. Condene a Laboratorios Davur, S.L., para el caso de que con anterioridad a la presentación de la demanda o a lo largo del procedimiento ¡nicie la comercialización de Atorvastatina Davur, a satisfacer a mi mandante la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con ello, de conformidad con los criterios establecidos en los apartados 3.4 y 3.5 del Fundamento de Derecho Cuarto.

8. Ordene, a costa de Laboratorios Davur, S.L., la publicación de la sentencia que en su dia estime cualquiera de las pretensiones por infracción de la Patente Española ES 306 ejercitadas con la demanda contra Laboratorios Davur, S.L. y, en particular, ordene que sea íntegramente publicada en las páginas de información económica o de salud de los dos diarios nacionales de máxima tirada.

9. Todo ello con expresa imposición de costas a Laboratorios Davur, S.L.»

El Procurador de la coadyuvante presentó escrito mediante el que alegó hechos nuevos, solicitó la ampliación objetiva y subjetiva de la demanda y suplicó al Juzgado lo siguiente: : « [...] para el supuesto de que Laboratorios Alter, S.A. y/o Laboratorios Davur, S.A. llegasen a lanzar al mercado español los medicamentos genéricos "Thervan" y/o "Atorvastatina Davur", en culquiera de sus presentaciones, a las pretensiones formuladas por Laboratorios Almirall, s.A., se añada, como pretensión de condena propia de Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Laboratorios Parke-Davis, S.L., que se condene a Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y/o Laboratorios Davur, S.A. a indemnizar a mis principales por los daños y perjuicios que dicha actuación les llegase a ocasionar.»

El Procurador de la demandada, contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora, alegando, en síntesis, litispendencia, falta de legitimación activa de la entidad "LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.", por no ser licenciatario de la patente, falta de legitimación activa de "PFIZER, S.A." y "PARKE-DAVIS, S.L, nulidad de la patente ES 2167306, por falta de actividad inventiva, inexistencia de actos de violación de la patente e inexistencia de actos de competencia desleal, y solicitó al Juzgado lo siguiente: «[...] dictar Sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a CINFA, ALTER y DAVUR de todos los pedimentos de la misma, con imposición de costas a las demandantes ALMIRALL, WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS.»

Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2008, el representante procesal de la coadyuvante contestó a la excepción de nulidad de la patente alegada por la demandada, oponiendo, en primer término, litispendencia, por encontrarse pendiente de recurso de casación el procedimiento ordinario núm. 113/2004 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona, en el que las demandadas instaron la nulidad de la misma patente por causas diferentes , para después formular alegaciones sobre la validez de la patente.

Mediante auto de 4 de marzo de 2009, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona , acordó desestimar las excepciones de litispendencia planteadas por los Procuradores de la demandada y de la coadyuvante.

Los Procuradores de las partes demandada y de la actora interviniente interpusieron recurso de reposición contra el auto de 4 de marzo de 2009 .

El representante procesal de la demandada y el Procurador de la demandante presentaron sendos escritos de impugnación al recurso interpuesto por el procurador de la coadyuvante, contra el auto de 4 de marzo de 2009 .

El Procurador de la coadyuvante presentó escrito de impugnación del recurso de reposición interpuesto por la demandada."

Con fecha 26 de junio de 2009, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona dictó Auto , por el que desestimó los recursos de reposición interpuestos contra el auto de 4 de marzo de 2009 .

Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona dictó la Sentencia núm. 286/2009, de 19 de octubre , con la siguiente parte dispositiva: «FALLO: Estimo la demanda formulada por el procurador Carlos Montero, en representación de Laboratorios Almirall, S.A., en la que ha intervenido como coadyuvante del actor el procurador Ángel Quemada, en representación de Warner Lambert Company, Pfizar SA y Parke-Davis SL, y en consecuencia:

1. Acuerdo prohibir a Laboratorios Alter, S.A; Alter Farmacia, S.A., Alter Genéricos, S.A., Laboratorios Farmalter, S.A., Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Davur, S.L.:

   1. La fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio de atorvastatina cálcica, y en particular de los medicamentos de atorvastatina cálcica para los que ha conseguido autorización administrativa de comercialización, hasta la expiración de la patente.

   2. Transmitir las autorizaciones administrativas de comercialización sin previa comunicación al Juzgado, garantizando que el adquirente conoce dicha orden de prohibición.

2. Condeno a Laboratorios Alter, S.A, Alter Farmacia, S.A.; Alter Genéricos, S.A., Laboratorios Farmalter, S.A., Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Davur, S.L. a pagar solidariamente las costas del proceso en los términos señalados en los fundamentos de esta Sentencia.

3. Notifíquese la Sentencia a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de que, en el marco de la debida colaboración con los tribunales de justicia, asegure la efectividad práctica de lo acordado por la Sentencia y, en este sentido, tenga en cuenta la mencionada prohibición en el momento de aplicar el sistema de precios de referencia y al tiempo de nutrir y mantener las bases de datos denominadas Nomenclator Digitales y Nomenclator de Facturación.»

   Tramitación en segunda instancia

El procurador de las demandadas interpuso recurso de apelación contra los Autos de 13 de junio de 2008 , 4 de marzo y 26 de junio de 2009 y la Sentencia de 19 de octubre de 2009 .

El representante procesal de la demandante se opuso al recurso de apelación formulado por la parte contraria. El Procurador de la coayudvante, asimismo, se opuso al recurso interpuesto de adverso e impugnó los autos de 4 de marzo y 26 de junio de 2009 . El Procurador de las demandadas se opuso a la impugnación de los autos 4 de marzo y 26 de junio de 2009 , por parte de la parte coadyuvante.

La resolución del recurso de apelación correspondió a la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 193/2010 -1ª., y tras seguir los correspondientes trámites dictó la Sentencia núm. 90/2011, de 2 de marzo , cuya parte dispositiva disponía: «FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación de Laboratorios Alter SA, Farmalter SA, Alter Genéricos SA, Alter Farmacia SA, Laboratorios Cinfa SA y Lasboratorios Davur SA contra los autos de 13 de junio de 2008 y de 26 de junio de 2009, dictados por el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona , en el juicio ordinario 180/2008, instado contra aquellas demandadas por Laboratorios Almirall, SA, Warner-Lambert Company, Pfizer SA y Laboratorios Parke-Davis SL.

Estimamos el recurso de apelación de Warner-Lambert Company, Pfizer Sa y Laboratorios Parke-Davis SL contra el auto del Juzgado de 26 de junio de 2009 .

No se admite la excepción de nulidad de la patente formulada por Laboratorios Alter SA, Farmalter SA, Alter Genéricos SA, Alter Farmacia SA, Laboratorios Cinfa SA y Lasboratorios Davur SA.

Estimamos, en parte, el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios Alter SA, Farmalter SA, Alter Genéricos SA, Alter Farmacia SA, Laboratorios Cinfa SA y Laboratorios Davur SA, contra la Sentencia dictada el 19 de octubre de 2009 .

Revocamos la Sentencia del Juzgado en el pronunciamiento de costas de la primera instancia, que no se imponen.

Confirmamos la Sentencia del Juzgado en todos los restantes pronunciamientos.

No se imponen las costas de la segunda instancia.»

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

La representación procesal de las demandadas interpuso recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia núm. 90/2011, de 2 de marzo, dictada en apelación por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial.

Los motivos argumentados para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

» PRIMERO.- Al amparo del art. 469.1.4º LEC , por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución , en relación con el art. 67.2 LEC : Infracción de normas imperativas de competencia territorial ( art. 52.1.13º LEC , art. 125 de la Ley de Patentes .

» SEGUNDO.- Al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia: Infracción del Art. 222 LEC , en relación con el art. 421 LEC (Litispendencia).

» TERCERO.- Al amparo del art. 469.1.3º LEC , por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso con resultado de indefensión: Infracción del art. 400 LEC . »

El recurso de casación se fundamentó en un único motivo, cuyo literal es el siguiente: «Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 56 del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE) y el art. 8 de la Ley de Patentes (LP), que deberían haberse aplicado para resolver las cuestiones objeto del proceso.»

La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Recibidas dichas actuaciones y personadas las partes a través de los Procuradores reseñados en el encabezamiento de esta resolución, se dictó Auto de 12 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de "LABORATORIOS CINFA, S.A.", "LABORATORIOS ALTER, S.A.", "FARMALTER, S.A.", "ALTER GENÉRICOS, S.A.", "ALTER FARMACIA, S.A." Y "LABORATORIOS DAVUR, S.L.", contra la Sentencia dictada, con fecha 2 de marzo de 2011, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 193/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 180/2008, del Juzgado de [Primera Instancia] lo Mercantil nº. 4 de los de Barcelona.

»2.- Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de los recursos formalizados, con sus documentos adjuntos, a la partes recurridas personadas ante esta Sala, para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.»

La representación procesal de las partes recurridas se opuso a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la parte contraria.

Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

Mediante providencia de 5 de julio de 2013, se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 11 de septiembre de 2013, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala

Tramitación del litigio

Para entender la solución que va a darse a los recursos, que no es otra que su inadmisión, han de exponerse brevemente las incidencias de su tramitación.

La entidad "LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.", presentó demanda contra las entidades "ALTER, S.A.", "LABORATORIOS CINFA, S.A." ejercitando, resumidamente, acciones por violación de patente y de competencia desleal. La demanda fue objeto de varias ampliaciones objetivas para extender sus efectos a otros medicamentos, así como de ampliación subjetiva a las entidades "ALTER FARMACIA, S.A.", "ALTER GENÉRICOS, S.A." y "FARMALTER, S.A.".

Los demandados opusieron declinatoria por falta de competencia territorial que, tramitada, fue desestimada.

Las entidades "WARNER LAMBERT-COMPANY LLC", "PFIZER, S.A." Y "PARKE-DAVIS, S.L.", la primera como titular de la patente y las otras dos como sociedades del grupo Pfizer a través de las cuales explota la patente en España, comparecieron para intervenir como demandantes, a lo que se accedió por el Juzgado.

Las demandadas contestaron a la demanda oponiendo las excepciones de litispendencia, falta de legitimación activa de varias de las demandantes, así como de nulidad de la patente por falta de actividad inventiva, y alegaron también inexistencia de actos de violación de la patente y de competencia desleal.

La entidad "WARNER LAMBERT-COMPANY LLC", como titular de la patente, y haciendo uso de lo previsto en el art. 408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , contestó a la excepción de nulidad de la patente. Oponiendo en primer lugar la excepción de litispendencia por estar en tramitación un litigio promovido por las demandadas ALTER y CINFA en el que se había ejercitado acción de nulidad de la patente en cuestión.

El Juzgado Mercantil, tras la audiencia previa, dictó auto en el que desestimaba las excepciones de litispendencia respecto de la acción de violación de la patente y respecto de la excepción de nulidad de la patente, y tras el juicio, dictó sentencia en la que, entrando sobre el fondo de la cuestión, rechazó la excepción de nulidad de la patente, estimó la acción de violación de la patente y desestimó la de competencia desleal, condenando a las demandadas al pago de las costas.

Las demandadas apelaron los autos que rechazaron la declinatoria y la excepción de litispendencia respecto de la acción de violación, así como la sentencia, tanto en cuanto a la desestimación de la excepción de nulidad de la patente como a la estimación de la acción de violación de la patente. Las demandantes apelaron el auto que rechazó la excepción de litispendencia respecto de la excepción de nulidad de la patente.

La sentencia de la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de las demandadas únicamente respecto de la imposición de costas. Desestimó las impugnaciones formuladas por las demandadas respecto de la desestimación de la declinatoria, de la excepción de litispendencia respecto de la acción de violación y de la estimación de la acción de violación de la patente. Asimismo, estimó el recurso de las demandantes respecto de la desestimación de la excepción de litispendencia respecto de la excepción de nulidad de la patente. Al estimar por tanto tal excepción de litispendencia, declaró que no había lugar a entrar a examinar la impugnación de la desestimación de la excepción de nulidad.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido objeto de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal por parte de las demandadas. En el recurso de casación se articula un solo motivo en el que se alega que la sentencia de la Audiencia Provincial ha infringido los arts. 56 del Convenio sobre la Patente Europea y el art. 8 de la Ley de Patentes pues debió declararse la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. Ningún motivo se articula respecto de la estimación de la acción de violación de la patente.

Causas de Inadmisibilidad de los recursos

Las recurridas, en sus escritos de oposición a los recursos, alegan la concurrencia de la causa de Inadmisibilidad de los recursos por ausencia de interés casacional.

De modo sintético, se alega que la sentencia de la Audiencia Provincial no infringe ni puede infringir los arts. 56 del Convenio y 8 de la Ley de Patentes porque la cuestión de fondo relativa a la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva quedó imprejuzgada en la sentencia por la estimación de la excepción de litispendencia.

Estimación de la causa de inadmisión alegada

El recurso de casación que se formula por las demandadas es completamente artificioso porque el único pronunciamiento de fondo realizado por la sentencia recurrida se refiere no a la nulidad de la patente, sobre la que se plantea el recurso, sino a su violación.

La Audiencia no entró a resolver si procedía declarar la nulidad de la patente porque estimó que existía litispendencia respecto de tal pronunciamiento. Por ello, no puede admitirse la formulación de un recurso de casación respecto de un pronunciamiento inexistente. La impugnación se proyecta sobre cuestiones ajenas a la "ratio decidendi" [razón de decidir] de la sentencia, la cita de normas infringidas es meramente instrumental puesto que las normas relativas a la nulidad de la patente ni se aplicaron ni se debieron aplicar, y la invocación subsiguiente de un interés casacional es artificioso

No siendo admisible el recurso de casación por ausencia palmaria de interés casacional (no puede existir interés casacional en recurrir un pronunciamiento inexistente), no lo es tampoco el recurso extraordinario por infracción procesal conforme a lo dispuesto en la regla quinta del apartado primero de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La causa de inadmisión se convierte, en este momento procesal, en causa de desestimación de los recursos ( sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 72/2009, de 13 de febrero, recurso núm. 2/2001 y núm. 33/2011, de 31 de enero, recurso núm. 1916/2007 ). No obsta que en su día el recurso fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión pronunciada inicialmente por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia ( sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 97/2011, de 18 de febrero, recurso núm. 2005/2006 , y núm. 548/2012, de 20 de septiembre, recurso núm. 442/2010 ).

Costas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente. También procede acordar la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.