STS 508/2013, 2 de Septiembre de 2013

Ponente:JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Número de Recurso:1552/2011
Procedimiento:Casación
Número de Resolución:508/2013
Fecha de Resolución: 2 de Septiembre de 2013
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

MARCAS. MALA FE. NULIDAD DEL REGISTRO. Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de éste titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Septiembre de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por Playa, SRL, representada por el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, contra la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil once, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Megias, en representación de Playa, SRL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Río Ibérica, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codes Feijoo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Barcelona, el tres de septiembre de dos mil nueve, el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, obrando en representación de Playa SRL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Río Ibérica, SA.

En la mencionada demanda, la representación procesal de Playa SRL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la sociedad italiana Río SpA, cuyo objeto social era la construcción y venta de embarcaciones, fue fundada en mil novecientos sesenta y uno por don Carlos María , titular del sesenta por ciento de las acciones, siendo los otros socios al madre y la esposa del mismo, titulares cada una de un veinte por ciento de aquellas. Que al cumplir la mayoría de edad dos hermanos de don Carlos María , éste donó un veinte por ciento de las acciones a cada uno.

Que, en torno a Río SpA se formó un grupo de sociedades, el cual, en el periodo de expansión de la empresa, que adquirió gran prestigio, estaba integrado por varias sociedades participadas - Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL, Río Yachts SRL y Playa SRL -, todas las cuales formaron parte del conocido como grupo Río.

Añadió que, en mil novecientos setenta y nueve, se constituyó para España la sociedad Río Ibérica, SA, de la que fue miembro del consejo de administración - o, simplemente, administrador - don Carlos María , hasta el siete de julio de dos mil uno, en que comenzó a producirse un distanciamiento entre él y sus hermanos.

Que don Carlos María tenía el cuarenta y tres por ciento de las acciones representativas del capital de Río Ibérica, SA, si bien los aumentos acordados redujeron considerablemente esa proporción, de modo que el distanciamiento también se reflejó en las sociedades.

Que, en efecto, hasta julio de del año dos mil uno, Río Ibérica, SA, establecida en Ampuriabrava, Girona, estaba totalmente integrada en el grupo Río y operaba como una agente en España del mismo.

También alegó que Río SpA había solicitado, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y tres, el registro de la marca internacional número 600 143, mixta, "Río" con dibujo, para identificar productos de la clase 12 y servicios de la clase 37, con prioridad italiana de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Que dicha marca fue transferida a Náutica Serena, SRL, que la transmitió, finalmente, a Playa SRL, su actual titular.

Que la extensión a España de la protección correspondiente a dicha marca se había declarado caducada por la Audiencia Provincial de Barcelona - estaba pendiente el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de apelación -.

Que Río SpA también solicitó, el cinco de junio de mil novecientos noventa y cinco, el registro de la marca internacional número 637 618, mixta, "Río Center ", para productos de la clase 12, igualmente transferida a Playa SRL, su actual titular.

Que, por su parte, la demandada Río Ibérica, SA había registrado, durante los años mil novecientos noventa y cuatro y noventa y cinco, las marcas españolas siguientes: la número 1 923 643, mixta, "Río Center ", para servicios de la clase 37, concedida el tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco; y la número 1 970 564, mixta, " Río " con dibujo, para productos de la clase 12, concedida el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Que el registro de ambas marcas lo había solicitado don Jacobo , por cuenta de Río Ibérica, SA, pero sin conocimiento de don Carlos María , pese a que en esa fecha era administrador de la sociedad, ya que, como había dicho, lo fue hasta el siete de julio de dos mil uno.

Que, en conclusión las dos marcas de la demandada eran incompatibles con las marcas "Río " de Playa Río, SRL, en todo caso, notorias. Que, por ello, concurría en el caso a enjuiciar la causa de nulidad de las marcas números 1 923 643, mixta, "Río Center ", para clase 37, y 1 970 564, mixta, "Río", para clase 12, prevista en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, según el que procede declarar la nulidad "cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe "; así como la causa de caducidad prevista en el artículo 55.1.e), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, según el que se produce ese efecto " cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca... la marca pueda inducir al público a error... ".

Mencionó, también, el artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, referido a las marcas de agentes o representantes y, en el suplico de la demanda, la representación procesal de Playa SRL interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia " con los pronunciamientos siguientes: 1º) Declarar la nulidad y subsidiariamente, la caducidad de las marcas españolas número 1 923 643 ‹Río Center›, mixta, clase 37, y número 1 970 564, ‹Río ›, mixta, clase 12, inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en su consecuencia, se proceda a su cancelación registral. 2º) Condenar a la demandada al pago de las costas ".

SEGUNDO

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de dos de octubre de dos mil nueve , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 692/2009.

Río Ibérica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don David Elies Vivancos, que, en desempeño de su representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Río Ibérica, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la demanda de Playa SRL no tenía otro fin que retrasar un proceso seguido por ella contra la aquí demandante, por causa de la infracción de marca y de la comisión de actos de competencia desleal, el cual se estaba tramitando por el mismo Juzgado de lo Mercantil.

Que oponía la falta de legitimación de la demandante, ya que la misma no alegaba un interés legítimo para accionar por nulidad ni caducidad de sus marcas - artículo 59 Ley 17/2001, de 7 de diciembre -.

Añadió que no era cierto que Río Ibérica, SA se hubiera constituido como una sociedad vinculada al Grupo Río ni que formara parte del mismo cuando solicitó las marcas litigiosas. Que tampoco era cierto que hubiera actuado como agente o representante de Playa SRL, por lo que no se daba el supuesto del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Que, igualmente, no cabía invocar en contra de sus marcas el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , porque el registro de las mismas se había practicado estando vigente la Ley de Marcas de 1988 y no la actual, que es la que contempla por primera vez tal causa de nulidad.

Que, en cuanto a la alegada caducidad, el consumidor español no podía asociar las marcas " Río " de que ella era titular a Playa SRL, ya que ésta no se dedicaba al sector náutico y no había usado en España la marca "Rio".

Que, en todo caso, la demandante había actuado con retraso desleal en el ejercicio de los derechos.

En el suplico del escrito de contestación la representación procesal de Río Ibérica, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona una sentencia " desestimando la demanda y absolviendo de cuantas pretensiones se contienen en la misma, con expresa imposición de costas a la parte demandante ".

TERCERO

Una vez celebrado, el veinticinco de marzo de dos mil diez, el acto de audiencia previa, en el que admitió únicamente prueba documental, el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, dictó sentencia el quince de junio de dos mil diez , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Desestimar la demanda formulada por el Procurador Sr. Barba, en representación de Playa SRL y, en consecuencia, absolver a la demandada Río Ibérica, SA, condenando a la actora al pago de las costas por su temeridad ".

CUARTO

La representación procesal de Playa SRL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona de quince de junio de dos mil diez .

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, la cual tramitó el recurso de apelación con el número 580/2010 y dictó sentencia con fecha catorce de abril de dos mil once , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Playa SRL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, el quince de junio de dos mil diez , en el juicio ordinario número 692/2009, seguido a instancia de Playa SRL, contra Río Ibérica, SA. Confirmamos íntegramente dicha sentencia. Imponemos las costas de la segunda instancia a la parte apelante ".

QUINTO

La representación procesal de Playa SRL preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de catorce de abril de dos mil once .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintiocho de febrero de dos mil doce , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Playa SRL contra la sentencia dictada con fecha catorce de abril de dos mil once, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 580/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 692/2009 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona ".

SEXTO

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Playa SRL, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de catorce de abril de dos mil once , se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

PRIMERO

La infracción de la norma del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SEGUNDO

La infracción de la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con el artículo 10 de la misma Ley .

TERCERO

La infracción de la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SÉPTIMO

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de Río Ibérica, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el cuatro de julio de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Resumen de los antecedentes.

Aunque el conflicto a que se refiere el recurso de casación que hemos de decidir responde a la convicción de la demandante, la sociedad italiana Playa SRL, de su mejor derecho sobre dos marcas españolas de las que consta ser titular la demandada, Río Ibérica, SA, en concreto, las números 1 923 643 y 1 970 564 - ambas mixtas, compuestas por un elemento gráfico y las palabras " Río Center ", la primera, y " Río ", la segunda -, las cuales habían sido concedidas, respectivamente, para servicios de la clase 37, el tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco y, para productos de la clase 12, el cinco de diciembre del mismo año, en la demanda se ejercitaron una acción declarativa de la nulidad de dichos signos, por las causas previstas en los artículos 10 y 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y, subsidiariamente, otra de caducidad, por la causa establecida en el artículo 55, apartado 1, letra e), de la misma Ley .

Todas las acciones fueron desestimadas en las dos instancias, razón por la que Playa SRL interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, por tres motivos.

SEGUNDO

Enunciado y fundamento del primero de los motivos del recurso .

Denuncia en este motivo Playa SRL la infracción del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alega que las marcas números 1 923 643 y 1 970 564 de la demandada debían haber sido consideradas marcas del agente, dada la relación existente entre Río Ibérica, SA y las sociedades del grupo en el que está integrada la demandante y lo estuvo la demandada.

Sostiene que, por ello, debía haber sido aplicada a los registros de los signos mencionados la norma del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y anulados ambos.

Según la recurrente la vulneración de la referida norma se produjo como consecuencia de haber declarado el Tribunal de apelación que Río Ibérica, SA importaba y vendía las embarcaciones distinguidas con la marca "Río " de más de nueve metros de eslora, fabricadas por sociedades del grupo italiano y que, además, prestaba el servicio post venta a los compradores.

TERCERO

Desestimación del motivo.

Con el fin de proteger al empresario que, para introducir sus productos o servicios en otro país, se sirve de un representante, agente o distribuidor, en los casos en que éste registra a su nombre la marca de aquel, la revisión de Lisboa del Convenio de la Unión de París llevó al artículo 6 septies, apartado 1 , de dicho texto la norma según la que " si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de éste titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la trasferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones ".

Tal previsión fue recogida en el artículo 14 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y, hoy, en el 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , a cuyo tenor " a menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular ", y, si lo solicitara, " el titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París [...] ".

En el motivo, la recurrente ha sostenido la condición de " agente " que concurría en Río Ibérica, SA respecto a la sociedad del grupo que fabricaba las embarcaciones en Italia, buscando apoyo en el concepto amplio con el que, efectivamente, se han de aplicar, a estos efectos, aquel concepto y el de " representante ".

Sin embargo, no tiene en cuenta que, cualquiera que sea la calificación que, a los repetidos fines, merezca la relación que, en su día, medió entre Río Ibérica, SA y Río SpA - de la que Playa, SRL es causahabiente -, la norma señalada en el enunciado del motivo establece un remedio al suceso anómalo consistente en que el agente incumpla la prohibición de registrar la marca de su principal sin contar con su autorización.

Lo que se destaca porque ese consentimiento de la entonces titular de las marcas lo habían declarado probado el Juzgado de lo Mercantil, en su sentencia, al afirmar que " la actora parece olvidar, de forma inexplicable, que el administrador de la compañía Río Ibérica en el momento en que se registraron las marcas que se impugnan era Don Carlos María [...] administrador de Río SpA ", y el Tribunal de apelación - bien que con ocasión de examinar el fundamento de la acción de nulidad prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 -, tras valorar los hechos probados a la luz de la máxima " id quod plerumque accidit ".

El referido consentimiento al registro de las litigiosas marcas impide decidir el conflicto planteado en la demanda con los remedios previstos para el fenómeno conocido como " marca del agente ".

CUARTO

Enunciados y fundamentos de los motivos segundo y tercero de los motivos del recurso.

Denuncia en el segundo motivo Playa SRL la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 10, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alega la recurrente que el Tribunal de apelación debió haber declarado que el registro de las marcas números 1 923 643 y 1 970 564 a favor de la demandada había sido determinado por una solicitud contraria a las exigencias de la buena fe.

En el motivo tercero identifica la recurrente como norma violada la del propio artículo 51, apartado 1, letra b), ahora por entender que la sentencia recurrida había excluido la mala fe de la solicitante de los registros españoles al dar significación al hecho de que las marcas de la demandante y la demandada identifican productos o servicios incluidos en distintos apartados del nomenclátor internacional - argumento que considera improcedente -.

Damos respuesta conjunta a los dos motivos no ya por estar referidos a la misma norma, sino porque la razón de su desestimación es idéntica.

QUINTO

Desestimación de los dos motivos.

La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE , quedó incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Como expusimos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio , esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir totalmente del componente subjetivo - según el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.

En la sentencia 82/2011, de 28 de febrero , destacamos que la mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - artículos 3 y 48, apartado 2 -, fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 , de modo que, como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero , esta última norma constituye una novedad en nuestro sistema de marcas.

Durante la vigencia de la Ley 32/1988, una interpretación de sus referidos artículos conforme a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, tampoco permitía considerar la mala fe del solicitante como causa de nulidad del registro, dado que el artículo 3, apartado 2, letra d ), de la Directiva reconoció a los Estados miembros la facultad de incorporarla o no a sus ordenamientos y el legislador español de 1988 lo hizo en sentido negativo.

La sentencia 104/2009, de 26 de febrero , estableció que la repetida norma " (...) no es aplicable al caso porque la solicitud de la marca (...) tuvo lugar (...) con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada, sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre ".

El registro de las marcas a las que se refiere la recurrente fue solicitado - y concedido - en el año mil novecientos noventa y cinco, cuando estaba en vigor la Ley 32/1988 que, como se ha indicado, no establecía la causa de nulidad a que se refieren los dos motivos que examinamos, los cuales, consecuentemente, no pueden alcanzar éxito.

SEXTO

Régimen de las costas.

La desestimación del recurso de casación determina la imposición de las costas a la recurrente, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por Playa SRL, contra la sentencia dictada, con fecha catorce de abril de dos mil once, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.