STS 207/2013, 8 de Abril de 2013

Por escrito registrado, el quince de octubre de dos mil siete, por el Juzgado Decano de Barcelona, el Procurador de los Tribunales don Antonio María de Anzizu Furest, obrando en representación de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Heat Mode, SL.

En dicha demanda, la representación procesal de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA manifestó, inicialmente, que ejercitaba en ella las acciones de caducidad, por falta de uso, de la marca número 255 186, mixta, " Vogue " y de nulidad, por infracción de prohibición relativa, de la marca número 2 529 728, mixta, " Vogue studio ", ambas de la demandada.

Alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Advance Magazine Publishers, Inc., integrada en el grupo Advance Publications, editaba diversas revistas - entre otras, House & Garden, AD, Conde Nast Travelers... y Vogue -, por medio de sus compañías filiales, con la denominación Conde Nast, con un número total de lectores que superaba los ciento veinte millones. Que Conde Nast, SA era la filial en España de Advance Magazine Publishers, Inc. y que editaba trece revistas - Vogue, GQ, Sposa Bella, Glamour...-.

También alegó que Advance Magazine Publishers, Inc. era titular de las marcas españolas números 65 915, " Vogue ", solicitada el veinte de noviembre mil novecientos veintiséis y concedida el uno de enero de mil novecientos veintiocho, para productos de la clase 16 (papel, diarios, periódicos...); y 2 555 163, denominativa, " Vogue ", solicitada el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y concedida el uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, para productos de la clase 16 (productos de imprenta...). Que, por su parte, Ediciones Conde Nast, SA era titular de las marcas españolas números 2 260 821, " Vogue Novias ", solicitada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida, el dieciséis de noviembre de dos mil, para productos de la clase 16; 2 260 822, " Vogue Belleza ", solicitada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida, el dieciséis de octubre de dos mil, para productos de la clase 16; y 2 260 823, " Vogue Colecciones ", solicitada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida, el dieciséis de noviembre de dos mil, para productos de la clase 16.

Añadió que, entre las revistas editadas por las actoras, destacaba la denominada Vogue, la cual se publicaba mensualmente, era de alta gama y estaba orientada al público femenino y al mundo de la moda, con un importante contenido en tendencias, cultura, estilos de vida y entretenimientos. Que la misma apareció, en el lejano año de mil ochocientos noventa y dos, en EEUU y que hoy se editaba en numerosos países, entre ellos España, en la que se lanzó por Ediciones Conde Nast, SA, en mil novecientos ochenta y ocho. Que la referida revista había sido leída, en dos mil siete, por más de medio millón de lectores y se componía de seis cabeceras distintas - Vogue Belleza, Vogue Colecciones, Vogue Complementos, Vogue Novias, Vogue Niños y Vogue Joyas -. Que, finalmente, se trataba de una revista muy conocida, como demostraba que el New York Times se hubiera referido a ella como la revista de moda más influyente del mundo, lo que era cierto, ya que constituía una referencia reconocida en dicho ámbito. Todo lo que había determinado que el distintivo "Vogue " fuera verdaderamente notorio, como había reconocido la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, en diversas resoluciones a ella referida.

Asimismo afirmó que Heat Mode, SL se había constituido, en enero de dos mil cuatro, con un objeto social consistente en " la fabricación, acabado, estampación, manipulación, comercio al mayor y al por menor, exportación e importación de todo tipo de tejidos y prendas textiles, así como sus complementos y accesorios ". Que dicha sociedad adquirió - por transferencia - el veinticuatro de octubre de dos mil seis, una marca española mixta, la número 255 186, " Vogue ", concedida para artículos de corsetería, fajas, sostenes y prendas similares, clase 25. Que, además, había solicitado, el siete de marzo de dos mil tres, la marca española número 2 529 728, "Vogue Studio ", que le fue concedida, el diez de junio de dos mil seis, para productos de la clase 25, pese a la existencia de sus marcas.

Añadió que la marca número 255 186, " Vogue ", no había sido usada en los últimos cinco años para identificar los productos de la clase 25, para los que fue concedida y que la que habría usado la demandada sería la número 2 529 728, " Vogue ", pero no aquella, de manera que no cabía hablar de un uso en forma distinta de la marca. Que, además, la marca número 2 259 728, coincidente en su diseño con las mencionadas de las demandantes, era el resultado del propósito de acercarse a las mismas, generando riesgo de confusión, aprovechamiento de prestigio y riesgo de dilución.

Invocó los artículos 2 , 6 , 8 , 34 39.1 , 52.1 y 55.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas; el 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994; la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas; y la doctrina sobre la familia de marcas, contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2007 (C-234/06 ).

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, interesó del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia que: " 1º.- Declare: (a) que la marca número 255 186 "Vogue" no ha sido usada de forma real y efectiva por la demandada en los cinco años anteriores a la presentación de la presente demanda para todos los productos y servicios para los que se registró, tal y como fue inscrita. (b) Que, como consecuencia del anterior pronunciamiento, declare la caducidad total por falta de uso del registro de la marca española número 255 186 ‹Vogue› en la clase 25 del nomenclátor. (c) Que, subsidiariamente, declare la caducidad de dicha marca para todos aquellos productos para los que no se acredite un uso real y efectivo por la demandada. (d) Que la solicitud, uso y registro por la demandada de la marca número 2 529 728 ‹Vogue Studio› constituye una infracción de los derechos de marca de las actoras sobre el distintivo ‹Vogue›. (e) Que, como consecuencia del anterior pronunciamiento, declare la nulidad de la marca número 2 529 728 ‹Vogue Studio›. 2º.- Condene a la demandada: (a) A estar y pasar por las declaraciones anteriores. (b) A abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso de la marca número 255 186 ‹Vogue› para los productos para los que se haya caducado. (c) Subsidiariamente y para el caso de que se desestimara la caducidad de dicha marca, se condene a la demandada a usar dicha marca en la forma bajo la que figura registrada. (d) A abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso de la marca número 2 529 728 ‹Vogue Studio› o de cualquier distintivo que integre la marca ‹Vogue› de las actoras. (e) A retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios o comerciales o cualquier otro objeto en los que se consigne el distintivo ‹Vogue Studio›. (f) A publicar la sentencia a su costa en la Sección Económica de un periódico a elegir por las actoras entre los tres de mayor difusión nacional. 3º.- Proceda en su día: (a) A ordenar la cancelación total (o, en su caso, parcial) de la marca número 255 186 ‹Vogue› remitiendo al efecto el oportuno oficio de la Oficina Española de Patentes y Marcas. (b) A ordenar la cancelación de la marca número 2 529 728 ‹Vogue Studio› remitiendo al efecto el oportuno oficio de la Oficina Española de Patentes y Marcas ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veintitrés de octubre de dos mil siete , conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 522/2007.

Heat Mode, SL fue emplazada, como demandada, y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña María José Blanchar García, la cual, en ejercicio de esa representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Heat Mode, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que no era cierto que dicha sociedad no usara la marca número 255 186 para los productos para los que había sido concedida, añadiendo que también lo había hecho su causante, como quedó probado en un expediente de oposición, tramitado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, según evidenciaba el documento número 2, que presentaba. Que, realmente, lo que había sucedido es que había utilizado la referida marca en una forma actualizada y modernizada, por razones de estrategia comercial.

También afirmó que no procedía declarar la nulidad de la marca número 2 529 728, ya que no había riesgo de confusión con las de las demandante, desde el momento en que los productos respectivos eran distintos - clases 16 y 25 - y los diseños de los signos no eran iguales - letras con formato y tonalidad diferentes -. En todo caso, negó el aprovechamiento de notoriedad, el riesgo de confusión y el peligro de dilución.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Heat Mode, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, una " sentencia absolviendo íntegramente a mi mandante de todas las peticiones de la demanda, imponiendo a la parte actora las costas del procedimiento con expresa declaración de temeridad ".

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, los días veinticuatro de abril y veinticinco de septiembre de dos mil ocho, respectivamente, y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona dictó sentencia, el día cuatro de marzo de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimar la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Anzizu, en representación de Avance Magazine Publisher INC y Ediciones conde Nast, SA, y, en consecuencia, declaro que: (a) La marca número 255 186 no ha sido usada de forma real y efectiva por la demandada en los cinco años anteriores a la presentación de la presente demanda para todos los productos y servicios para los que se registró, tal y como fue inscrita. (b) La caducidad por falta de uso del registro de la marca española número 255 186 . (c) La solicitud, uso y registro por la demandada de la marca número 2 519 728 constituye una infracción de los derechos de marca de las actoras sobre el distintivo . 2º.- Condeno a la demandada Heat Mode, SL: (a) A abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso de la marca número 255 186 . (b) A abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso de la marca número 2 529 728 . (c) A retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios o comerciales o cualquier otro objeto en los que se consigne el distintivo . (d) Al pago de las costas procesales. 3º.- Procédase: (a) A la cancelación de la marca número 255 186 , remitiendo al efecto el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas. (b) A la cancelación de la marca número 2 529 728 , remitiendo al efecto el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.".

La representación procesal de Heat Mode, SL recurrió en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona de cuatro de marzo de dos mil nueve .

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, la cual tramitó el recurso, con el número 284/2009, y dictó sentencia, con fecha treinta de junio de dos mil diez , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Heat Mode, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, con fecha cuatro de marzo de dos mil nueve , en autos de los que dimana el presente rollo, que revocamos; y, en su lugar, dictamos otra por la que desestimamos íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de las entidades Advance Magazine Publishers Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, sin que proceda hacer especial condena de las costas causadas en la primera y segunda instancia ".

La representación procesal de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA preparó e interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de treinta de junio de dos mil diez .

El Tribunal de apelación elevó las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintinueve de marzo de dos mil once , decidió: " Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, interpuestos por la representación procesal de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, contra la sentencia dictada, con fecha treinta de junio de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 284/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 522/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona ".

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación procesal de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de treinta de junio de dos mil diez , se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

ÚNICO. La infracción del artículo 24 de la Constitución Española en la valoración de la prueba.

El recurso de casación interpuesto, por la representación procesal de Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de treinta de junio de dos mil diez , se compone de dos motivos, en el que las recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

La infracción del artículo 39, apartado 2, letra A), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

La infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Anibal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Heat Mode, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló para la vista del recurso el seis de marzo de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar, con la asistencia del Letrado don Enrique Armijo Chávarri y la procurador de los Tribunales doña Almudena Galán González por la parte recurrente y del Letrado don Pedro José Fariño Quiroga y del Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro por la parte recurrida.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

Las demandantes, Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA, integradas en un mismo grupo de sociedades, son editoras, entre otras revistas, de " Vogue ", muy conocida en el mundo de la moda femenina.

Además, son titulares - la primera - de las marcas españolas denominativas números 65 915, " Vogue ", solicitada el veinte de noviembre mil novecientos veintiséis y concedida, el uno de enero de mil novecientos veintiocho, para productos de la clase 16; y 2 555 163, " Vogue ", solicitada el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y concedida, el uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, para productos de la clase 16; y - la segunda - de las marcas españolas números 2 260 821, " Vogue Novias ", solicitada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida, el dieciséis de noviembre de dos mil, para productos de la clase 16; 2 260 822, " Vogue Belleza ", solicitada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida, el dieciséis de octubre de dos mil, para productos de la clase 16; y 2 260 823, " Vogue Colecciones ", solicitada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida, el dieciséis de noviembre de dos mil, para productos de la clase 16.

La demandada, Heat Mode, SL, tiene por objeto la fabricación, acabado, estampación, manipulación, comercio al mayor y al por menor, exportación e importación de todo tipo de tejidos y prendas textiles, así como de sus complementos y accesorios.

Es titular de las marcas españolas mixtas números 255 186, " Vogue ", concedida para artículos de corsetería, fajas, sostenes y prendas similares, clase 25, la cual adquirió, derivativamente, el veinticuatro de octubre de dos mil seis; y 2 529 728, " Vogue Studio ", que le fue concedida, el diez de junio de dos mil seis, para productos de la clase 25.

2. En la demanda, Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA alegaron que la marca número 255 186 no había sido usada, efectiva y realmente, en España para los productos para los cuales estaba registrada, en los cinco años anteriores, en contra de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

   También alegaron que la marca número 2 529 728 había sido registrada con infracción de la prohibición relativa que contienen los artículos 6 y 8 de la misma Ley . Consecuentemente, ejercitaron las acciones declarativas de la caducidad y de la nulidad de una y otra marca, respectivamente, con apoyo en las normas de los artículos 58 y 52, apartado 1, de la propia Ley.

3. En la primera instancia fue íntegramente estimada la demanda. En la segunda, a la que había llevado el litigio con su recurso la demandada, la decisión judicial fue totalmente desestimatoria de ambas acciones.

   El Tribunal de apelación desestimó la acción de caducidad por considerar que Heat Mode, SL había demostrado que usaba efectivamente la marca número 255 186, si bien en una forma diferente a aquella con la que había sido registrada. Y decidió lo mismo respecto de la acción de nulidad, por entender que la marca número 2 529 728 no generaba riesgo de confusión con las de las demandantes.

   Contra la sentencia de la Audiencia Provincial interpusieron Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, por los motivos que seguidamente se examinan.

1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LAS DEMANDANTES.

Enunciado y fundamentos del único motivo.

Con apoyo en la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA denuncian la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , por error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Se refiere el motivo a la declaración, como hecho probado, efectuada en su sentencia por el Tribunal de apelación, de que Heat Mode, SL utilizó en el mercado su marca número 255 186, desde el año mil novecientos noventa y siete, con una forma distinta, de modo que había coexistido, desde entonces, con las de las recurrentes.

Alegan éstas que tales uso y coexistencia no se podían considerar demostrados, dado que no permitía tenerlos por ciertos, ante la ausencia de otra prueba, la declaración de un único testigo, cuyo fundamento de credibilidad era escaso.

Desestimación del motivo.

1. Entre otras, en la sentencia 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , el Tribunal Constitucional, en su labor de interpretación del artículo 24 de la Constitución Española , destacó que " concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración ". En la sentencia 55/2001, de 26 de febrero - tras referir el error a un " dato fáctico indebidamente declarado como cierto " -, señaló los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de la vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que examinamos. En particular, destacó que el error ha de ser determinante de la resolución adoptada - en el sentido de que, " constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución, de no haberse incurrido en el mismo " - y patente - " o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia " - .

   En nuestra sentencia número 418/2012, de 28 de junio , destacamos la admisibilidad de un excepcional control de la valoración de la prueba por medio del recurso extraordinario por infracción procesal - siempre con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, pero recordamos que " no todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional [...] ", dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: " 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión ; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ".

2. En aplicación de esa doctrina procede desestimar el motivo, que, al fin, está referido al valor de la declaración de un testigo.

   La fuerza probatoria de las declaraciones testificales se determina, en cada caso, según las reglas de la sana crítica - estos es, conforme a normas empíricas de buen sentido - y en consideración a la razón de ciencia que hubieren dado, así como a las circunstancias en ellos concurrentes - artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, con independencia de su número y aunque fuera uno sólo el que hubiera declarado - la regla clásica " testis unus testis nullus ", referida en Digesto 48.18.20, no rige en nuestro proceso -.

   En todo caso, no se advierte el error patente que denuncian las recurrentes, ya que el testigo a que se refiere el motivo afirmó, sustancialmente, lo que el Tribunal de apelación consideró probado.

   Lo que pretenden aquellas, por la vía del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es que el recurso extraordinario se convierta en la llave que abra una nueva instancia y permita revisar la valoración de la prueba practicada en la primera. Lo que no cabe.

2. RECURSO DE CASACIÓN DE LAS DEMANDANTES.

Ámbito objetivo del recurso de casación.

La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal, en el que, como se ha visto, las recurrentes pretendían una revisión de la prueba practicada en el proceso, recomienda formular, al inicio del examen de este otro, una precisión sobre el ámbito del mismo.

En la sentencia 765/2012, de 28 de diciembre - con cita de las números 701/2010, de 4 de noviembre y 532/2011, de 18 de julio - expusimos que las funciones nomofiláctica y de unificación de la aplicación judicial del ordenamiento que, por medio de la protección del ‹ ius litigatoris › (derecho subjetivo del litigante), cumple el recurso de casación, se realizan mediante el examen de la aplicación a la cuestión de hecho de las normas sustantivas del ordenamiento, no de las procesales, para las que está indicado el recurso extraordinario por infracción procesal.

Añadimos que " el supuesto de hecho al que se ha de proyectar el recurso de casación no es el que pueda haber reconstruido, interesadamente o no, la parte recurrente, sino el que hubiera declarado probado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba que se practicaron en el proceso " y que, si es cierto que " queda fuera del ámbito de la casación la reconstrucción de los hechos declarados probados en las instancias ", ha de tenerse en cuenta que los mismos - necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acecidos - " constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se quiere aplicar, razón por la que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser puestos en relación con el precepto del que forman parte como supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista ", además de que, " en ocasiones, el enunciado de la norma está integrado no sólo por hechos, sino también por reglas o conceptos necesitados de una definición previa o integración para poder averiguar su sentido ". Señalamos que las expuestas son razones por las que un enjuiciamiento sobre el fondo puede exigir, en la operación que se ha denominado descriptivamente como el incesante ir y venir del supuesto fáctico a la norma y a la inversa, " además de una correcta fijación de los hechos relevantes para afirmar o negar la consecuencia jurídica pretendida - a cuyo fin no sirve, por lo dicho, el recurso de casación y sí, limitadamente, el de infracción procesal -, la práctica de otras serie de operaciones lógicas que, ajenas a lo que se conoce como valoración de la prueba, generan juicios de valor que aportan criterios adecuados para la identificación del enunciado de la norma sustantiva, las cuales son propias de la interpretación o integración de ésta - para las que puede servir el recurso de casación y no el otro- ".

Entre esos juicios de valor que aportan pautas o criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trate y cuyo control no queda fuera de la casación, se encuentran, entre otros, el riesgo de confusión, verdadero eje del sistema de marcas - que aquí importa identificar para determinar si concurre la prohibición relativa de registro de un signo -, y la cuestión de si el uso de una marca, de cuya caducidad se trate, ha tenido lugar en forma que altere significativamente o no el carácter distintivo que la misma tiene según el registro.

En el mismo sentido, la sentencia 27/2013, de 4 de febrero .

Enunciado y fundamentos del primero de los motivos.

Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA denuncian la infracción del artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Se refiere el motivo a la decisión del Tribunal de apelación de desestimar la acción de caducidad de la marca mixta número 255 186, de que es titular Heat Mode, SL, ejercitada por ellas en la demanda.

Alegan las recurrentes que el Tribunal de apelación no había aplicado correctamente la referida norma, al considerar que la forma con la que declaró probado el uso del signo por la demandada no implicaba alteración de su carácter distintivo.

Añaden que el visible acercamiento de la nueva forma a sus notorias marcas, evidenciaba un propósito en la demandada de asociarlas; del mismo modo que el posterior registro por la demandada de la marca número 2 529 728, sustancialmente parecida a aquellas de las que ellas eran titulares - salvo por la añadida y poco relevante palabra " studio " - ponía de manifiesto el implícito reconocimiento, por parte de Heat Mode, SL, de que el cambio implicaba una extralimitación no amparada por el registro de la marca ahora objeto de la declaración de caducidad.

Estimación del motivo.

Estableció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de marzo de 2003 (C-40/2001 ), que el concepto de uso efectivo de la marca, a que se refieren los artículos 10 y 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , " debe interpretarse de manera uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario " (25), dado que, al redactar dichos preceptos, se " quiso someter el mantenimiento de los derechos de marca al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no varíe en función de la Ley de que se trate " (29).

Esa doctrina impone interpretar el artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - que, con precedente en el artículo 5, letra C), apartado 2, del Convenio de la Unión de París , se refiere al uso de una marca en forma diferente de aquella en la que fue registrada - de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE , para entender que la alteración " de manera significativa ", que la Ley exige, no es más que aquella que varíe o modifique " el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta ha sido registrada ", que es lo que establece la norma comunitaria.

No tuvo en cuenta el Tribunal de apelación al llevar a cabo la identificación del elemento de la marca mixta número 255 186 con mayor fuerza distintiva, que la regla general, según la que esa condición recae sobre el denominativo, puede verse alterada en ciertos supuestos; entre ellos, aquél en que la prioridad de otro signo igual impone que el conjunto de letras que lo integran se presente con una forma gráfica singular, para establecer una cierta distancia, respecto del ya existente, que permita diferenciar un origen empresarial del otro - como, de modo evidente, sucedió en el caso -.

En conclusión, al haber sido sustituido el peculiar tipo de letra con el que había sido registrada y que, según lo expuesto, dotaba de fuerza distintiva a la marca número 255 186, el uso por la demandada del elemento denominativo " Vogue ", con otra presentación gráfica - que, además, se aproxima a los notorios signos de la demandante -, no merece ser amparado por la norma del artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

El motivo debe, por ello, ser estimado y el conflicto decidido en los términos en que lo había hecho el órgano judicial de la primera instancia.

Enunciado y fundamentos de segundo de los motivos.

Advance Magazine Publishers, Inc. y Ediciones Conde Nast, SA denuncian la infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Se refiere este motivo a la decisión del Tribunal de apelación de desestimar la acción de nulidad relativa de la marca mixta número 2 529 728, de que es titular Heat Mode, SL, también ejercitada por ellas en la demanda.

Alegan las recurrentes que el Tribunal de apelación no había aplicado correctamente las normas mencionadas, al haber entendido que el registro de la marca de la demandada - mixta, formada por los elementos denominativos " Vogue " y " studio ", aquel dentro de un rectángulo y este fuera del mismo - no generaba un riesgo de confusión y asociación o un perjuicio para las notorias de las que ellas son titulares - las cuales se mencionaron al principio -.

Estimación del motivo.

El efecto de cierre que produce el registro de una marca que hubiera ganado notoriedad - condición que se ha reconocido al menos a la denominativa " Vogue " de que es titular una de las demandantes - se extiende a los intentos de registros posteriores, aunque estén referidos a productos o servicios no similares, con tal de que el uso de las que se pretende registrar pueda generar riesgo de confusión asociativa - esto es, " indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos "- o lesionar, sin justa causa, los intereses del titular de la marca registrada, ya se trate de un aprovechamiento indebido de la notoriedad de ésta, ya de un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad - artículo 8, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -.

El Tribunal de apelación negó la infracción de la prohibición mencionada en el motivo, condicionado, en buena medida, por la, por él, afirmada coexistencia, durante años, de la marca número 2 529 728 con las de las demandantes - además de con otras, que nada tienen que ver -, dando por cierto lo que ha sido negado al examinar el anterior motivo, esto es, que aquella marca - registrada por Heat Mode, SL en el año dos mil seis - fue - hasta entonces - la número 255 186, aunque usada en otra forma.

La coexistencia, claro está, en el limitado e inferior tiempo en que pudo realmente producirse, no puede ser considerada determinante - así, a la vista del artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001 -.

Por el contrario, sí lo ha de ser que no se haya tenido en cuenta el Tribunal de apelación, entre otros criterios que indica el artículo 8, el evidente peligro de conexión entre los productos textiles identificados con la marca 2 529 728 y las demandantes, titulares de marcas muy semejantes a aquella, con las que distinguen un producto muy conocido en el mercado, con una influencia evidente en el mundo de la moda.

Al igual que el motivo anterior, éste ha de ser estimado, con la consecuencia de que el conflicto quede decidido en los términos en que lo había hecho el órgano judicial de la primera instancia.

Régimen de las costas.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el régimen de las costas debe ser el siguiente:

Las del recurso extraordinario por infracción procesal - desestimado - quedan a cargo de las recurrentes.

Las del recurso de casación - estimado - no han de ser impuestas a ninguna de las partes.

Las de la apelación - en cuanto debió ser desestimada - las debe pagar la demandada apelante.

Las costas de la primera instancia las impuso correctamente el Juzgado de lo Mercantil a la demandada.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución .