STS 73/2013, 26 de Febrero de 2013

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Francisco-Ramón Atela Arana, en nombre y representación de Agustina interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao, contra Frida y Victor Manuel , para que se dictase sentencia:

   "en la que: Declare: Que las marcas: núm. 2.536.148 "IVAÑEZ" Clase 30ª, núm. 2.542.998 "GRAFICA" Clase 30ª, la núm. 2.588.277 "IVAÑEZ " (mixt

   1. Clase 30, 35 y 43, la núm. 2.839.941 "TURRONERIA IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, y por último la núm. 2.839.945 "TURRONES IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, han sido solicitadas por Dª Frida y D. Victor Manuel con fraude de los legítimos derechos de Dª. Agustina y con violación de una obligación contractual y como consecuencia

   Acuerde:

   1. La propiedad de la tercera parte indivisa de las marcas: núm. 2.536.148 "IVAÑEZ" Clase 30ª, núm. 2.542.998 "GRAFICA" Clase 30ª, la núm. 2.588.277 "IVAÑEZ " (mixta) Clase 30, 35 y 43, la núm. 2.839.941 "TURRONERIA IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, y por último la núm. 2.839.945 "TURRONES IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, a favor de Dª. Agustina .

   2. La anotación de dicha propiedad de la tercera parte indivisa de las marcas: núm. 2.536.148 "IVAÑEZ" Clase 30ª, núm. 2.542.998 "GRAFICA" Clase 30ª, la núm. 2.588.277 "IVAÑEZ " (mixta) Clase 30, 35 y 43, la núm. 2.839.941 "TURRONERIA IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, y por último la núm. 2.839.945 "TURRONES IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43 a favor de Dª. Agustina en la Oficina Española de Patentes y Marcas,

   Todo ello con expresa imposición de las costas a los demandados si se opusiese a la demanda.".

2. La procuradora Marta Arruza Doueil, en representación de Frida y Victor Manuel , contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que se desestime íntegramente la demanda con expresa imposición de las costas causadas a la actora.".

3. El Juez de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao dictó Sentencia con fecha 29 de mayo de 2009 , con la siguiente parte dispositiva:

   "FALLO Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación de Dña. Agustina contra Dña. Frida y D. Victor Manuel ,

   -debo declarar y declaro que las marcas: núm. 2.536.148 "IVAÑEZ" Clase 30ª, la núm. 2.588.277 "IVAÑEZ" (MIXT

   1. Clase 30, 35 y 43, la núm. 2.839.941 "TURRONERIA IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, y por último la núm. 2.839.945 "TURRONES IVAÑEZ" Clase 30, 35 y 43, han sido solicitadas por Dña. Frida y D. Victor Manuel , con fraude de los legítimos derechos de Dña. Agustina y con violación de una obligación contractual y como consecuencia,

      -y debo acordar y acuerdo:

   1. La propiedad de la TERCERA PARTE INDIVISA de las MARCAS: núm. 2.536.148 "IVAÑEZ" Clase 30ª, núm. 2.542.998 "GRAFICA" Clase 30ª, la núm. 2.588.277 "IVAÑEZ" (MIXTA) Clase 30, 35 y 43, la núm. 2.839.941 "TURRONERIA IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, y por último la núm. 2.839.945 "TURRONES IVAÑEZ" Clase 30, 35 y 43 a favor de Dña. Agustina .

   2. La anotación de dicha propiedad de la TERCERA PARTE INDIVISA de las MARCAS: núm. 2.536.148 "IVAÑEZ" Clase 30ª, núm. 2.542.998 "GRAFICA" Clase 30ª, la núm. 2.588.277 "IVAÑEZ" (MIXTA) Clase 30, 35 y 43, la núm. 2.839.941 "TURRONERIA IVAÑEZ" Clases 30, 35 y 43, y por último la núm. 2.839.945 "TURRONES IVAÑEZ" Clase 30, 35 y 43 a favor de Dña. Agustina en la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS;

      todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

      Que desestimando el recurso de reposición interpuesto por la representación de Dña. Frida y D. Victor Manuel , contra la providencia de fecha 21-1-09, no ha lugar a reponer la misma, debiendo mantenerse ésta en todos sus términos, todo ello con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en dicho trámite".

      Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Frida y D. Victor Manuel ,

   La resolución de este recurso correspondió a la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, mediante Sentencia de 13 de mayo de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "FALLAMOS: Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Dª Frida y D. Victor Manuel , contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de Bilbao en el juicio ordinario nº 553/08 del que este rollo dimana, revocamos parcialmente dicha resolución en el sentido siguiente: mantenemos el pronunciamiento de la sentencia de instancia en cuanto a que la solicitud por los apelantes de la marca nº 2.542.998, Gráfica, Clase 30, "Emilio Ivañez Coloma El turrón del Portalito El Tenderete", ha sido efectuada con fraude a los derechos de Dª Agustina ; por lo que acordamos la propiedad de ésta sobre la tercera parte indivisa de la referida marca y la correspondiente anotación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

   Revocamos la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos, que dejamos sin efecto.

   No se efectúa una singular imposición de las costas de ambas instancias a ninguna de las partes.".

   Interposición y tramitación del recurso de casación

5. El procurador Francisco-Ramón Atela Arana, en representación de Agustina , interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 4ª.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Infracción del art. 2.2. de la Ley de Marcas .".

6. Por Diligencia de Ordenación de 1 de septiembre de 2010 la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 4ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente Agustina representada por la procuradora Olga Rodríguez Herranz; y como parte recurrida Victor Manuel y Frida , representados por la procuradora Paloma Valle Tormo.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 1 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de DOÑA Agustina , contra la Sentencia dictada, con fecha 13 de mayo de 2010, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 544/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 553/2008 del Juzgado Mercantil nº 2 de Bilbao.".

9. Dado traslado, la representación de Frida y Victor Manuel , presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 31 de enero de 2013, en que ha tenido lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del recurso de casación conviene partir de una breve reseñada de los hechos acreditados en la instancia, tal y como fueron declarados probados por la sentencia recurrida.

   i) La actora, Agustina y sus dos hermanos demandados, Frida y Victor Manuel , en noviembre de 1994 constituyeron una comunidad de bienes para la comercialización al por menor de turrones y dulces en un local de la CALLE000 nº NUM000 - NUM001 de Bilbao.

   ii) Con esta comunidad de bienes, los hermanos Agustina Frida Victor Manuel continuaron la explotación de un negocio familiar iniciado en el siglo XIX por su bisabuelo, trasladado luego a Bilbao por su abuelo Sebastián , y seguido más tarde por su madre ( Alicia ) y su tío ( Ángel Jesús ), quienes lo hicieron empleando la denominación "Hijos de Eladio Iváñez Coloma", hasta la constitución de la reseñada comunidad de bienes.

   iii) Formaba parte del negocio explotado por la comunidad de bienes, la marca registrada núm. 371.603, denominativa "Eladio Iváñez Coloma", licenciada por su titular, Jijona, S.A., un paquete de acciones de esta sociedad, el contrato de arrendamiento del local de la CALLE000 nº NUM000 - NUM001 y las fórmulas artesanales con que se elaboraban los turrones y otros dulces que comercializaban.

   iv) En el año 2003, sin resolver formalmente la comunidad de bienes, los hermanos Agustina Frida Victor Manuel dejaron de operar a través de ella y se separaron, de tal forma que Agustina continuó con el negocio en el local de la CALLE000 nº NUM000 - NUM001 y sus hermanos Frida y Victor Manuel se trasladaron a un local de la misma calle Correo, en el núm. 23, donde continuaron con la misma actividad comercial.

   v) Agustina publicita su negocio de la CALLE000 NUM000 - NUM001 con el signo distintivo meramente denominativo "Turronería Adelia Iváñez, Nieta de Eladio Iváñez Coloma".

   vi) Frida y Victor Manuel , en marzo de 2003, solicitaron los siguientes registros de marca:

   · la marca núm. 2.536.148, denominativa "Ivañez", para productos de la clase 30ª;

   · la marca núm. 2.542.998, gráfica que, junto con la mención "el tenderete", representa un portal, en el que aparece la figura de un hombre y a su lado un vitrina de color blanco en la que se exhiben dos baldas de dulces, y sobre la vitrina aparece un cartel de color blanco en el que con letras azules se puede leer la leyenda "Eladio Ivañez Coloma, El Turrón del Portalito. Antiguo puesto de turrones fundado en el año 1860". El registro también es para productos de la clase 30ª;

   · la marca núm. 2.588.377, mixta que incluye la denominación "Ivañez", para productos de las clases 30ª, 35ª y 43ª;

   · y las marcas nums. 2.839.941 y 2.839.945, denominativas "Turronería Ivañez" y "Turrones Ivañez", también para productos de las clases 30ª, 35ª y 43ª.

2. Frente a estos registros y solicitudes de marca, Agustina ejercitó una acción reivindicatoria, al amparo del art. 2.2 LM , por entender que la solicitud había sido de mala fe y en fraude de los derechos que correspondían a la actora como miembro de la comunidad de bienes no disuelta.

3. La sentencia dictada en primera instancia, que considera como hecho probado que la denominación "Turrones Ivañez" pertenecía al acervo de la comunidad de bienes, a través de la cual los tres hermanos habían explotado el negocio, entendió que con la solicitud y, en su caso, la concesión de las marcas litigiosas, en las que prima el término "Ivañez", se defraudaron los legítimos intereses que Agustina tenía en la comunidad de bienes, pues el término "Ivañez" identificaba, para los clientes y terceros, el negocio desarrollado por la comunidad en la CALLE000 núm. NUM000 . Consecuentemente, la sentencia estimó íntegramente la demanda y con ella la acción reivindicatoria respecto de todas las marcas litigiosas.

4. La Audiencia, sin embargo, rechaza que hubiera quedado acreditado que "el negocio instalado en la CALLE000 NUM000 - NUM001 girase normal o habitualmente, de cara a terceros, bajo la denominación de "Turronería Ivañez" o "Turrones Ivañez", sin perjuicio de que esas denominaciones se pudieran haber utilizado de forma anecdótica, esporádica o incluso errónea en algunas ocasiones (..)". Y declara probado que el nombre comercial realmente empleado de forma habitual era el de "Hijos de Eladio Ivañez Coloma", que era el que aparecía en las bolsas y envoltorios, así como en la publicidad de prensa y radio.

   En atención a lo anterior, la sentencia rechaza que la solicitud de registro, por parte de los demandados, de las marcas en las que resalta el término "Ivañez" haya sido realizada en fraude de los eventuales derechos de la actora. En consecuencia, la Audiencia estima parcialmente el recurso y desestima la pretensión reivindicatoria respecto de todas las marcas, salvo la núm. 2.542.998, porque esta última sí que contiene la denominación "Eladio Ivañez", que coincide esencialmente con la denominación con la que operaba la comunidad de bienes.

   Frente a esta sentencia, la actora interpuso recurso de casación, que se basa en un sólo motivo.

   Planteamiento del único motivo de casación

5. Aunque la formulación del recurso de casación no es muy clara, parece que se basa en la infracción del art. 2.2 Ley 17/2001 , de marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta. Esta infracción se habría producido al no haberse apreciado el fraude de los derechos de la actora ocasionado con la solicitud de la marca núm. 2.536.148, denominativa "Ivañez", para productos de la clase 30ª; de la marca núm. 2.588.377, mixta que incluye la denominación "Ivañez", para productos de las clases 30ª, 35ª y 43ª; y de las marcas nums. 2.839.941 y 2.839.945, denominativas "Turronería Ivañez" y "Turrones Ivañez", también para productos de las clases 30ª, 35ª y 43ª.

   La jurisprudencia invocada se contiene en las sentencias de esta Sala 1017/2007, de 5 de octubre ; 273/2006, de 24 de marzo ; 1038/2005, de 30 de diciembre ; 399/2005, de 30 de mayo ; y 113/2005, de 25 de febrero . Aunque fueron dictadas bajo la vigencia de la anterior Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), resultaba de aplicación un precepto, el art. 3, similar en cuanto a su contenido al art. 2.2 de la actual Ley de Marcas . En síntesis, esta jurisprudencia se trae a colación para resaltar que no se exige una identidad absoluta de los signos para que pueda existir jurídicamente, sino que basta que sea sustancial, y que tampoco es precisa la prueba de que los signos afectados fueran notorios.

   Pero el recurso pretende algo más que una valoración jurídica de los hechos probados en la instancia, pues se apoya en una realidad (el vocablo central y característico de los signos empleados por la comunidad de bienes era Ivañez) que, no sólo no se ha acreditado en la instancia, sino que expresamente la sentencia de apelación ha concluido que no estaba probada.

   El motivo debe desestimarse.

   Desestimación del motivo casación

6. La posibilidad de reivindicar la titularidad de una marca solicitada en fraude de los derechos de un tercero viene prevista actualmente en el art. 2.2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, según el cual, "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria. ..".

   En nuestro caso, la actora entiende que la solicitud y el registro de las marcas controvertidas, por parte de sus otros dos hermanos, miembros de la comunidad de bienes que continuó la explotación del negocio familiar de turrones desde el año 1994 hasta el año 2003, se hizo en fraude de los derechos que ella tiene en la referida comunidad de bienes, en cuanto condómina.

   Para que pueda prosperar esta acción es necesario que los signos objeto de la solicitud y registro coincidan esencial o sustancialmente con los que venía explotando la comunidad de bienes, de modo que pueda reconocerse a esta última un mejor derecho sobre los mismos frente a una solicitud de registro, que, con abuso de confianza, pretende apropiarse del derecho de exclusiva sobre tales signos (se entiende para los productos o servicios para los que venía usándolo la comunidad).

   En este caso, es clara la relación de confianza de los solicitantes con la comunidad de bienes, de la que forman parte y a través de la que explotaban el negocio familiar. La demandante, en cuanto miembro de una comunidad de bienes, tiene un derecho a participar en la titularidad de los registros de marca que correspondieran a la comunidad, con el régimen de copropiedad previsto en el art. 46 LM . El registro solicitado por dos de los miembros de la comunidad, si efectivamente afectara a un signo explotado por la comunidad, supondría un fraude al derecho de la otra comunera, que habría quedado excluida de la copropiedad sobre tales signos.

   Pero la controversia no versa respecto de la relación de confianza que pudiera haber propiciado el registro en fraude de los derechos de una de las comuneras, sino sobre la cuestión previa de la identidad sustancial de los signos distintos. En la sentencia 1017/2007, de 5 de octubre , invocada por el recurso, si bien argumentábamos que "la identidad de los signos no ha de ser necesariamente absoluta para existir jurídicamente", sí exigíamos al menos una identidad sustancial, al declarar que "basta que sea sustancial, desde el momento en que se admite, dentro de ciertos límites, el uso de una marca de forma diferente a aquella en la que hubiera sido registrada".

   El recurso no puede obviar que la sentencia recurrida expresamente ha declarado que la comunidad no empleaba ninguno de los signos controvertidos, en los que resalta por su mayor distintividad las denominaciones "Ivañez", "Turrones Ivañez" y "Turronería Iváñez". Los signos con que, según se declara probado en la instancia, operaba la comunidad eran "Hijos de Eladio Ivañez Coloma" o "Eladio Ivañez Coloma", que era la marca registrada que tenía licenciada. Apoyada en estos hechos, la Audiencia concluye que no se han podido defraudar los derechos que una de los miembros de la comunidad de bienes tenía sobre el signo "Ivañez", mediante las solicitudes de registro realizadas por los otros dos miembros de la comunidad, porque este no era el signo empleado por la comunidad de bienes ni aquel con el que era comúnmente conocida en su actividad de comercialización de turrones y otros productos de pastelería.

   Con ocasión de este recurso, no cabe revisar los juicios y valoraciones que respecto de la acreditación de los hechos ha realizado el tribunal de instancia, que es lo que subyace al recurso, pues se apoya en una realidad fáctica distinta de la declarada probada, al insistir en que el negocio explotado por la comunidad era comúnmente conocido como "Ivañez". La declaración de la Audiencia que expresamente afirma que esto no ha quedado probado, impide que podamos tenerlo en consideración para revisar la valoración jurídica sobre el mejor derecho de la comunidad respecto de los signos reivindicados. Por esta razón, procede desestimar el recurso de casación.

   Costas

7. Aunque hemos desestimado el recurso, no procede imponer las costas en atención a las dudas que genera la valoración sobre la identidad sustancial de los signos, condicionada por los hechos probados de la sentencia de instancia ( art. 394 LEC ).

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Agustina contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 4ª) de 13 de mayo de 2010, que resuelve la apelación (rollo núm. 544/2009 ) formulada contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 29 de mayo de 2009 (juicio ordinario 553/08), sin expresa condena en costas.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.