STS, 19 de Julio de 2012

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) se ha seguido el recurso número 1296/2007 , contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 17 de septiembre de 2007, que estimando el recurso de alzada interpuesto por EDF Consulting SA frente a la Resolución de 25 de enero de 2006, que había concedido la marca 2.611.159, EDF IBERICA, para las clases 37 y 42 a Electricité de France, deniega dicha marca.

La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó Sentencia el 30 de junio de 2011 por la que estima el recurso contencioso-administrativo, cuyo fallo es el siguiente:

Que debemos estimar y estimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por la Procuradora Dª Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de la mercantil ELECTRICITE DE FRANCE, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 19 de julio de 2007, que denegó el registro de la marca nº 2611159, EDF IBÉRICA, estimando recurso de alzada planteado por EDF Consulting SA, representada por el Procurador D. Oscar García Cortés; consecuentemente, declaramos que la resolución de 17 de septiembre de 2007 no es conforme a derecho y que procede el registro de la marca en cuestión; todo ello sin declaración en cuanto a costas procesales.

Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de E.D.F. Consulting S.A. presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por diligencia de ordenación de 25 de noviembre de 2011, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo como recurrente E.D.F. Consulting S.A., al tiempo que presentó el 17 de enero de 2012 escrito de interposición del recurso de casación, en el que se hacen valer tres motivos impugnatorios:

1. Al amparo del artículo 88.1.c) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, alegando la insuficiente motivación de la sentencia.

2. Al amparo del artículo 88.1.c) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denunciando la existencia de incongruencia omisiva.

3. Al amparo del artículo 88.1.d) en relación con la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 6.1.d) de la Ley de Marcas , en materia de prioridad y continuidad registral.

Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, la Procuradora Sra. Sorribes Calle, en nombre y representación de Electricité de France, formuló escrito de oposición en el que suplicaba se dicte sentencia confirmando la de instancia.

Se señaló para votación y fallo el 10 de julio de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de fecha 30 de junio de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo número 1296/2007 , contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2007, por la que estimando el recurso de alzada de EDF Consulting SA frente a la Resolución de 25 de enero de 2006, que había concedido la marca 2.611.159, EDF, para las clases 37 y 42 a Electricité de France, deniega dicha marca.

La Sentencia de instancia, siguiendo el mismo criterio mantenido en otra anterior de la misma Sala, estimó el recurso interpuesto en consideración al reconocimiento a la entidad demandante de un derecho de prioridad registral que enerva la fuerza obstativa de la marca oponente.

La fundamentación de la Sentencia, tras reproducir el contenido de los artículos 4 , 6.1 y 8 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas , continúa expresándose en los siguientes términos:

[...] Es desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria - Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 ( RJ 1986\1164 ), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 1988\6381 y RJ 1988\10058), y de 10 de octubre de 1.994 (RJ 1994\7505).

[...] A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.997 (RJ 1997 \5072) cuando señala que "El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias".

[...] Asimismo la jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994\160)-.

Asimismo se viene diciendo en la referida jurisprudencia que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994\160)-.

[...] Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente" - Sentencias de 14 , 21 , 21 28 , 28 , de noviembre de 1.996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297 ) y de 4 , 12 , 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)-.

[...] Esta misma Sala, en sentencia de fecha 4 de noviembre de 2010 , en asunto análogo, entre las mismas partes, hizo constar, en el fundamento jurídico tercero lo siguiente: "Analizando pues en concreto las denominaciones enfrentadas "EDF IBERICA" y "EDF CONSULTING", si bien es cierto que lo más característico de ambas son las letras ADF idénticas en las dos denominaciones, y que existe una manifiesta relación entre las áreas en las que ambas pretenden comercializar sus productos y servicios, habiéndose acreditado a través de la prueba documental aportada que tienen prioridad registral desde 1.988 las marcas propiedad de la recurrente "EDF" y "EDF ELECTRICITÉ DE FRANCE" sobre la oponente nº 1.584.383 "EDF CONSULTING" que fue solicitada en 1.990, no puede ahora operar la oposición de la posterior, al igual que no operó para la inscripción de la posterior la existencia previa de las marcas 521.854 y 528.152 propiedad de la hoy recurrente, y que debieron ser opuestas de oficio por el Registro toda vez que la Ley vigente en 1.990 así lo permitía. Por tanto, viniendo coexistiendo ambos nombres comerciales por haberse concedido la inscripción posterior de la oponente, procede la estimación del presente recurso. Por tanto, la Sala no puede menos que seguir el mismo criterio y estimar el recurso interpuesto por Eléctricité de France, y declarar el derecho de la recurrente al registro de la marca EDF IBERICA, nº 2611159, para clases 37 y 42.

La parte recurrente formula su escrito de interposición del presente recurso de casación, haciendo valer tres motivos impugnatorios:

1. Al amparo del artículo 88.1.c) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

   Alega insuficiente motivación de la sentencia por fundarse en la remisión a los fundamentos de otra sentencia sin que, a su juicio, exista analogía entre los supuestos de hecho, pues la sentencia a la que se remite tenía por objeto la confrontación entre marcas distintas de las que constituyen el objeto del presente litigio.

2. Al amparo del artículo 88.1.c) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

   Denuncia la existencia de incongruencia omisiva debido a que la fundamentación por remisión a otra sentencia alegada en el motivo primero ha dejado sin resolver cuestiones esenciales alegadas en la contestación a la demanda.

3. Al amparo del artículo 88.1.d) en relación con la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

   Considera que la sentencia ha vulnerado la doctrina jurisprudencial de esta Sala contenida en las sentencias de 9 de octubre de 2008 (rec. 2074/2006 ) y de 21 de junio de 2000 ( 1285/93 ) en materia de prioridad registral (también llamado continuidad registral).

   Si bien el principio de prioridad registral supone una excepción al artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas en la medida en que niega la fuerza obstativa de las marcas anteriores cuando el registro que se pretende obtener es la extensión de otro prioritario al oponente, la doctrina jurisprudencial invocada por la recurrente ha matizado el alcance de dicho principio a la situación en que la extensión pretendida no sea tal, al haberse introducido diferencias entre la marca anterior y aquella cuyo registro se pretende, lo que entiende que es el caso aquí enjuiciado.

Constituyen antecedentes fácticos relevantes a efectos de resolver las cuestiones que nos han sido suscitadas, las siguientes:

La entidad Electricité de France, había solicitado el registro de la marca nacional n°2.611.159 "EDF IBÉRICA", meramente denominativa, en las clases 35, 37, 39, 40 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, con fundamento en la previa existencia de las marcas internacionales propiedad de esa entidad.

La hoy recurrente, EDF Consulting, SA., titular de la marca española "EDF" número 1.584,383, solicitada el 8 de agosto de 1990 en la clase 42 del referido Nomenclátor, se opuso a que fuera registrada la anterior marca en sus clases 37 y 42, debido a la semejanza próxima a la identidad que la denominación "EDF IBÉRICA" presentaba con la denominación "EDF" de su marca española n° 1.584.383, habida cuenta la irrelevancia distintiva del locativo IBÉRICA, así como la afinidad que entre sí tienen los servicios en el ámbito mercantil de la ingeniería, de las obras y las construcciones, por lo que estima que concurren las condiciones para que a la marca impugnada se le aplicase la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Por Resolución de 25 de enero de 2006, se concluye el expediente acordando la concesión de la marca 2.611.159, "EDF", para las clases 37 y 42, a Electricité de France.

Interpuesto recurso de alzada por la hoy recurrente frente a dicho acuerdo, la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2007 estima el recurso de alzada, rechazando que las marcas internacionales números 521.854 y 528.152 pudieran evitar que prosperase la oposición basada en la marca española n° 1.584.383 EDF, y deniega la marca nacional 2.611.159 "EDF IBERICA", en las clases 37 y 42, en aplicación de la prohibición de registro del artículo 6.1 .b) de la Ley de Marcas , sosteniendo la OEPM que esa denominación "EDF IBERICA" era muy semejante a la denominación "EDF" de la marca opuesta a aquélla y que ambas marcas se aplican a servicios idénticos en esas dos clases 37 y 42.

Electricité de France formula el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución denegatoria del registro de la marca nacional n° 2.611.159 "EDF IBÉRICA" para sus clases 37 y 42 mencionada, no discutiendo la demandante la semejanza de la denominación "EDF IBERICA" de la marca impugnada con la denominación "EDF" de su oponente, ni que las marcas en conflicto se aplicaran a servicios idénticos, sino que mantiene la tesis de que el titular de la marca en litigio había registrado en España las marcas internacionales prioritarias números 521.854 y 528.152 antes de que se registrase la marca española n° 1.584.383 oponente. Dicho recurso culmina con la Sentencia que es hoy objeto del recurso de casación que nos ocupa.

Por su parte, ante esa misma Sección del Tribunal de Instancia se sigue el recurso contencioso-administrativo n° 7/2007, en el que habían intervenido las mismas partes, y en el que Electricité de France impugna las resoluciones registrales que habían denegado en sus clases 35, 37 y 42 el registro que esa empresa había solicitado a favor de su nombre comercial n° 260.599 "EDF IBERICA". Dicho recurso concluye, a su vez, con una sentencia estimatoria, fechada el 4 de noviembre de 2010 , por la que se revoca la inicial denegación de su nombre comercial n° 260.599 "EDF IBERICA" por causa de la oposición de la misma marca española n° 1.584.383.

Comenzaremos nuestro análisis por la primera de las cuestiones planteadas, estimando procedente adelantar su rechazo.

Como ya hemos dicho en nuestra reciente sentencia de 29 de febrero de 2012 (RC 3567/2010 ), "el requisito de motivación se cumple cuando la decisión esté asistida de razones que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales en que se apoya, sin que sea preciso un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas de la cuestión enjuiciada ni que discurra paralelo a las alegaciones de los litigantes, siempre que dicho razonamiento no sea ilógico o irrazonable, lo que concurre en «las resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas» ( Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2008, de 21 enero )."

La lectura íntegra de la sentencia recurrida permite apreciar de manera inequívoca su suficiente motivación. En ella se recoge la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la materia, menciona los signos enfrentados, su ámbito aplicativo y se abordan las alegaciones esenciales de la demandante, concretamente la prioridad registral de que gozan las marcas de su propiedad a la vista del resultado de la prueba documental practicada, tal y como se indicaba en la Sentencia de 4 de noviembre de 2010 de esa misma Sección a la que se remite en su Fundamento de Derecho Noveno, por entender que se trataba de asuntos análogos, toda vez que entre las denominaciones enfrentadas existe gran similitud derivada de la identidad en las tres letras "EDF" y las partes implicadas. Los razonamientos de la Sala de instancia exteriorizan la comparación efectuada y justifican la razón por las que se consideran compatibles las marcas enfrentadas, con una fundamentación jurídica que resulta suficiente y permite, en fin, conocer los criterios esenciales del pronunciamiento emitido.

En el segundo motivo impugnatorio se imputa a la Sentencia de instancia la vulneración del artículo 218 LEC por falta de congruencia, en consideración a que no se abordan cuestiones planteadas en la contestación a la demanda. Sin embargo, la primera precisión que conviene destacar es la ausencia de concreción de las omisiones que se imputan a la Sentencia.

La sentencia indica cuáles son los parámetros utilizados en el juicio comparativo de los signos, mencionando, entre ellos, la identidad denominativa de las letras "EDF" de las marcas enfrentadas, su ámbito aplicativo y la prioridad registral, por lo que carece de sentido afirmar, de un lado, que la Sentencia impugnada no ha examinado un determinado aspecto, al tiempo que se realiza una crítica del razonamiento utilizado en ella como un posible factor de confundibilidad que ha de ser reexaminado.

En orden al tercer motivo impugnatorio que se plantea, sostiene la parte recurrente que la Sala ha infringido el artículo 6.1b) de la Ley de Marcas , aplicable a las clases 31 y 42 de la marca nacional n° 2.611.159 "EDF IBERICA" por la práctica identidad denominativa e identidad-afinidad de servicios que hay entre ese marca y la marca española "EDF" (mixta), estimando así mismo que se ha vulnerado la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto en materia de prioridad y continuidad registral. Estima dicha parte que la valoración de la prueba hecha por el juzgador está contaminada por dos errores: se toma como referencia equivocada la denominación "EDF CONSULTING" en el caso de la marca española n° 1.584.383, en lugar de "EDF", lo que conduce a que la impresión de semejanza entre las marcas enfrentadas sea menor; amén de lo expuesto, la denominación de la marca internacional n° 521.854 no era "EDF" simplemente, sino la denominación "EDF GDF", más compleja, y como tal no podría respaldar el registro de una marca denominada "EDF IBERICA".

El presente motivo tampoco puede prosperar.

En primer lugar hemos de indicar que la motivación de la Sentencia impugnada se limita a trasladar la solución dada en el recurso contencioso-administrativo número 7/2007 . Los errores que contiene el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo n° 7/2007 (transcrito en el Fundamento de Derecho Noveno de la Sentencia recurrida) fueron objeto de rectificación mediante Auto de 21 de octubre de 2011.

Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 b) que la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida en que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores o como es el caso, sobre la prioridad registral de determinados signos, a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no cabe concluir que la prioridad registral que la Sala ha considerado acreditada a través de la documental aportada pueda tacharse de irrazonable o arbitraria, máxime cuando previamente ha puesto de manifiesto la identidad del elemento denominativo más relevante de la marca -EDF- así como la vinculación estrecha entre los productos que amparan (juicio de hecho intangible en casación), pues se comercializan a través de los mismos canales de distribución, lo que aumenta el riesgo de confusión en el consumidor medio.

Dicho criterio se nos revela razonable y por tanto intangible en casación, pese a que bajo la cobertura de este recurso haya intentado la recurrente reproducir el debate de instancia tanto al socaire de una argumentación de un hipotético déficit de motivación e incongruencia omisiva, como respecto de la hipotética aplicación errónea del artículo 6.1 b) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia que lo ha interpretado.

En todo caso, hemos de indicar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, consistente en que las marcas intermedias o la continuidad registral exige que la marca que se pretende registrar sea idéntica a la marca prioritaria del solicitante, no puede tampoco ser acogida, habida cuenta de que lo que esta Sala ha venido manteniendo es que la marca prioritaria y la que pretende su acceso al registro han de tener una misma denominación, no necesariamente una identidad entre ellas. Dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

En el presente caso no se aprecia que en la sentencia recurrida, cuyos fundamentos se aceptan, se haya incurrido en error de hecho o arbitrariedad. Por todo ello es por lo que ha de ser desestimado el recurso de casación.

En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede imponer el pago de las costas a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima de dos mil euros.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.