STS, 12 de Marzo de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 567/2001, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 10 de mayo de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

1º.- Estimar el presente recurso y, en consecuencia, declarar no ajustada a Derecho y anular la resolución impugnada de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo que estimó el recurso de alzada interpuesto contra la de 5 de julio de 1999, la cual se confirma íntegramente, dejándose sin efecto por tanto la inscripción registral del rótulo de establecimiento nº 260.399 " Hotel Ritz" para el municipio de Barcelona.

2º.- No efectuar pronunciamiento sobre las costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 8 de junio de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la Entidad Mercantil recurrente HOTEL RITZ MADRID, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 26 de julio de 2005, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y por cumplido el emplazamiento efectuado por Providencia de 8 de junio de 2005, teniendo a esta parte por PERSONADA mediante el procurador que suscribe y encabeza este escrito interesando se sigan con él las diligencias que desde este momento se practiquen y teniendo por INTERPUESTO RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia 403/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 10 de mayo de 2005, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que:

1. en caso de que se estimara el primero de los motivos de impugnación, se repongan las actuaciones al momento previo a dictar Sentencia y previa observancia de los requisitos legales establecidos sobre formación de la sala que va a resolver el recurso e información sobre su composición proceda a resolver de nuevo y,

2. subsidiariamente, para el caso de que se desestimara dicho primer motivo, y entrando a conocer del segundo motivo case y anule la Sentencia recurrida resolviendo sobre la inscripción del rótulo de establecimiento 260399, "Hotel Ritz" para el municipio de Barcelona en los términos expuestos en el Segundo motivo de impugnación contenido en este escrito, confirmando la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2001, que estimó el recurso de alzada interpuesto por esta parte contra el acuerdo de denegación del expediente de rótulo de establecimiento mencionado, todo ello con expresa condena en costas a la parte contraria del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, y de las del presente recurso de casación en caso de que existiera oposición.

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La Sala, por providencia de fecha 5 de mayo de 2006, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 30 de mayo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Procurador Don Anibal Bordallo Huidobro, en representación de la Entidad Mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., en escrito presentado el día 5 de julio de 2006, expuso los razonamientos que creyó oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Se sirva admitir el presente escrito, tener por formalizado por esta parte recurrida el trámite de OPOSICIÓN al recurso de casación interpuesto de contrario contra la sentencia 403/2005 de 10 de mayo de 2005, dictada en el recurso contencioso- administrativo nº 567/2001 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en su día dictar sentencia desestimando íntegramente dicho recurso con imposición de costas a la recurrente.

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2. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 10 de julio de 2006, manifiesta «que se abstiene de evacuar dicho trámite».

Por providencia de fecha 26 de noviembre de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 5 de marzo de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de mayo de 2005, que estimó el recurso contencioso- administrativo número 567/2001, interpuesto por la representación procesal de la sociedad mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2001, que se anula por no ser ajustada a Derecho, dejándose sin efecto la inscripción registral del rótulo de establecimiento número 260.399 "HOTEL RITZ", para designar la actividad de un hotel en el municipio de Barcelona, que había sido solicitado por la sociedad mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de nulidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2001, que había concedido el registro del rótulo de establecimiento número 260.399 "HOTEL RITZ", que distingue la actividad de un hotel en el municipio de Barcelona, al estimar el recurso de alzada interpuesto por la Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A., contra la precedente resolución denegatoria de 5 de julio de 1999, con base jurídica en la aplicación de los artículos 1, 12.1 a), 81 y 85 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tras delimitar el objeto del recurso contencioso-administrativo al examen de las cuestiones estrictamente administrativas, en la apreciación de la existencia de semejanza rayana con la identidad con el distintivo oponente, el rótulo de establecimiento número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", teniendo en cuenta que ambos signos designan establecimientos destinados a actividades idénticas y que se refieren al mismo término municipal, según se afirma, sustancialmente, en los fundamentos jurídicos quinto y sexto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

Considera la Sala que su ámbito de conocimiento es limitado y debe ceñirse a la confrontación registral de los signos en liza, con reserva a las partes de la facultad de acudir a la jurisdicción civil para ventilar la extensión de sus derechos o cuestionar la validez de los signos registrados en favor de HRB como parece deducir la codemandada. Buena prueba de su conflictividad es el extenso relato que se ha hecho en el precedente fundamento jurídico tercero.

La resolución de la cuestión litigiosa ha de partir de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Marcas 32/1998, de 10 de noviembre, que establece que "se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona", y en el artículo 12.1.a) del mismo texto legal, que establece que "1. no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", previsión que extiende en sus apartados b) y c) cuando esa identidad o semejanza se refiere a un nombre comercial o a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado.

Por su parte, la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, referida en la sentencia, entre otras, de 31 de diciembre de 2002, resolvió en relación con el juicio de semejanza entre marcas que: "en contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas. Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas). A estos efectos, y aún reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error. A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa".

La sentencia de la misma Sala de 31 de diciembre de 2002, en relación con esta materia sentó: "a) que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar".

Una reiterada doctrina jurisprudencial, contenida entre otras en dos sentencias de esa Sala de 19 de diciembre de 1996, ha sostenido en relación con las pautas para determinar la similitud o la confusión entre marcas lo siguiente: "Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente".

Trayendo a colación la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina, aplicable según lo dispuesto en los arts. 81 y 85 de la Ley, se llega a la conclusión de que entre los rótulos de establecimientos enfrentados hay una semejanza que raya en la identidad, como consigna la resolución administrativa de instancia, así como que son idénticas las actividades de ambos establecimientos y se refieren al mismo término municipal, produciéndose un riesgo de confusión entre el público en general que justifica la denegación del signo distintivo solicitado. La inscripción autorizada del rótulo nº 260.399 contraviene lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Marcas

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Previamente, el Tribunal a quo, consigna pronunciamientos dictados por la jurisdicción civil, en relación con el reconocimiento de la titularidad del nombre comercial número 3.280 "HOTEL RITZ DE BARCELONA" a la sociedad HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. (sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993 ) y referente a la condena a la sociedad INMOBILIARIA SARASATE, S.A. a cesar en el uso del rótulo de establecimiento número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA" (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de octubre de 1997 ):

Importa consignar unos hechos de los que hay constancia en las actuaciones y que se producen a raíz de la ejecución judicial de una hipoteca constituida en 1971 por HRB sobre el edificio destinado a hotel, llamado Hotel Ritz de Barcelona, y ubicado en la Gran Vía 664-668 de esta ciudad, en virtud de la cual perdió la propiedad de dicho inmueble.

En los autos de juicio de menor cuantía nª 512/88, sobre nulidad de contratos, promovido por HRB contra HUSA, Inmobiliaria Sarasate, S.A. y otros, recayó sentencia desestimatoria del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Barcelona, de fecha 2 de junio de 1989, confirmada en apelación por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona ( Sección 13ª), de fecha 21.3.1990, y contra la que se interpuso recurso de casación que fue estimado parcialmente por el Tribunal Supremo, en sentencia de 14.10.1993, que contiene las siguientes declaraciones en su parte dispositiva: " 1º) Que la titularidad del negocio, "Hotel Ritz de Barcelona", corresponde, en exclusiva, a la parte actora; 2º) Que los derechos que procede restituir a la actora recurrente sobre los muebles del Hotel Ritz ( a salvo los concernientes al Salón Imperial), que se distribuyen en el 30% de la titularidad del recurrente, y el 70% restante a la recurrida, comprenderán, exclusivamente, los que excedan del 70%, a que tiene derecho la recurrida, y que estén retenidos por ésta; 3º) Se declara la titularidad exclusiva del nombre comercial registrado ("Hotel Ritz de Barcelona") a favor de la actora, condenando a los demandados a abstenerse de cualquier modo de dicho distintivo comercial, no consentida de manera expresa por aquella parte. Desestimando las demás peticiones de la demanda".

Por su parte, promovido por Inmobiliaria Sarasate, S.A. juicio de menor cuantía nº 1081/93 contra HRB, recayó sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 49 de Barcelona, de fecha 22.12.1994, desestimatoria de la demanda y reconvención formulada de contrario. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona ( Sección 15ª) de 29.10.1997 rechaza el recurso de apelación formulado por la demandante y estima parcialmente el deducido por la reconviniente, condenando a la actora a cesar en el uso del rótulo de establecimiento nº 204.557 " Hotel Ritz de Barcelona" y a indemnizar a HRB los perjuicios sufridos por éste desde el 14.10.1993 (fecha de la STS anteriormente mencionada) hasta el cese en el uso de signos incompatibles con el nombre comercial de su titularidad. A este respecto debe señalarse que la demandante pretendía que se declarara que ese nombre comercial ( el 3.280 "Hotel Ritz de Barcelona) no le impedía usar como marca y rótulo de establecimiento el distintivo "Hotel Ritz" para el establecimiento sito en Gran Vía 664-668.

HRM e Inmobiliaria Sarasate, S.A. suscriben en Barcelona el 8 de junio de 1998 un contrato de licencia y colaboración comercial. Tras recoger en los exponendos que HRM es la propietaria de las marcas 16071, 1.011.758 y del nombre comercial nº 1621 (cfr. fundamento jurídico segundo) y que la Inmobiliaria Sarasate, S.A. es la propietaria del edificio o hotel situado en Gran Vía 664-668, el primero otorga licencia a la segundo para utilizar esos signos distintivos en la explotación del hotel, a cambio del pago de una determinado canon.

En auto del Juzgado nº 10, de 16 de noviembre de 1998, dictado en ejecución de la STS 14.10.1993, se rechaza el pedimento de la ejecutante (HRB) y se declara que la demandada (Inmobiliaria Sarasate, S.A.) no ha incumplido la referida STS al utilizar la denominación "Hotel Ritz" para distinguir el establecimiento hotelero que explota, al hallarse formalmente amparada por el contrato de licencia y colaboración, antes mencionado, suscrito con HRM.

A su vez, HRM promueve autos de menor cuantía nº 349/99 contra HRB, sobre reconocimiento del derecho a otorgar contratos de licencia de sus signos distintivos en favor de tercero y condena a la demandada de abstenerse de todo acto de perturbación contra ese derecho.

Por sentencia de la AP de Barcelona ( Sección 15ª) de 29-9-00 se estima el recurso de apelación interpuesto contra el auto de ejecución de 16-11-998 del Juzgado nº 10 y se deja sin efecto su pronunciamiento porque el Juzgado ejecutor, al declarar que la ejecución no sufre con los efectos del posterior contrato de licencia, está anticipando en cierta medida lo que es objeto de debate en ese otro proceso declarativo ( el menor cuantía nº 349/99). Y ello lo impide la litispendencia.

Por último, en esta secuencia cronológica, la sentencia recaída en este proceso nº 349/99 de fecha 13.11.00 estima la excepción de litispendencia invocada por HRB considerando como tal las actuaciones en ejecución del Juzgado nº 10

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A. se articula en la formulación de dos motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales que ha producido indefensión a la parte, se denuncia que la Sala de instancia ha vulnerado el artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 24.2 de la Constitución, que reconoce el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, que garantiza el derecho de las partes a conocer anticipadamente, cuando se trata de órganos colegiados, la composición de la Sala que ha de resolver el asunto litigioso.

En el desarrollo argumental de este primer motivo de casación se aduce que se modificó la composición de la Sala que resolvió el asunto, sin comunicarlo a las partes, al incorporarse al Tribunal, además de los Magistrados que figuran en las providencias de tramitación del recurso contencioso-administrativo 567/2002, la Magistrada Ana Rubira Moreno, habiéndose privado "del ejercicio de su derecho a la recusación de dicha Magistrada, independientemente de que existieran causas para dicho recusación" (sic).

En el segundo motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 12.1 y 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por centrar el juicio de semejanza de los rótulos de establecimiento en conflicto en el análisis de las similitudes existentes entre los signos y los servicios prestados por ambas compañías, sin entrar a analizar la prioridad registral de los signos distintivos de la Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A., sobre los de HRB, derivados, en concreto, de la titularidad del nombre comercial número 1.521 "HOTEL RITZ", concedido el 21 de octubre de 1919, de la marca nacional número 16.071 "HOTEL RITZ", en clase 42, concedida el 22 de marzo de 1910, de la marca nacional número 1.011.753 "HOTEL RITZ", clase 42, concedida el 3 de febrero de 1984 y del rótulo de establecimiento número 1.993 "HOTEL RITZ", concedido el 31 de julio de 1931, para el municipio de Madrid.

Sobre el primer motivo de casación.

El primer motivo de casación, que denuncia la infracción legal del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial causante de indefensión y del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución, no puede ser acogido, puesto que apreciamos que no se ha producido en el enjuiciamiento del recurso contencioso-administrativo 567/2001, promovido por la Entidad mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2001, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ninguna modificación o alteración de la composición de la Sección Quinta de dicho órgano judicial, en el momento de deliberar el asunto litigioso, que resulte lesiva de estas disposiciones constitucionales y legales invocadas, en que se plasma la garantía de imparcialidad del órgano judicial.

En efecto, el examen de las actuaciones procesales permite declarar que el referido órgano judicial que resolvió el recurso contencioso-administrativo -la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- no ha infringido el artículo 202 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que, en orden a la formación regular de la composición de las Salas jurisdiccionales, dispone que «la designación de los Magistrados que no constituyan plantilla de la Sala se hará saber inmediatamente a los mismos y a las partes a efectos de su posible abstención o recusación», en razón de que en este caso concreto dicha disposición legal resulta inaplicable, ya que la Magistrada a la que alude la defensa letrada de la Entidad recurrente Doña Ana Rubira Moreno, cuya participación en la deliberación le habría causado indefensión, por verse privada del ejercicio del derecho de recusación, estaba adscrita de forma permanente a la Sección que enjuició el referido asunto litigioso, conforme a los acuerdos adoptados por el Presidente de la Sala, según los criterios aprobados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respetando lo dispuesto en el artículo 198 del mencionado cuerpo legal.

Carece, en consecuencia, de fundamento la alegación que sostiene la Entidad recurrente de que ha sido infringido el derecho de las partes a conocer anticipadamente la composición de la Sala, que deduce de constar en todas las providencias dictadas durante la tramitación del procedimiento exclusivamente tres Magistrados, Don Joaquín José Ortiz Blasco (Presidente), Don Alberto Andrés Pereira y Don Juan Fernando Horcajada Moya, y figurar en el encabezamiento de la sentencia un cuarto Magistrado, porque constatamos que no se ha producido ninguna alteración del Tribunal sentenciador, ya que no se ha producido ninguna irregularidad en la composición de la Sala en el momento de dictar sentencia, puesto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para el despacho ordinario de los autos es suficiente la concurrencia del que preside y dos Magistrados, mientras que todos los Magistrados que componen la Sección pueden ser llamados para formar Sala para la deliberación y fallo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La actuación de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el examen del caso, se revela, por tanto, acorde con las garantías de imparcialidad e independencia de los órganos judiciales que garantiza el artículo 24.2 de la Constitución, en la cláusula que reconoce el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que impone, entre otros aspectos, que la ley, con generalidad y con antelación al caso, ha de contener los criterios de determinación de la competencia y la composición del Tribunal que permita conocer cual es el órgano judicial llamado a conocer del caso y que impide la designación de Magistrados ad hoc, al no observarse ningún género de discrecionalidad u oportunidad en la determinación de la composición de la Sala que enjuició el caso litigioso que sea contraria a dicha garantía procesal constitucionalizada.

En relación con el alcance y significado del invocado derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 181/2004, de 2 de noviembre, declara:

Desde las primeras resoluciones que tratan de este derecho hemos afirmado que el mismo está orientado a asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces (entre otras muchas, SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2; 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4; 204/1994, de 11 de julio, FJ 4; 113/1995, de 6 de julio, FJ 7; 238/1998, de 15 de diciembre, FJ 5; 162/2000, de 12 de junio, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 9 ), criterio este de carácter teleológico que manifiesta una especial relevancia en la concreción del contenido del derecho. En él destaca ante todo la nota de legalidad en la predeterminación del juez, de manera que el primer inciso del art. 24.2 CE pretende reservar al legislador la determinación -siempre con carácter previo- del juez del caso litigioso y, correlativamente, evitar las intromisiones no sometidas a la ley de los restantes poderes del Estado. Se trata de garantizar el juez legal (STC 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 1 ), lo que se corresponde desde un punto de vista negativo con la prohibición constitucional de los Tribunales de excepción, establecida en el art. 117.6 CE (SSTC 113/1995, de 6 de julio, FJ 7; 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 1 ). Ello supone tanto la interdicción del "juez excepcional", del "juez ad hoc", en el sentido de situado fuera tanto de la jurisdicción ordinaria como de las jurisdicciones especiales reconocidas constitucionalmente (ATC 324/1993, de 26 de octubre ), como del "juez ex post facto", es decir, del juez creado con posterioridad a la iniciación del proceso (STC 65/1994, de 28 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, la norma constitucional no tutela un pretendido derecho al juez natural, en el sentido del juez más próximo en sentido territorial al justiciable, sino un derecho al juez ordinario, lo que significa el juez establecido por el legislador y que merece un tratamiento orgánico y funcional común con el de los demás órganos jurisdiccionales (SSTC 55/1990, de 28 de marzo, FJ 3; 56/1990, de 29 de marzo, FJ 35; 39/1994, de 15 de febrero, FJ 1; 131/2001, de 7 de junio, FJ 3; ATC 324/1993, de 26 de octubre ). Tampoco asegura la norma constitucional un juez concreto (SSTC 97/1987, de 10 de junio, FJ 4; 55/1990, de 28 de marzo, FJ 3; 64/1993, de 1 de marzo, FJ 2), pues los factores de casualidad y aleatoriedad en las normas de reparto entre jueces previamente competentes sirven precisamente para preservar la imparcialidad (véase ATC 652/1986, de 23 de julio, FJ 2 ).

El derecho que nos ocupa está asimismo reconocido tanto en el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (derecho a un "Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley"), como -lo que en este caso es más relevante- por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado también por Venezuela, que en su art. 14.1 prevé el derecho a un "tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley". Asimismo resulta relevante en este proceso constitucional de amparo lo dispuesto por el art. 10 a) del Tratado de extradición entre Venezuela y España, en el que se determina que no se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera ser juzgada por un Tribunal de excepción o ad hoc en la parte requirente". STC 181/2004, de 2 de noviembre, FJ 7

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Y, en relación con el derecho de la parte a recusar al juez del que sospecha o duda de su imparcialidad, el Tribunal Constitucional, en relación con el deber de los tribunales de cumplir con rigor el contendido del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la sentencia 140/2004, de 13 de septiembre, afirma:

En cualquier caso, desde la óptica constitucional, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto, es siempre preciso que existan dudas objetivamente justificadas; es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. En definitiva, no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del Juez surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas SSTC, por todas, 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 a) y 16.

Asimismo, hemos declarado reiteradamente que el medio a través del cual resulta posible en nuestro Ordenamiento plantear y cuestionar la imparcialidad de los juzgadores es de ordinario el ejercicio del derecho de recusación, que tiende a apartar al recusado del conocimiento del proceso en el que se plantea, apartamiento que es definitivo si la recusación prospera (art. 228.2 LOPJ ), pero que se produce cautelarmente desde el momento en que la parte exterioriza su sospecha o imputación de parcialidad mediante tal instituto procesal (art. 225.1 LOPJ ).

En distinto plano, hemos afirmado también que no puede alegarse en amparo la vulneración del derecho al Juez imparcial sin haber planteado en tiempo ante los órganos de la jurisdicción ordinaria la recusación del Juez o Magistrado cuya imparcialidad se cuestiona, de forma tal que no cabe apreciar la lesión del derecho invocado cuando el recurrente tuvo ocasión de ejercer su derecho a recusar y no recusó. De manera específica, lo que nuestra jurisprudencia ha exigido, por razón de lo dispuesto en el art. 44.1 c) LOTC, es que la invocación en el proceso judicial del derecho fundamental vulnerado se produzca tan pronto como, conocida la vulneración, hubiera lugar para ello, declarando que el ejercicio diligente de la facultad de recusar es "presupuesto procesal de un posterior recurso de amparo en defensa del derecho fundamental al Juez imparcial, pues normalmente ese incidente es el que permite invocar el derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida la vulneración hubiese lugar para ello y simultáneamente agotar los recursos utilizables dentro de la vía judicial" (SSTC 384/1993, de 21 de diciembre, FJ 2; y 210/2001, de 29 de octubre, FJ 3 ).

La importancia de la recusación temporánea resulta reforzada si se considera que estamos no sólo ante un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho al Juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE. Por tanto, la privación de la posibilidad de ejercer la recusación "implica la restricción de una garantía esencial que aparece establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador protegida constitucionalmente" (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993, de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3; y 229/2003, 18 de diciembre, FJ 10 ). Hemos declarado, por ello, en numerosas ocasiones la relevancia que, desde el punto de vista constitucional, adquiere el cumplimiento por los órganos judiciales de lo dispuesto en el art. 202 LOPJ, que prevé que la designación de Magistrados que no constituyan plantilla de la Sala se hará saber inmediatamente a las partes a efecto, precisamente, de su posible recusación (SSTC 282/1993, de 27 de septiembre; 64/1997, de 7 de abril; 238/1998, de 15 de diciembre; 4/2001, de 15 de enero; y AATC 138/1989, de 13 de marzo: y 31/1998, de 29 de enero), recusación que ha de proponerse "tan luego como se tenga conocimiento de la causa en que se funde", en palabras de la redacción originaria del art. 223.1 LOPJ, o "tan pronto" como se tenga ese conocimiento, en los términos en que el precepto ha quedado redactado tras la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

En fin, nuestra jurisprudencia ha tenido ocasión de declarar que, sin perjuicio de su trascendencia en el proceso constitucional de amparo, la omisión de la recusación no puede ser suplida con posteriores recursos contra la resolución de fondo basados en la alegación posterior a ésta de la concurrencia de una supuesta causa de recusación en alguno de los Magistrados que la han dictado. Según declaramos en el ATC 112/1991, de 12 de abril, "no cabe olvidar que las garantías establecidas en el art. 24 CE son aplicables a todas las partes en el proceso y que, de admitirse ahora la infracción denunciada -la del derecho al Juez imparcial formulada por quien tuvo ocasión de recusar-, resultarían lesionados los derechos de la otra parte que, una vez obtenida resolución favorable a sus intereses, se vería privada de la misma por una causa que pudo en su caso ser corregida durante la tramitación del proceso y que no fue alegada hasta conocerse el resultado del mismo".

Desde la perspectiva del derecho fundamental que nos ocupa, la concurrencia de una causa de recusación no concede, pues, a la parte que cuestiona la imparcialidad de un Tribunal la facultad alternativa de optar libremente entre, de un lado, la iniciación del correspondiente incidente haciéndola valer de modo preventivo para apartar al Juez sospechoso del conocimiento del asunto y, de otro, la promoción de la anulación de la Sentencia o resolución en la que haya intervenido el juzgador presuntamente parcial, una vez dictada ésta

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Por ello, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta, cabe rechazar que se haya producido indefensión a la parte por habérsele privado, supuestamente, del ejercicio de derecho procesal a recusar a la Magistrada que formó parte del Tribunal que deliberó y falló el recurso contencioso-administrativo, puesto que la inobservancia por el órgano jurisdiccional del deber de comunicar la composición del Tribunal no constituye per se una lesión del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, ya que la indefensión ha de revestir un carácter material, lo que exige que se acredite de forma razonada el concreto motivo de recusación que pretendió formular y los efectos perseguidos por el incidente recusatorio.

Sobre el segundo motivo de casación.

El segundo motivo de casación no puede prosperar, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones de la razonabilidad y de la lógica del artículo 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que prohíbe que pueda registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 del referido texto legal, en cuanto que aprecia la existencia de riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados, tras valorar, adecuadamente, la semejanza que raya en la identidad de las denominaciones que distinguen el rótulo de establecimiento aspirante número 260.399 "HOTEL RITZ", para un establecimiento hotelero en el municipio de Barcelona, y el rótulo de establecimiento prioritario número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", que protege idéntica actividad para el mismo término municipal, que los hace difícilmente distinguibles.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia, puesto que consideramos que no ha incurrido en error patente, ni en irrazonabilidad, ni en arbitrariedad al declarar la existencia de semejanza entre el rótulo de establecimiento número 260.399 "HOTEL RITZ" solicitado por la Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A., para distinguir la actividad de un establecimiento hotelero en la ciudad de Barcelona, con el rótulo de establecimiento oponente número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", que determina la aplicación de la prohibición de registro contenida en los artículos 12.1 y 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciarse, desde una visión global o de conjunto, la identidad del elemento dominante mas característico "RITZ" de los conjuntos denominativos enfrentados, ya que, al pretender proteger las mismas actividades y para el mismo término municipal que el rótulo oponente, induce a que en el público usuario de estos servicios de hospedaje se produzca riesgo de error o confusión y riesgo de asociación sobre el origen empresarial.

Por ello, apreciamos que la Sala de instancia no incurre en error jurídico al estimar que los rótulos de establecimiento enfrentados no pueden convivir en el mercado para distinguir establecimientos de hospedaje en el mismo municipio, al deber valorar que en el consumidor medio relevante como usuario de servicios hoteleros, que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, se puede producir error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos rótulos en razón de la utilización común del término "RITZ".

Debe significarse que la concretización aplicativa del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento en su consideración de signos distintivos, que constituyen instrumentos eficaces y necesarios de la actividad empresarial, y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de los signos opositores en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar un sistema de competencia empresarial no falseado y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores y usuarios que se proyecta en el acto de selección de servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En este sentido, apreciamos que la Sala de instancia ha respetado estos criterios de interpretación al atender de forma ponderada a los intereses de los usuarios referidos a la función identificadora del rótulo de establecimiento prioritario, que distingue un reputado y prestigioso establecimiento hotelero en la ciudad de Barcelona, al estimar que la convivencia de los rótulos de establecimiento enfrentados genera riesgo de confusión y riesgo de asociación.

Por ello, cabe advertir que la Sala de instancia no elude la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la aplicación más flexible y menos rigurosa de la prohibición de registro contenida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la concesión de rótulos de establecimiento, cuando declara la incompatibilidad de los rótulos de establecimiento en conflicto basada en la apreciación de la cuasi identidad de las denominaciones enfrentadas, ya que la notoriedad y la reputación reconocida al rótulo de establecimiento oponente exige un mayor rigor en el juicio comparativo.

En la sentencia de esta Sala de 13 de junio de 2005 (RC 8044/2002 ), dijimos:

La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en la sentencia de 12 de febrero de 2003, no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999 )

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Procede, asimismo, referir que el segundo motivo de casación no puede prosperar, atendiendo a la constante doctrina jurisprudencial que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. El tribunal de instancia ha aplicado el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 en un determinado sentido y ha valorado asimismo, dentro de su apreciación y a los efectos de aplicar la citada regla jurisprudencial, cuál era el elemento más característico o dominante del nuevo signo distintivo presentado al registro. No es que con ello niegue el valor propio de los registros precedentes sino que se limita a impedir el registro de nuevos signos que son incompatibles con aquellos.

Es doctrina reiterada de esta Sala, según expusimos en la sentencia de 15 de noviembre de 2006 (RC 2954/2004, que no le corresponde al Tribunal Supremo, en cuanto Tribunal de Casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de determinadas marcas o rótulos de establecimiento. En la medida que este precepto prohíbe registrar como rótulos de establecimiento los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con un nombre comercial o un rótulo de establecimiento con el signo anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación:

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. Las consideraciones relativas a las marcas son igualmente extensibles a los rótulos de establecimiento, dado que el artículo 85 de la Ley 32/1988 hace aplicable a éstos las normas de la Ley relativas a las marcas y que el artículo 86 impide registrar los rótulos que no se "distingan suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal".

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas

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Debe recodarse la reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que reprodujimos en la sentencia de 14 de noviembre de 2007 (RC 685/2005 ):

[...] al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios o actividades reivindicadas son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo en un establecimiento que puede crear riesgo de error o confusión o asociarse con los productos que designa la marca anterior. [...] A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -

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Procede rechazar que la Sala de instancia haya inobservado la invocada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, en referencia al reconocimiento del principio de prioridad y continuidad registral, que impide al titular de un signo distintivo oponerse al registro de un signo por parte de quien tiene derechos prioritarios sobre el mismo, por limitarse a confrontar el rótulo de establecimiento solicitado número 260.399 "HOTEL RITZ" con el rótulo de establecimiento oponente número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", porque, contrariamente a esta censura que sostiene la Entidad recurrente, observamos que el Tribunal a quo complementa su respuesta jurisdiccional, basada en la comparación de los rótulos de establecimiento enfrentados, desde la perspectiva de aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 12.1 y 86 de la Ley de Marcas, con las referencias a los pronunciamientos dictados por el orden jurisdiccional civil, analizando la prioridad registral de los signos de titularidad de las empresas litigantes, como se evidencia, al consignar, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, los fallos dictados por los tribunales civiles, que permiten considerar como hecho probado, amparado en el principio de cosa juzgada, que la parte codemandada en el proceso de instancia HOTEL RITZ MADRID, S.A., no tiene el derecho exclusivo sobre la denominación "HOTEL RITZ", que le autorice a utilizarlo en el tráfico económico y extenderlo para designar un rótulo de establecimiento en el término municipal de Barcelona, sino que, contrariamente, conforme al fallo de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993, la titularidad exclusiva del nombre comercial registrado "HOTEL RITZ DE BARCELONA", se reconoce en favor de la Entidad Mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., que, asimismo, ostenta en su favor la titularidad del reputado negocio "HOTEL RITZ DE BARCELONA".

En este sentido, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2004 (RC 661/1998 ), declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Compañía INMOBILIARIA SARASATE, S.A. y confirma la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de octubre de 1997, que, al desestimar íntegramente el recurso interpuesto por dicha Sociedad contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Juzgado número 45 de Barcelona, rechaza la pretensión formulada, relativa al mejor derecho para utilizar el distintivo "RITZ" por HOTEL RITZ MADRID, S.A., que impediría a HRB vetar el uso del distintivo "RITZ", con la fundamentación de que cabe estar a lo resuelto por el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de octubre de 1993, por gozar de la fuerza de cosa juzgada, condenando a la mencionada Compañía a cesar en el uso del rótulo de establecimiento número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA".

Y debe significarse, que la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2006 (RC 3339/1999 ), falla que «la entidad mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. es propietaria del signo consistente en las iniciales del Hotel HR», «y que el signo solicitado por Inmobiliaria Sarasate como marca bajo el número 1.808.371, constituye una reproducción del signo "HR" antes indicado, propiedad del HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., y que la marca ha sido solicitada por INMOBILIARIA SARASATE en fraude de los derechos de la actora y con incumplimiento del principio general de buena fe y en fraude de Ley».

Del examen de los fallos dictados por la jurisdicción civil, se revela la coherencia del juicio formulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando rechaza la fundamentación de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2001, que consideraba que los distintivos enfrentados, nombre comercial "HOTEL RITZ" concedido el 22 de marzo de 1910 y otros, prioritarios del rótulo de establecimiento obstaculizante número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA" que fue concedido el 4 de junio de 1993, y cuyo titular tiene registrado un nombre comercial con idéntico distintivo que data de 1917 «han convivido pacíficamente a lo largo de todo este tiempo», de donde deducía erróneamente que «no parece probable que la concesión del nuevo rótulo de establecimiento represente riesgo de confusión en cuanto a su origen empresarial».

Por ello, entendemos que la Sala de instancia no ha ignorado el principio de coherencia registral, porque, siguiendo la doctrina jurisprudencial expuesta en la sentencia de esta Sala de 28 de junio de 2006 (RC 9568/2003 ), cabe referir que admitir la tesis del recurrente sobre que la prioridad y continuidad de «sus registros tradicionales desde principios de siglo HRM le permite proteger registralmente sus signos como rótulos de establecimiento, aún para el municipio de Barcelona», equivaldría a desconocer la eficacia registral de la inscripción del rótulo de establecimiento número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", puesto que no se trata de un signo cuya inscripción sea errónea o indebidamente concedida, a partir del cual cupiera afirmar que su titular no debiera gozar de un derecho prioritario, que él mismo habría ilícitamente sustraído a una marca anterior, y supondría permitir indebidamente la extensión ulterior de los distintivos registrados a otros signos, que eluden las limitaciones legales de que los rótulos de establecimiento sirven para identificar establecimientos que sean distinguibles de otros rótulos de establecimiento que pretendan utilizarse para idéntica o semejante actividad en el mismo término municipal, por lo que cabe mantener la eficacia defensiva y la eficacia obstativa del rótulo de establecimiento inscrito oponente frente al rótulo de establecimiento aspirante.

Y debe significarse que la caducidad del rótulo de establecimiento oponente número 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", acordada en la sentencia de la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de febrero de 2005 (Rollo 627/2003 ), al amparo del artículo 53 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por el uso que hace el titular, al pretender amparar la actividad de un establecimiento hotelero de categoría de 4 estrellas, radicado en la calle Roger de Lluria número 28 de la ciudad de Barcelona, induciendo al público a error sobre la calidad y las características asociadas a un servicio de hospedaje de gran lujo, que se identifica con el distintivo "RITZ", que, asimismo, estimó improcedente la acción de nulidad promovida contra dicho rótulo de establecimiento, no permite alterar la conclusión jurídica que sostenemos sobre el respeto de la Sala de instancia al principio de coherencia registral, por motivos formales, en cuanto que se trata de una cuestión nueva, no suscitada en el proceso de instancia, en razón de que al dictarse dicha sentencia se habían formalizado en el recurso contencioso-administrativo los escritos de demanda y contestación y de conclusiones, y estaba señalado para votación y fallo (providencia de 10 de junio de 2004), y por razones de carácter sustantivo, en la medida en que el artículo 55.2 de la mencionada Ley de Marcas establece que el registro de marcas caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia fuese firme, al constar la interposición de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contra la referida decisión judicial.

Procede, en último término, advertir que, aunque no se haya articulado formalmente un motivo de casación concreto al amparo del artículo 88.1 a) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por defecto de jurisdicción, no cabe objetar la delimitación del objeto del recurso contencioso-administrativo en materia de Derecho de marcas, que se refiere en el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida que hemos transcrito, aunque pueda ser cuestionable su redacción, porque debe entenderse en el sentido de que no extiende el enjuiciamiento a las acciones marcarias de las que conoce el orden civil, lo que resulta acorde con el contenido de los artículos 35, 36 y 47 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establecen que corresponde a la jurisdicción civil conocer de las acciones por conculcación del derecho de marcas que se funden en la infracción de las normas de propiedad industrial y de competencia desleal, sin conexión con las funciones administrativas de registro que corresponden a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse los dos motivos de casación formulados, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de mayo de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 567/2001.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Entidad Mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de mayo de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 567/2001.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo ________________________________________________

Voto Particular

VOTO PARTICULAR que formula el Excmo. Sr. Magistrado de esta Sala D. Eduardo Espín Templado a la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2.008, recaída en el recurso de casación número 3.942/2.005.

Discrepo con todo respeto del criterio mayoritario de la Sala y entiendo que el recurso de casación entablado por Hotel Ritz Madrid, S.A., debió prosperar, casándose y anulándose la Sentencia de instancia, para desestimar luego el recurso contencioso administrativo a quo, resultando respetada la concesión por la Oficina Española de Patentes y Marcas del rótulo de establecimiento "Hotel Ritz", para el Municipio de Barcelona, a la sociedad Ritz Madrid, S.A., codemandada en la instancia y recurrente en casación. O, en su caso, pudo suspenderse la resolución del presente asunto hasta que recayera sentencia en un litigio civil estrechamente relacionado con éste, en los términos que se explican más adelante.

En el segundo motivo del recurso de casación la parte recurrente denunció la infracción de los artículos 12.1.a) y 86 de la Ley de Marcas, al no haber atendido la prioridad de los registros de la marca nacional nº 16.071 "Hotel Ritz", para la clase 42 (concedida el 22 de marzo de 1.910) y del nombre comercial nº 1.621 "Hotel Ritz" (concedido el 22 de octubre de 1.910).

Afirma la recurrente que la sociedad Hotel Ritz de Barcelona, S.A., sólo puede aducir a su favor los registros del nombre comercial nº 3.820 "Hotel Ritz de Barcelona Sociedad Anónima" (concedido en 1.917) y el rótulo de establecimiento nº 204.557 "Hotel Ritz de Barcelona" (concedido en 1.993), para el municipio de Barcelona. El registro citado en primer lugar lo posee en virtud de autorización otorgada por la sociedad Hotel Ritz Madrid en 1.917, y sin embargo dicho nombre comercial obstaculiza ahora la obtención de registros por parte de esta sociedad. Sostiene Hotel Ritz Madrid que la convivencia que se ha producido en el pasado entre el rótulo de establecimiento de la sociedad codemandada y los registros de Hotel Ritz Madrid deben beneficiar a ésta, titular de los registros más antiguos y de una marca de carácter nacional.

Subraya por último la sociedad recurrente que en este litigio no se pretende la anulación de los registros de la contraparte, lo que sí se ha buscado ante la jurisdicción civil y obtenido en sentencia de apelación de 17 de febrero de 2.005 ante la Audiencia Provincial de Barcelona, pendiente de recurso de casación.

La Sentencia de instancia, tras hacer referencia a diversos litigios civiles entre las partes ahora enfrentadas en relación con los registros de Hotel Ritz de Barcelona (fundamento de derecho tercero) y las exponer alegaciones de la sociedad actora en la instancia (fundamento de derecho cuarto), afirma que lo que le compete resolver es, exclusivamente, la confrontación registral de los signos en liza a partir de los artículos 1 y 12.1.a) de la Ley de Marcas :

"QUINTO.- Considera la Sala que su ámbito de conocimiento es limitado y debe ceñirse a la confrontación registral de los signos en liza, con reserva a las partes de la facultad de acudir a la jurisdicción civil para ventilar la extensión de sus derechos o cuestionar la validez de los signos registrados en favor de HRB como parece deducir la codemandada. Buena prueba de su conflictividad es el extenso relato que se ha hecho en el precedente fundamento jurídico tercero. [...]" (fundamento de derecho quinto, primer párrafo)

y, tras cita de la jurisprudencia de esta Sala, concluye:

"SEXTO.- Trayendo a colación la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina, aplicable según lo dispuesto en los arts. 81 y 85 de la Ley, se llega a la conclusión de que entre los rótulos de establecimientos enfrentados hay una semejanza que raya en la identidad, como consigna la resolución administrativa de instancia, así como que son idénticas las actividades de ambos establecimientos y se refieren al mismo término municipal, produciéndose un riesgo de confusión entre el público en general que justifica la denegación del signo distintivo solicitado. La inscripción autorizada del rótulo nº 260.399 contraviene lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Marcas.

Como consecuencia de ello, debe estimarse en su integridad el presente recurso, al no resultar ajustada a Derecho la resolución impugnada." (fundamento de derecho sexto)

Pues bien, al limitarse a resolver sobre la exclusiva base de los dos rótulos de establecimiento en liza, la Sala de instancia ha desconocido la prioridad registral de la marca "Hotel Ritz" propiedad de la recurrente, conculcando con ello lo preceptuado en los artículos 30 y siguientes de la Ley de Marcas y, por indebida aplicación al caso, también el artículo 12.1.a). De limitarse los órganos judiciales a una comparación entre signos en liza sin atender a la posible prioridad registral de otras marcas -o, en su caso, rótulos de establecimiento o nombres comerciales- que hayan sido pertinentemente alegados por las partes, se llegaría a una auténtica perversión del sistema de protección de registros diseñado por la Ley marcaria.

En efecto, de no existir los registros prioritarios de la recurrente, en especial la marca de ámbito nacional "Hotel Ritz", es evidente que la decisión de la Sala de instancia hubiera sido conforme a derecho, ya que no podría prevalecer la inscripción de un rótulo de establecimiento "Hotel Ritz" para Barcelona existiendo un rótulo prioritario "Hotel Ritz de Barcelona", y ello por las razones expuestas en la Sentencia recurrida. Pero el titular de una marca prioritaria respecto del rótulo de establecimiento opuesto tiene plena legitimidad para registrar un rótulo que reproduce literalmente su marca prioritaria, con tal de que exista una mínima capacidad de distinción del rótulo pretendido frente al rótulo ya inscrito. Dicha capacidad de diferenciación existe entre "Hotel Ritz" y "Hotel Ritz de Barcelona", denominaciones entre las que el rótulo de la codemandada queda diferenciado por su referencia a la localidad, mientras que el rótulo pretendido, amparado por la marca prioritaria, se limita a una denominación idéntica a ésta.

De lo contrario, como decíamos antes, la prioridad registral puede desvanecerse como una protección ilusoria si la misma no ampara el registro de marcas o rótulos idénticos a los prioritarios por la oposición de registros posteriores más o menos parecidos. Es paradójico que un registro posterior y sólo parcialmente coincidente con el rótulo ahora pretendido tenga más capacidad obstativa que la fuerza protectora de un registro marcario anterior e idéntico.

No es óbice para lo anterior las Sentencias civiles recaídas en litigios anteriores y que hacen referencia al rótulo de establecimiento opuesto en los presentes autos, "Hotel Ritz de Barcelona". En efecto, el reconocimiento de la titularidad exclusiva del nombre comercial registrado "Hotel Ritz de Barcelona" a favor de la sociedad titular del mismo (Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 14 de octubre de 1.993 -RC 540/1.991-, reiterado en la de 3 de febrero de 2.004 -RC 601/1.998 -), no afecta a la legitimidad de inscribir un nuevo rótulo no idéntico por parte de la entidad propietaria de otro registro marcario prioritario respecto a todos los restantes. Y debe precisarse que dicho reconocimiento contenido en la parte dispositiva de la primera de las Sentencias citadas es el único pronunciamiento que tiene virtualidad más allá del pleito civil. No es exacto afirmar, por tanto, como se hace en la Sentencia mayoritaria, que dicha Sentencia civil establezca como hecho probado "que la parte codemandada en el proceso de instancia Hotel Ritz Madrid, S.A., no tiene el derecho exclusivo sobre la denominación "Hotel Ritz", que le autorice a utilizarlo en el tráfico económico y extenderlo para designar un rótulo de establecimiento en el término municipal de Barcelona" si dicha afirmación se postula como referida al presente litigio, ya que las diversas consideraciones que se realizan en dichas Sentencias están muy apegadas a las específicas características de la controversia civil dilucidada en dicha ocasión y no pueden, por ello, proyectarse sobre el presente litigio, exclusivamente referido a la contraposición entre un rótulo pretendido y otros ya registrados. Lo mismo sucede con la Sentencia de la misma Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2.006 (RC 3.339/1.999), también citada por la Sentencia mayoritaria en apoyo de la interpretación seguida.

Por último, no puede dejar de advertirse que en el momento en que se dicta la Sentencia recurrida el rótulo de establecimiento opuesto como prioritario se encontraba ya declarado caducado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53.c) de la Ley de Marcas de 1.988, por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de febrero de 2.005 (apelación 627/2.003 ). Aunque ciertamente dicha declaración de caducidad carece de firmeza al estar la Sentencia citada recurrida en casación no cabe olvidar que, de rechazarse dicho recurso, la efectividad de la declaración de caducidad se retrotraería al momento en que ocurrieron los hechos determinantes de la misma y, por tanto, a un momento anterior a la solicitud del rótulo ahora denegado. En efecto, teniendo en cuenta que la Ley de Marcas actualmente en vigor (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ) dispone en su disposición transitoria tercera.1 que la Ley se aplicará a los rótulos de establecimientos inscritos mientras dure su vigencia registral, a la caducidad declarada judicialmente del rótulo opuesto como prioritario e inscrito desde 1.917 se le deberá aplicar el nuevo régimen de caducidad establecido en el artículo 55.2 de la Ley de 2.001.

Todo lo anterior hubiera debido llevar, en opinión de quien suscribe, a estimar el recurso de casación y desestimar luego el recurso contencioso administrativo entablado por la actora en la instancia o, en su caso, a suspender nuestro pronunciamiento hasta la resolución del precitado recurso de casación civil entablado ya en 2.005.

Dado en Madrid, a doce de marzo de dos mil ocho.

Eduardo Espín Templado.- Rubricado.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, con su Voto Particular, en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.