STS, 9 de Abril de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:1881 |
| Número de Recurso | 4527/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Abril de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 4527/2005, interpuesto por la Entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representada por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, y asistida de letrado, y por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, contra la sentencia nº 506/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de mayo de 2005, recaída en el recurso nº 1906/2002, sobre denegación de inscripción de las marcas nacionales mixtas nº 2.376.824, 2.376.825 y 2.376.826 "BANK ON LINE"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia estimando parcialmente el recurso promovido por la Entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 6 de agosto de 2002, que desestimon los recursos de alzada interpuestos contra otras de 5 de diciembre de 2001, que denegaron la inscripción de la marca nacional mixta nº 2.376.824 "BANK ON LINE", para productos de la clase 36ª del Nomenclátor, y concedieron la inscripción de las marcas naciones mixtas nº 2.376.825 y 2.376.826 con la misma denominación "BANK ON LINE", para productos de las clases 38ª y 42ª respectivamente del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente y la Administración General del Estado se presentaron escritos preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de abril de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 15 de julio de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por entender que la sentencia recurrida ha infringido, como consecuencia de su decisión de haber mantenido la denegación de la marca nº 2.376.824 "Bank on line y gráfico" de la clase 36 del Nomenclátor Internacional de marcas, el precepto de la letra c) del apartado 1º del artículo 11 de la Ley de Marcas 32/1988 y también la jurisprudencia interpretativa de esa norma o del similar precepto que le precedió en el nº 5 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Terminando por suplicar dicte sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estima el motivo de casación en él alegado sobre infracciones legales y jurisprudenciales; case y anule la sentencia recurrida únicamente en cuanto a la decisión adoptada en la misma para mantener la denegación del expediente de la marca número 2.376.824 "BANK ON LINE con gráfico" y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la LJCA, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en sintonía con el "petitum" que la recurrente realizó ante el Tribunal a quo, se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el citado expediente de marca número 2.376.824 "BANK ON LINE con gráfico" por la Oficina Española de Patentes y Marcas y que, en consecuencia, ha de procederse a la inscripción registral esa misma marca.
La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2005 manifiesta que no sostiene la referida casación, por Auto de la Sala, de fecha 23 de septiembre de 2005, se acordó declarar desierto el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado.
Por providencia de la Sala, de fecha 19 de diciembre de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 19 de enero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se estime el motivo de casación articulado en escrito de formalización citado sobre infracciones legales y jurisprudenciales case y anule la sentencia recurrida únicamente en cuanto a la decisión adoptada en la misma para mantener la denegación del expediente de la marca número 2.376.824 "BANK ON LINE con gráfico" y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho.
Por providencia de fecha 24 de enero de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 2 de abril siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. la inscripción de las marcas nacionales "BANK ON LINE" (mixtas), números 2.376.824 para la clase 36, 2.376.825 para la clase 38, y 2.376.826 para la clase 42.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo estimó en parte, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida referida a la marca nº 2.376.824 BANK ON LINE" (mixta) para la clase 36, y declarando no conforme a Derecho, anulando y dejando sin efecto, las resoluciones de la misma Oficina referidas a las marcas números 2.376.825 para la clase 38, y 2.376.826 para la 42 con la misma denominación y gráfico, declarando el derecho del recurrente a la inscripción de estas dos últimas marcas.
Para llegar a esta conclusión el Tribunal de instancia entendió que la prohibición del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, conforme al cual no podrán registrarse "los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio", se producía respecto de la marca 2.376.824 para la clase 36 al amparar servicios consistentes en "servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios bancarios y negocios inmobiliarios", pero no respecto de las marcas nº 2.376.825 y 2.376.826, que amparan "servicios de telecomunicaciones", la primera, y "servicios hoteleros, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, hospedaje temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria, servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones, estimaciones o informes técnicos y jurídicos, servicios de investigación científica e industrial, programación para ordenadores, servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros", la segunda.
En la parte que desestima el recurso entiende el órgano judicial que la denominación describe los servicios financieros propios de un banco que son prestados mediante sistemas en línea, sin que el gráfico con el que se presenta la denominación aporte al signo ningún tipo de distintividad
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han sido transcritos en los antecedentes.
El recurrente aduce, en síntesis, en su motivo de recurso, que la marca debió examinarse en su conjunto, y de esta forma se puede observar su sustantividad y fantasía, y no concordancia con el servicio que ampara, sin que baste la mera evocación del mismo. Añade que la prohibición se refiere a signos compuestos exclusivamente de indicaciones descriptivas, no como ocurre en el presente caso en que es mixta y el gráfico la proporciona una cierta distintividad de lo meramente denominativo.
Debe de comenzarse expresando que dado el restringido marco del recurso de casación, no es posible que esta Sala entre a corregir las valoraciones fácticas que ha hecho el juzgador de instancia en relación con las circunstancias materiales que concurren en el caso como son las relativas al carácter de genericidad que tienen los términos distintivos de las marcas. Su corrección solo sería posible si se advirtiera que se ha incurrido en arbitrariedad o irracionalidad, pero esto no ocurre en el caso presente, pues sin duda, la conclusión a la que se llega en la sentencia es plenamente lógica, en cuanto los términos "bank on line" se refieren a servicios bancarios prestados a través de telecomunicaciones mediante sistemas en "línea", indicando que los que se recogen en el campo aplicativo de la marca solicitada (seguros, negocios financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios), se van a prestar en dicha forma, lo que indudablemente se inserta en la prohibición del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, al indicar de forma evidente la característica del servicio que se va a prestar por el banco. Ello además es patente en el régimen moderno usado por estas entidades financieras, que acuden a estos sistemas de forma usual, y ello es conocido por los usuarios, habida cuenta de la habitualidad del término "on line", lo que está implicando que una de estas entidades se está apropiando una forma común de prestación de servicios, que puede ser utilizado por los distintos operadores del ramo, monopolio que es el que se pretende evitar con la prohibición examinada.
Desde otra perspectiva, es cierto que el artículo 11 de la Ley de Marcas se refiere, al expresar esta prohibición, a "signos o indicaciones que se compongan exclusivamente...". Ahora bien, el requisito de exclusividad debe ponerse en relación con la finalidad expresada, pues no puede llegarse al extremo de privar de contenido a la prohibición por el sólo efecto de añadir cualquier elemento, que puede ser muy simple, a una denominación genérica, y eliminar de esta forma la prohibición. Sería necesario un diseño que sustrajera de la mente del consumidor cualquier referencia al servicio, y evidentemente, esto no ocurre en el supuesto contemplado, en el que, pese a la distinta disposición de las letras y los distintos niveles y formas en que se encuadran, no hay duda que sigue predominando el elemento denominativo.
Por último, las citas jurisprudenciales tienen en la materia de marcas un valor relativo, pues salvo en los supuestos en que haya una absoluta identidad entre los signos, o en los casos en que se interpretan elementos jurídicos del precepto aplicable, siempre existirán peculiaridades que impiden dar la misma respuesta a los diferentes pronunciamientos de esta Sala.
Debe, por todo ello, desestimarse este recurso.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4527/2005, interpuesto por la Entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., contra la sentencia nº 506/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de mayo de 2005, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1906/2002, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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