STS, 24 de Febrero de 2012

Uions Des Associations Europeennes de Fotball (UEFA) interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 157/07 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2006, que al desestimar el recurso de alzada confirmó la resolución anterior de fecha 29 de agosto de 2005, que concedió la inscripción de la marca número 2632752, «EUROPA 2008», para "servicios de telecomunicaciones: comunicaciones por radiodifusión, vía satélite, por cable, por redes de fibras ópticas, por terminales de ordenador, emisión y difusión de programas de radio y televisión" en clase 38 y "servicios de educación y esparcimiento" en clase 41 del Nomenclátor Internacional.

En su escrito de demanda, de 4 de octubre de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de agosto de 2005 y 27 de noviembre de 2006, en cuanto concedieron el registro de marca 2632752 EUROPA 2008 y en su lugar declarar la nulidad de dichos acuerdos y, por consiguiente, que se proceda a la denegación de dicho expediente de marca".

Por escrito de fecha 18 de enero de 2008, el Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso contencioso administrativo, con expresa condena en costas al recurrente".

En fecha 7 de abril de 2008, contestó a la demanda, Corporación de Radio y Televisión Española S.A., y suplicó a la Sala que "desestime íntegramente el recurso interpuesto por UNIONS DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL, por ser plenamente ajustada a derecho la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 27 de noviembre de 2006, confirmando dicha resolución en cuanto a la concesión de la inscripción de la marca M 2632752 "EUROPA 2008", con expresa condena en costas a la recurrente"

No habiéndose recibido el pleito a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones por las parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia.

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Con fecha 31 de enero de 2011 Uions Des Associations Europeennes de Fotball (UEFA) interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 609/2011 contra la citada sentencia, por los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, imputando a la Sentencia incongruencia por haber efectuado la valoración de una serie de circunstancias ajenas a los datos registrales de las marcas comparadas.

Segundo: al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional Considera infringido por la sentencia impugnada, por inaplicación, el art. 6 párrafo 1 apartado b) de la Ley de Marcas 17/2001.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso, en fecha 10 de noviembre de 2011 y suplicó su desestimación con costas.

SEPTIMO.- Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento, se señalo para votación y fallo el día 22 de febrero de 2012, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 30 de septiembre de 2010 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Uions Des Associations Europeennes de Fotball (UEFA) contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2006, que al desestimar el recurso de alzada confirmó la resolución anterior de fecha 29 de agosto de 2005, en cuya virtud fue concedida la inscripción de marca número 2632752, «EUROPA 2008», para distinguir "servicios de telecomunicaciones: comunicaciones por radiodifusión, vía satélite, por cable, por redes de fibras ópticas, por terminales de ordenador, emisión y difusión de programas de radio y televisión" en clase 38 y "servicios de educación y esparcimiento" en clase 41 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca nº 2632752, «EUROPA 2008» solicitada por el Ente Público Radiotelevisión Española, se había opuesto, Uions Des Associations Europeennes de Fotball (UEFA) en cuanto titular de la marca internacional nº 811776 "EURO 2008", que protege, entre otros, servicios de las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.

La Oficina Española de Patentes y Marcas desestimó el recurso de alzada y confirmó la resolución de concesión de la inscripción de la marca «EUROPA 2008» número 2632752, al apreciar que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro invocada por la recurrente, por existir entre los signos enfrentados "EUROPA 2008" y "EURO 2008", suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación.

El tribunal sentenciador, desestima el recurso contencioso-administrativo con fundamento en diversas consideraciones, de las que se resalta las expuestas en el fundamento jurídico segundo, con el siguiente tenor:

[...] «Es del parecer de la Sala de acuerdo con la contestación a la demanda que Europa es un término geográfico y cultural que no es apropiable estrictu sensu.

En segundo lugar consta del expediente administrativo que la titular de Europa 2008, tiene concedidas más marcas con la denominación Europa 2006, 2007 2009, 2010.

El recurrente alega notoriedad y hace una remisión genérica a Internet.

A los efectos de determinar el significado de marca notoria es necesario reseñar la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre de 2004en la que se establecía que:

"Partiendo de que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca), esa asociación se transforma, como ha puesto de relieve la doctrina, en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, a garantizar que constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial sino que también supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, que se proyecta, en la sentencia de 12 de diciembre de 2003 , en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros, en razón de esa representación."

A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se hace fundamental la distinción entre marca notoria y marca renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La marca renombrada, en cambio, es aquella que es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La marca renombrada viene a ser así una especie del género « marca notoria» pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la marca.

En la vigente ley de Marcas, su artículo 3 º dispensa una protección específica a la marca notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada, protección que obviamente no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando esta accede al registro o figura ya en él."

El artículo 8 dispone:

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

Sin embargo debe acreditar la notoriedad puesto que es evidente que el hecho de que pueda conocerse por Internet la existencia de una marca no la convierte en notoria, por razones obvias.

En todo caso al parecer la marca concedida Europa 2008 se utiliza para dar información sobre actividades de la Unión europea y sus instituciones, es decir no se utiliza para el campeonato europeo de fútbol. En segundo lugar de acuerdo con lo alegado por la codemanda es cierto que la denominación usual para la actividad deportiva reclamada por la marca del impugnante es Eurocopa, no Euro 2008, que no tiene la amplitud de uso alegada.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, y procede en consecuencia la desestimación del recurso.»

La recurrente inicia su primer motivo al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional , alegando que por la Sentencia de instancia se han valorado una serie de circunstancias que son totalmente ajenas a los datos registrales de las marcas comparadas y que por tanto no conformaban el objeto del recurso contencioso-administrativo. Censura posteriormente que la sentencia impugnada se ha centrado en el supuesto uso que en la práctica hace de sus marcas cada una de las partes y no en los datos registrales, y que en este caso no puede apreciarse desestimación tácita de las alegaciones formuladas porque "la sentencia incurre en el importante error de no tener en cuenta los datos registrales de las marcas a la hora de valorar su coincidencia aplicativa, de cara a la aplicación del artículo 6 de la ley de marcas invocado".

El motivo no puede prosperar. En primer lugar, tal como ha sido formulado, se aprecia una defectuosa técnica procesal. En su desarrollo la recurrente imputa a la Sentencia como incongruencia lo que en realidad plantea como un error in iudicando , por achacar al tribunal sentenciador que no ha tenido en cuenta ni los datos registrales de las marcas, ni la coincidencia en los servicios protegidos. La respuesta del Tribunal de instancia podrá no ser compartida por la parte recurrente, que la califica de errónea, pero ello no significa que la Sala haya dejado de analizar la alegación sustancial correspondiente de la demanda y expresado su juicio al respecto. El vicio de incongruencia omisiva se produce tan sólo por la ausencia del pronunciamiento del Tribunal a las alegaciones sustanciales de la demanda, respuesta que en este caso se ha producido. En efecto, la demandante invocó la aplicación de las prohibiciones contenidas en los artículos 6.1 b) y 8 de la Ley 17/2001, de Marcas , por considerar incompatible a la marca aspirante "EUROPA 2008" respecto de su marca "EURO 2008" y ser ésta última, en su opinión, una marca notoria. La codemandada esgrimió en su contestación a la demanda, que la marca "EURO 2008", no era notoria, que no había acreditado la entidad recurrente la notoriedad alegada y que la marca aspirante no infringía el artículo 6.1 b) de la citada Ley de Marcas , por la existencia de suficientes diferencias entre ellas e inexistencia de riesgo de confusión con el acceso a registro de la marca novel.

La respuesta de la Sala es congruente con las pretensiones formuladas y da respuesta suficientemente motivada aunque pueda apreciarse cierta imprecisión en su redacción. En efecto, el tribunal territorial singulariza cada marca, tal y como ha sido registrada, en el fundamento primero de su sentencia con mención expresa a los respectivos ámbitos aplicativos, sintetiza las alegaciones formuladas por la demandante, -similitud de los signos en liza y coincidencia aplicativa, así como notoriedad en actividades deportivas y culturales- exponiendo en el siguiente fundamento la normativa y la jurisprudencia aplicable el modo en que debe efectuarse el examen comparativo, menciona lo alegado por la codemandada y considera que no ha quedado demostrada la notoriedad invocada, para finalmente concluir que aprecia conforme a Derecho la resolución impugnada. Ciertamente menciona que la denominación verdaderamente conocida en el ámbito deportivo es "EUROCOPA", pero lo hace para resaltar y justificar el porqué no es notoria "EURO 2008" (La Sala aprecia que la denominación utilizada para designar la actividad deportiva reclamada por la demandante es "EUROCOPA" y no "EURO 2008", aceptando la tesis de la codemandada, pero en relación con la justificación de la falta de notoriedad de la marca oponente, no porque compare el uso real de los signos enfrentados y no sus inscripciones registrales tal como recoge en su fundamento primero ), y además frente a la notoriedad alegada estima que la presencia de la marca en Internet no la convierte en notoria, dando respuesta a la alegación de notoriedad de la demandante y a la negación de ese conocimiento de la marca, formulado por la codemandada. Es innegable que la Sala ha comparado los signos tal y como están registrados, sus ámbitos aplicativos y el grado de conocimiento de los signos teniendo en cuenta el sector del público al que se dirigen, concluyendo con la confirmación del acto impugnado. No apreciamos la incongruencia alegada y el motivo ha de ser desestimado.

En el segundo motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, pero lo hace instrumentalmente, porque ciertamente reitera, aunque esta vez al amparo del apartado d) del precepto mencionado que "la sentencia impugnada incurrió en clara incongruencia con las pretensiones deducidas por esta parte, al basarse en una serie de consideraciones y suposiciones ajenas a los datos registrales de las marcas comparadas".

Las restantes alegaciones tampoco son acogibles. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo, el citado artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las marcas enfrentadas aún cuando coincidan aplicativamente, difieren suficientemente en sus signos. La diferenciación conceptual es tal -la aspirante alude a un continente, y la oponente a la moneda- que resultan claramente dispares al primer impacto visual y fonético, sin que se perciba el menor riesgo de error o confusión con el acceso a registro de la aspirante, pese a que bajo la cobertura de este recurso intente la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las semejanzas existentes entre las marcas enfrentadas en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.

No ha lugar, en consecuencia, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción , procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución