STS, 10 de Febrero de 2012

JurisdicciónEspaña
Fecha10 Febrero 2012

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diez de Febrero de dos mil doce.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación nº 4258/2011, interpuesto por EL CORTE INGLES SA, representada por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 318/2007 , sobre Marca "Bass Oil". Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACION DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y D. Alejo , representado por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Corte Inglés S.A. interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 318/2007 , contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de enero de 2007 que, al estimar parcialmente el recurso de alzada contra el de fecha 29 de diciembre de 2005, que concedía la marca número 2614375, "BASS OIL", mixta y cromática para servicios de venta al por menor en comercio de artículos y productos propios de una gasolinera en la clase 35 y servicios de estaciones de servicios (gasolineras). Servicios de lavado, limpieza, lustrado, engrase y conservación de vehículos en la clase 37 del Nomenclátor Internacional, confirmó la concesión de la marca en clase 35 y denegó su inscripción en clase 37.

SEGUNDO

En su escrito de demanda, de 12 de diciembre de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de diciembre de 2005 por la que se concedía la marca nº 2614375 denominada "BASS OIL" y contra la resolución de fecha 18 de enero de 2007, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto por mi representada contra la primera de las resoluciones, dictando en su lugar otra, por la que se deniega y anule la citada marca BASS OIL con nº 2614375".

TERCERO

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de abril de 2008, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y terminó suplicando dicte sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ".

En fecha 24 de septiembre de 2008 lo hizo D. Alejo y suplicó sentencia por la que desestime íntegramente el recurso contencioso-administrativo planteado de contrario, y acuerde el mantenimiento de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de enero de 2007, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

CUARTO

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 25 de noviembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 318/2007, interpuesto por el Procurador D. César Berlanga Torres, en representación de "EL CORTE INGLES S.A" asistido del Letrado D. Juan Carlos Areces García contra la resolución de fecha 18 de enero de 2007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha 29 de diciembre de 2005, por la que se concedía la Marca nacional denominativa "BASS OIL" nº 2641375 en clase 35 y 37 del Nomenclátor, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas

.

QUINTO

Por Auto aclaratorio de 4 de marzo de 2011, se acordó aclarar la Sentencia nº 2204 dictada por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el siguiente tenor:

Aclarar Sentencia nº 2204 de fecha 25 de noviembre de 2010, dictada en el recurso ordinario nº 318/2007 en el sentido tan solo que la resolución de fecha 18 de enero de 2007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estimaba parcialmente el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 29 de diciembre de 2005, por la que se concedía la Marca nacional denominativa "BASS OIL" Nº 2641375 en clase 35 y 37 del Nomenclátor, y en consecuencia se mantenía la concesión de la clase 35 y se denegaba en la clase 37" .

SEXTO.- Con fecha 30 de septiembre de 2009, El Corte Inglés SA. interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4258/2011 contra la citada sentencia, al amparo de los seis motivos siguientes:

Primero: Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , al considerar que "la sentencia recurrida vulnera e infringe claramente, las normas del Ordenamiento Jurídico, concretamente lo establecido en el artículo 6.1 b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Segundo: Por infracción de la Jurisprudencia aplicable al caso porque " no entra a valorar en su sentencia, y por lo tanto omite, uno de los criterios jurídicos fundamentales alegados por mi representada en su recurso, en cuanto a la identidad denominativa, conceptual y aplicativa de las marcas en conflicto, vulnerando por lo tanto lo dispuesto en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas ".

Tercero: Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , al considerar que "la sentencia recurrida vulnera e infringe claramente, las normas del Ordenamiento Jurídico, concretamente lo establecido en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Cuarto: Por infracción de la Jurisprudencia aplicable al caso porque " no entra a valorar en su sentencia, uno de los criterios jurídicos fundamentales alegados por mi representada en su recurso, en cuanto a la notoriedad de las marcas prioritarias, vulnerando por lo tanto lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas " .

Quinto: Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa " puesto que la Sala de Instancia, incurre en su sentencia, en incongruencia omisiva, vulnerando lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y el artículo 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , al no efectuar referencia ni pronunciamiento alguno, al argumento o pretensión expuesta por mi representada en su escrito de demanda formulada en la Instancia, tanto sobre la identidad denominativa, conceptual y aplicativa de las marcas en liza, como sobre el carácter notorio de las marcas prioritarias oponentes, produciéndose de éste modo, un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Asimismo incurre la sentencia objeto de recurso en infracción de las normas del ordenamiento jurídico, vulnerando lo dispuesto en el artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , al considerar el Tribunal Superior de Justicia, sección segunda erróneamente, dicho sea con el debido respeto y en términos de estricta defensa, la falta de legitimación de mi representada".

Sexto: Infracción de la Jurisprudencia porque la sentencia recurrida " vulnera lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como el artículo 67.1 y 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , pues omite en su sentencia, cualquier pronunciamiento referente a la identidad denominativa y aplicativa existente, y la notoriedad alegada por mi representada, vulnerando igualmente la numerosa Doctrina Jurisprudencial existente al respecto".

Terminando por suplicar que previo los trámites legales establecidos "acuerde estimar los motivos de casación alegados, casando y anulando la Sentencia dictada, y declarando, en definitiva, nula de pleno derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de enero de 2007, recaída en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca número 2614375, denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "BASS OIL" en la clase 35 del Nomenclátor Internacional."

SÉPTIMO.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas. También formuló escrito de oposición al recurso D. Alejo y solicitó sentencia " por la que se desestime el indicado Recurso de Casación y, en consecuencia, confirme la Sentencia de 25 de noviembre de 2010, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que acordó mantener la concesión de la marca española nº 2614375 "BASS OIL" para identificar servicios en la clase 35 delNomenclátor Internacional".

OCTAVO.- Por providencia de 13 de enero de 2012, se nombro Magistrada Ponente a la Excma. Sra. Dª Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 8 de febrero de 2012, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 25 de noviembre de 2010 , desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido por El Corte Inglés S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de enero de 2007 que estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución de 29 de diciembre de 2005, en cuya virtud fue confirmada la concesión de la inscripción de la marca "BASS OIL" con nº 2614375, en clase 35, del Nomenclátor Internacional para distinguir "servicios de venta al por menor en comercio de artículos y productos propios de una gasolinera" y se denegó para "servicios de estaciones de servicios (gasolineras). Servicios de lavado, limpieza, lustrado, engrase y conservación de vehículos", en clase 37."

A la inscripción de la mencionada marca número 2614375, solicitada por D. Alejo , se había opuesto El Corte Inglés S.A. en cuanto titular de la marca número 1.946080 "CASUAL LINE BASS 20 CASUAL LINE", de la clase 35; las números 2223851 y 2223853 "BASS 10", en clases 35 y 37 respectivamente y la número 2223890 "BASS 20" en clase 37.

SEGUNDO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro por considerar compatible a la marca solicitada con las oponentes, por apreciar diferencias gráfico denominativas. Posteriormente, estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por El Corte Inglés con los siguientes razonamientos:

CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados BASS OIL y gráfico y las marcas nº 2.223.853 BASS 10 Y 2.223.890 BASS 20, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ya que la solicitud reivindica en la clase 37 "servicios de lavado, engrase y conservación de vehículos" y las prioritarias distinguen el enunciado más amplio de servicios de "reparación", ya pesar del elemento gráfico de la solicitud, que es llamativo, la denominación está dispuesta separando los términos "BASS" y "OIL", resaltando por su tamaño y color el primero, lo que inclinaría al consumidor a pensar que la solicitud pertenece a la misma "familia" de marcas que las marcas BASS 10 Y BASS 20.

CONSIDERANDO: Que no se aprecia incompatibilidad entre la solicitud, en la clase 35, y sus impugnantes. Pues los servicios de "venta al menor en comercios de artículos y productos propios de una gasolinera" ahora reivindicados, no son confundibles, ni concurrentes con los "servicios de instalación, construcción y reparación" y "publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina" que distinguen las oponentes.

TERCERO

El tribunal de instancia, desestimó la pretensión de la recurrente y confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La Sala consideró, por lo que ahora interesa, que:

[...] La discrepancia que el recurrente expone respecto del actuar administrativo cuestionado no se refiere, en modo alguno, a la solución a la que se llegó, y que fue denegación de la marca solicitada, sino que se centra en la concreta motivación que se expuso por la Administración demandada para llegar a la misma y que el recurrente no comparte.

Así las cosas, se hace preciso tener en cuenta que como ha puesto de relieve nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de Abril de 1. 993 : "conforme al artículo 28.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la legitimación activa para demandar la anulación de los actos de la Administración se reconoce a quien tuviera interés directo en ella (Exposición de Motivos IlI.3)", "... interés directo que ha de ser inmediato, no lejano, nacido y existente, sin que baste que sea hipotético o remoto ( Sentencia de 7 de Abril de 1.980 ), por lo que no cabe aducir el presentimiento o temor de que una futura actuación administrativa pueda conducirse por derroteros que no sean lo suficientemente correctos para con los intereses del recurrente ( Sentencia de 18 de Junio de 1.993 ), sin que tampoco basten las meras expectativas de agravios potenciales o futuros ( Sentencia de 27 de Febrero de 1.980 )", razón por la que, concluye el Alto Tribunal, " ... carece de legitimación quien recurre un acuerdo que le favorece ( Sentencias de 12 de Junio de 1 . 964, 10 de Diciembre de 1.971 Y 4 de Julio de 1.980 )".

Es consustancial con el planteamiento de todo recurso contencioso- administrativo el cumplimiento de determinados requisitos, y entre ellos y en primer lugar, el que se refiere a la legitimación para interponerlo que exige, a su vez y consecuencia de la propia naturaleza del recurso la existencia de un perjuicio o gravamen causado al recurrente por la resolución impugnada y en su pronunciamiento o parte dispositiva, (no en los fundamentos o motivación pues contra éstos, sabido es por la Teoría General del Derecho no se dan los recursos), y que consiste en la diferencia entre lo solicitado y lo concedido, en definitiva entre la pretensión articulada y la solución a la que, con relación a la misma, se llegó. El hoy recurrente lo que podía pretender en vía administrativa, como hizo, es que no fuera concedida la marca solicitada y su interés se vio satisfecho con la resolución recurrida. Constituye, en consecuencia, un contrasentido que se impugne una resolución que es favorable a los intereses de la hoy actora, aunque la motivación no se comparta, pues, como dijimos, la resolución lo es en su parte dispositiva.

En conclusión, estimamos que la actora carece de la legitimación postulada porque lo que pretende, que no se conceda la marca solicitada pero con fundamento en la existencia de las marcas BASS 10 y BASS 20, no es posible. Si se impugna una resolución es porque se disiente de ella y se solicita su revocación o anulación, pero lo que no puede es impugnarse una concreta decisión para que no se modifique lo resuelto. A esta conclusión no puede oponerse, que la legitimación surja como consecuencia de que en las resoluciones cuestionadas se exprese un criterio que atenta contra la conducta intachable del recurrente.

[...] La conclusión a la que llegamos en el Fundamento precedente plantea, en este estadio de la argumentación, el dilucidar si la misma debe dar lugar a un pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso, y al amparo de las concretas previsiones contenidas en el apartado b) del artículo 69 de la Ley 29/1. 998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , o si, por contra, la solución a adoptar debe ser, simplemente y como cuestión de fondo, la desestimación del presente recurso. Para dilucidar tal problemática hemos de tener en cuenta que la falta de legitimación que dijimos tiene la hoy recurrente es una falta de legitimación ad causam", y que la misma, (así ha tenido ocasión de ponerlo de manifiesto nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de Enero de 1.990 ), " ... se identifica con la titularidad del derecho a pedir o de la acción, y su falta no puede dar lugar a la, inadmisibilidad del recurso en base al artículo 69.b) de la Ley de la jurisdicción Contencioso- Administrativa , toda vez que en este precepto las causas de inadmisibilidad en el mismo comprendidas hacen referencia a la falta de capacidad procesal para ser parte, no estar debidamente representada o carecer de legitimación para actuar en el proceso por carecer de la personalidad con que comparece, pero no al supuesto de falta de legitimación para reclamar, que trae causa de la desestimación de la petición hecha a la Administración; concepto de legitimación "ad causam" que se vincula a la cuestión de fondo. Es por ello, en fin, por lo que la falta de legitimación analizada debe dar lugar a la desestimación del presente recurso.

CUARTO

La entidad recurrente plantea seis diferentes motivos de casación, si bien por razones lógicas comenzaremos nuestro análisis por el quinto de ellos articulado al amparo del apartado c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional .

En este motivo la sociedad recurrente imputa al tribunal de instancia tanto el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva y por vulnerar el artículo 19.1 a) de la Ley Jurisdiccional , al apreciar la falta de legitimación de la demandante.

La censura de la incongruencia que se denuncia se habría producido por dejar imprejuzgadas las alegaciones formuladas en la demanda al haber considerado al recurrente carente de legitimación. Y en efecto, la lectura de la Sentencia impugnada permite apreciar la incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia pues el Tribunal sentenciador introduce como razón única de su fallo, un obstaculo procesal que no fue alegado por ninguna de las partes, y además no decidió sobre las alegaciones formuladas en la demanda. En efecto, de forma incoherente, el órgano judicial analiza la legitimación de la recurrente pero la relaciona con una resolución con contenido estimatorio, cuando la mera lectura de la fundamentación de la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas se observa que se declara la incompatibilidad de las marcas en la clase 37, y la admite en la clase 35. Al haber eludido entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada, la sentencia de instancia considera erróneamente que la resolución administrativa estima totalmente el recurso formulado, cuando en verdad la resolución impugnada fue de estimación parcial, y así fue puesto de manifiesto por todas las partes, y dejó sin respuesta las alegaciones esenciales de la recurrenteor considerarla carente de legitimación.

QUINTO

Casada la sentencia, esta Sala del Tribunal Supremo ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, según lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional .

La recurrente impugnó la resolución de concesión de la inscripción de la marca solicitada en clase 35, por las siguientes cuestiones de carácter jurídico sustantivo: a) Por identidad denominativa existente entre las marcas " como se recoge en el considerando segundo de la resolución recurrida" , debido a que todas ellas utilizan la denominación "BASS"; b) Por identidad aplicativa, " al estar solicitada la marca impugnada y las marcas oponentes, en la misma clase 35 del Nomenclátor Internacional y al entender esta parte, que la marca concedida BASS OIL ha sido solicitada para distinguir servicios íntimamente relacionados con los solicitados por mi representada ", pudiendo provocar en el consumidor, un evidente riesgo de confusión y asociación empresarial con los servicios protegidos por las marcas prioritarias; c) aprovechamiento indebido de las marcas prioritarias " por la utilización del término distintivo y común BASS, siendo BASS, una marca notoria" . Justifica la notoriedad de sus marcas por " tratarse de marcas que son publicitadas en diversas publicaciones que reparte entre sus clientes de forma gratuita en todos sus establecimientos de toda la geografía española, así como por la publicidad realizada, por las que se relacionan con El Corte Inglés".

Hemos de analizar las alegaciones formuladas en la demanda, incluyendo, pues, la alegación de la notoriedad de las marcas obstaculizantes, cuyo examen fue omitido por el tribunal de instancia.

En lo que se refiere a las dos primeras cuestiones suscitadas en la demanda, identidad denominativa y aplicativa entre las marcas comparadas consideramos la decisión adoptada en sede administrativa ajustada a derecho. En efecto, no era aplicable, en este caso, la prohibición contenida en el artículo 6.1 .b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, porque a pesar de la semejanza fonética existente entre la aspirante "BASS OIL" nº 2614375 y las oponentes "BASS 10" nº 2223853 y nº 2223851 y "BASS 20" nº 2223890, los servicios no son concurrentes ni guardan la "intima relación aplicativa" invocada. Esta apreciación de suficiente disparidad aplicativa se percibe cotejando los servicios que una y otras protegen. De esta comprobación y contraste se advierte que no guardan relación los servicios de venta al por menor en comercio de artículos y productos propios de una gasolinera reivindicados por la aspirante en la clase 35 con los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina protegidos por la marca oponente "BASS 10" nº 2223851, ni aquellos servicios de venta guardan la menor relación aplicativa complementaria o sustitutiva con los de construcción, reparación, instalación protegidos por las marcas "BASS 10" nº 2223853 y "BASS 20" nº 2223890. Este es el razonamiento contenido en el tercer Considerando Jurídico de la resolución del recurso de alzada y que aprecia esta Sala.

De esta manera no concurre el riesgo ni de confusión ni de asociación indebida invocado por la demandante y compartimos el criterio mantenido con anterioridad en cuanto a la compatibilidad de las referidas marcas.

En cuanto a la tercera alegación, sobre la que no se han pronunciado ni la Oficina de Patentes y Marcas, ni tampoco el tribunal de instancia, se basa en el articulo 8.1 de la mencionada Ley de Marcas y se argumenta al respecto que la denominación "BASS" es un término que la actora ha hecho notorio como consecuencia de las importantes campañas publicitarias realizadas por toda la geografía española, como se demuestra a través de los numerosos catálogos publicitarios que evidencian el uso notorio de la marca.

Hemos sentado en abundante jurisprudencia que la exclusión plena del riesgo de confusión y asociación supone por si misma la imposibilidad de aprovechamiento de la reputación de otra marca, el cual requiere algún tipo de confundibilidad o posibilidad de asociación para que una marca pueda efectivamente usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por otra en su actividad comercial. El registro previo de una marca notoria impide registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si la utilización del signo realizada sin justa causa puede comportar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

En este caso, además, no ha quedado probada la notoriedad de las marcas. Son las marcas y no los términos denominativos las que han de ser evaluadas como notorias en orden a la posibilidad de aplicación, en su caso, de la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas . Se sostiene por la demandante que las marcas "BASS 10" y "BASS 20" son notorias porque al aparecer en los folletos publicitarios de El Corte Inglés que son repartidos en todos sus centros de España, han logrado que el consumidor las asocie con su titular, El Corte Inglés.

Nada de esto se deduce ni se puede apreciar de las copias de páginas de folletos que se adjuntan a la demanda, y que son las que constan en las actuaciones de instancia. Por todo ello, no pudiéndose apreciar la notoriedad de las marcas invocadas, ni existiendo similitud ni riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, no procede la aplicación de ninguno de los artículos invocados (6.1 b) y 8.1 de la Ley de marcas). Tampoco puede ser acogida ninguna de las alegaciones formuladas en cuanto a la aplicación de Jurisprudencia que cita respecto de la aplicación al caso del criterio vertido en las SSTS de 13 de marzo de 2006 (RC 2602/2003 , y de 24 de junio de 2002 (RC 3082/1996 ). Además de la escasa virtualidad de las alegaciones fundamentadas en la jurisprudencia por la gran casuística que impregna toda la materia relacionada con el examen de parecidos entre signos, hemos de añadir que ambas Sentencias, se referían a la aplicación de los artículos 12.1 a) y 13 b) respectivamente, de la Ley 32/1988 de Marcas y no a los artículos 6.1 b) y 8.1 de la Ley 17/2001, de Marcas .

SEXTO

La conclusión de todo lo anterior es que, tras la casación de la sentencia, procederá la desestimación del recurso contencioso-administrativo y la confirmación del derecho a la inscripción de la nueva marca en la clase 35.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

PRIMERO

HA LUGAR al recurso de casación número 4258/2011, interpuesto por EL CORTE INGLES SA, contra la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2010, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 318/2007 , que casamos.

SEGUNDO

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 318/2007, interpuesto por EL CORTE INGLES SA contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de enero de 2007 que confirmó la concesión de la inscripción de la marca nacional "BASS OIL" con nº 2614375 para la Clase 35 del Nomenclátor Internacional, resolución que declaramos ajustada a derecho.

TERCERO

No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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