STS, 27 de Enero de 2012

Promotora Kasde interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 172/2007 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que al desestimar el recurso de alzada confirmó la resolución anterior de fecha 24 de enero de 2006, que había concedido la marca solicitada número 2647316 «HOTEL BRISTOL PARK», denominativa, para "servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar" a D. Herminio .

En su escrito de demanda, de 11 de septiembre de 2009, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando el presente Recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones impugnadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la concesión de la marca nº 2647316 «BRISTOL PARK» en clase 43, acordando su denegación".

En fecha 7 de noviembre de 2007 contestó a la demanda El Abogado del Estado por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente."

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 28 de octubre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 172/2.007, interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, en representación de PROMOTORA KASDE, S.A., asistida del Letrado D. Miguel Aznar Alonso contra la resolución de fecha de 27 de octubre de 2.006, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 24 de enero de 2.006, por la que se concedía la Marca nacional denominativa "HOTEL BRISTOL PARK", nº 2.647.316 X Clases 43ª del Nomenclátor, que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas.

Por Auto de aclaración del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 4 de enero de 2011 se consideró que procedía aclarar la sentencia en el sentido de que "las referencias a Ares Trading, S.A. debían entenderse referidas a Promotora Kasde. S.A."

Con fecha 8 de abril de 2011 D. Herminio interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1403/2011 contra la citada sentencia, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por el siguiente y único motivo: Por infracción del art. 6 párrafo 1 apartado b) de la Ley de Marcas 17/2001, y la Jurisprudencia aplicable en materia de comparación de marcas, imputando a la Sentencia de instancia la aplicación incorrecta del precepto invocado, por entender que no se ha tomado en consideración la existencia de un previo registro de rótulo de establecimiento idéntico a la marca impugnada, de fecha anterior a la fecha de solicitud de la marca impugnante.

En fecha 7 de diciembre de 2011, Promotora Kasde S.A. formalizó escrito de oposición al recurso de casación, y suplicó se dictase sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la citada sentencia y se confirme la denegación de la marca núm. 2647316 «HOTEL BRISTOL PARK» en clase 43, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.

El Abogado del Estado por escrito de fecha 12 de diciembre de 2011, manifestó que se abstenía de formular oposición al recurso de casación formulado por D. Herminio .

Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento, se señaló para votación y fallo el 25 de enero de 2012, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de octubre de 2010 estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Promotora Kasde SA contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 que desestima el recurso de alzada y confirma la resolución anterior de fecha 24 de enero de 2006, que había concedido la marca solicitada número 2647316 «HOTEL BRISTOL PARK», denominativa, para "servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar" en clase 43 del Nomenclátor Internacional, denegando su inscripción por no ser ajustada a Derecho.

Durante la tramitación de la marca formuló oposición a su registro, entre otros, Promotora Kasde S.A., por incompatibilidad con su marca "HOTEL BRISTOL" nº 1942961.

La Sala de instancia anuló la decisión de concesión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que había desestimado el recurso de alzada contra la resolución anterior de fecha 24 de enero de 2006, de concesión de la marca solicitada número 2647316 «HOTEL BRISTOL PARK» al apreciar que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro invocada por la recurrente, por existir entre los signos enfrentados, "HOTEL BRISTOL" , marca anterior y la marca solicitada «HOTEL BRISTOL PARK» ciertas disparidades fonéticas suficientes para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose el riesgo de confusión en el público, argumentando a mayor abundamiento que "el solicitante ostenta un derecho sobre la denominación HOTEL BRISTOL PARK que se remonta a 1975, por el registro de rótulo nº 118751, hoy caducado, pero que enlazó con el registro posterior del rótulo aún vigente nº 201186, con una fecha de prioridad de 1989, frente a la muy posterior fecha de prioridad de la marca oponente nº 1942961, que data de 1995."

El tribunal sentenciador, estima el recurso contencioso-administrativo con fundamento en diversas consideraciones, de las que se resalta las expuestas en el fundamento jurídico noveno:

[...]« En el caso de autos la Sección estima que entre la marca solicitada y la marca oponente existe un gran parecido, tan solo se diferencian porque la solicitante incluye el término "PARK", que por otra parte la denominación "PARK" es muy frecuente en los Hoteles, por lo que no tiene suficiente fuerza diferenciadora, pudiendo inducir a la creencia de que estamos ante otro Hotel de la misma cadena.

Por otra parte, y en contra de lo que sostiene la Oficina Española de Patentes y Marcas el rótulo de establecimiento nº 201.186 "HOTEL BRISTOL PARK", no es equiparable a una marca, y solo otorga protección en el ámbito de Benidorm.

Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, perviviría el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea - sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCEEDJ 1999/26400 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente asociar la marca solicitada con la oponente»

Examinando de modo conjunto las alegaciones de la recurrente en la formulación del motivo casacional lleva a concluir que la base común es el rechazo a la apreciación de las semejanzas entre las marcas que ha efectuado el Tribunal de instancia, denunciando que no ha tenido en cuenta el derecho prioritario de su rótulo de establecimiento 201186 «HOTEL BRISTOL PARK» solicitado el 9 de octubre de 1989, e incurriendo en infracción de las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la Ley de Marcas , relativas al régimen transitorio de los rótulos de establecimiento, y jurisprudencia en materia de marcas.

El motivo ha de ser desestimado. No corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. Este precepto prohíbe registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. El juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación.

El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o alcanzado conclusiones patentemente erróneas o irracionales, por lo que no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

La parte recurrente sostiene que existe disparidad entre las marcas enfrentadas, la aspirante, nº 2647316 «HOTEL BRISTOL PARK» y marca anterior nº 1942961 «HOTEL BRISTOL», utilizando como argumento que la Sala de Instancia "se centra en el término PARK y no lo pone en ningún momento en relación con los otros dos términos que conforman la marca: los vocablos "HOTEL" y "BRISTOL" y no aplica la jurisprudencia que considera compatibles las marcas compuestas por tres vocablos respecto de las compuestas por dos vocablos."

No tiene razón la recurrente, en la sentencia se comparan las dos marcas, que coinciden en el mismo ámbito aplicativo, el de los servicios de hotel, y tras apreciar en su conjunto una gran similitud las declara incompatibles por percibir que con el acceso a registro de la aspirante se produciría un riesgo de asociación indebida entre ellas. Efectúa el tribunal sentenciador una comparación de los signos en su integridad, valora el escaso valor diferenciador y distintivo del término "PARK" por ser frecuente en hostelería y considera no permite una diferenciación tal de los distintivos enfrentados, que logre evitar cualquier riesgo de error o confusión incluido el riesgo de asociación entre ellas. La sentencia de instancia llega a estas conclusiones que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis de este tipo de signos, no sólo no cabe reputar ni irracionales ni absurdas, sino que son compartidos por este Tribunal de casación.

La marca oponente, nº 1942961 «HOTEL BRISTOL» se concedió para la protección de servicios de hotel, por lo que coincide aplicativamente con la marca solicitada número 2647316 «HOTEL BRISTOL PARK» interesada para "servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar", pudiéndose producir una confusión en el consumidor medio con la anteriormente registrada, riesgo de asociación indebida que es lo que trata de evitar la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

También consideramos razonable la comparación de los distintivos efectuada la Sala territorial, que estima la semejanza entre los signos contrastados, poniendo de manifiesto que a pesar de la presencia del término "PARK" en la aspirante, ésta no lograba diferenciarse suficientemente de la anteriormente registrada.

Venimos diciendo que en el examen comparativo de los signos basta que se aprecie similitud, denominativa, gráfica o conceptual entre los signos distintivos en uno de los planos en que pueden ser percibidos "fonético o visual" concurriendo en el caso el otro de los factores de confundibilidad entre los signos comparados -coincidencia o afinidad aplicativa entre los signos- para que por existir riesgo de confusión entre las marcas puedan declararse incompatibles, y que por el contrario, que aún existiendo identidad aplicativa, si los signos son lo suficientemente dispares para evitar cualquier riesgo de error o confusión en el mercado, las marcas se pueden apreciar compatibles. También es posible la coexistencia registral cuando aún existiendo coincidencia en los signos o una gran semejanza, sus ámbitos aplicativos son completamente dispares.

En fin, a la vista de lo sentenciado esta Sala no puede sino concluir que comparte el criterio de que las marcas enfrentadas presentan en este caso las similitudes apreciadas y la existencia del riesgo de asociación que impide el acceso registral de la aspirante, intentando la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.

El resto de argumentos en los que se invoca la vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con cita de varias sentencias ninguna de las cuales se refiere a marcas iguales o similares a las de autos, deben ser rechazados. No es esencial el número de términos que integran las marcas para, sacando del contexto comparativo, se intente demostrar que la Sala de instancia se separa de la doctrina jurisprudencial porque existiendo tres vocablos en la aspirante, se deniegue por una marca que contiene dos. Lo relevante es si la existencia de semejanza, denominativa, gráfica o conceptual, cuando ya previamente existe relación aplicativa entre los signos, puede producir un riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor medio.

De modo reiterado hemos puesto de relieve la escasa virtualidad de este motivo impugnatorio dado el casuismo existente en esta materia, de modo que sólo ante precedentes muy próximos a las marcas enfrentadas pueden tener valor argumentativo las referencias jurisprudenciales correspondientes, lo que aquí no ocurre, y las referidas al modo de efectuar el examen comparativo de los signos, como ya ha quedado explicitado ha sido correctamente efectuado por la sentencia impugnada.

Por último hemos de abordar la alegación referida a su derecho prioritario sobre el rótulo de establecimiento nº 201186, solicitado para el término municipal de Benidorm (Alicante) en fecha 9 de octubre de 1989, y por tanto anterior a la de la marca nº 1942961 «HOTEL BRISTOL», que lo fue en 24 de enero de 1995. Sostiene el recurrente que la no apreciación por el Tribunal territorial de su derecho prioritario infringe las Disposiciones transitorias Tercera y Cuarta de la Ley 17/2001, de Marcas .

No tiene razón el recurrente. El rótulo de establecimiento, como modalidad de propiedad industrial, regulada en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tiene un alcance determinado, el de los concretos o determinados municipios para los que fuera solicitado, en este caso, limitado a Benidorm (Alicante). No tiene, pues, como la marca, ámbito nacional, a tenor de lo establecido en el artículo 83 de la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, bajo cuya legislación fue concedido.

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, de Marcas , que no contempla esta modalidad, pero que regula en ella el régimen transitorio de estos registros, establece que:

1. "Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposición transitoria, los rótulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán por las normas de esta Ley.

3. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento:

a) no podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este párrafo."

"Disposición transitoria cuarta. Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.

1. El titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rótulo en los términos establecidos en la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria tercera.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótulo tiene protección, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.

3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación del apartado anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comerciales posteriores.

4. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán a los veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo interrumpido de tres años."

Resulta evidente que el rótulo de establecimiento nº 201186 «HOTEL BRISTOL PARK», cuya situación registral fue aportada como documento 1 de la demanda, fue solicitado en 9 de octubre de 1989 y por tanto en fecha anterior a la marca oponente nº 1942961 «HOTEL BRISTOL», de Promotora Kasde, que lo fue en fecha 24 de enero de 1995. Esta marca, que no es idéntica al rótulo citado, accedió a registro con arreglo a la Ley 32/1988 pese a la preexistencia del rótulo citado, y es plenamente obstativa frente a la marca aspirante «HOTEL BRISTOL PARK» número 2647316 y ni a tenor de la anterior normativa, ni con la actual, puede fundamentarse el derecho al registro de una marca de ámbito nacional, en un derecho anterior de ámbito municipal, como pretende el recurrente.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala en el RC 7807/2002 (FJ 9º), con el mismo criterio: "[ ... ] y en cuanto al rótulo de establecimiento nº 132.254, su alcance está limitado, como ya sabemos, al término municipal de Barcelona y su solicitud es de la misma fecha que la más antigua de las principales marcas opuestas, la propia marca opuesta 903.977 (27 de febrero de 1.979, aunque el rótulo es anterior por ocho minutos). En tales circunstancias, es claro que no puede amparar la concesión de las marcas solicitadas, ya que se trata de un rótulo de establecimiento para una sola localidad, y se pretende amparar en su prioridad registral la concesión de marcas variadas. Sin embargo frente a éstas se oponen otras marcas en cuyo beneficio opera la notoriedad del término "nike" y de las cuales una tiene prácticamente la misma antigüedad que el propio rótulo. Así las cosas la capacidad obstativa de las marcas opuestas es más fuerte que la prioridad registral que pueda reclamar el rótulo de establecimiento."

No se aprecia por tanto vulneración alguna de las Disposiciones Transitorias invocadas por el recurrente.

Por último cabe añadir, a mayor abundamiento que tal y como alega Promotora Kasde SA, en su escrito de oposición al recurso de casación, el rótulo de establecimiento nº 201186 «HOTEL BRISTOL PARK», se encuentra caducado.

No ha lugar, en consecuencia, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción , procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución