STS, 13 de Enero de 2012

Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 947/2007 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de mayo de 2007, que al resolver el recurso de alzada estimó en parte la pretensión de la recurrente en vía administrativa, y concedió a Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº275, la inscripción de la marca número 2664805, "LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN" para "servicios de telecomunicaciones, incluidas las comunicaciones a través de redes mundiales de informática" en clase 38 del Nomenclátor Internacional y "servicios de educación, formación, servicios de edición de libros, revistas y publicaciones, incluida la publicación electrónica de libros, revistas y publicaciones en línea".en clase 41.

En su escrito de demanda, de 7 de febrero de 2008, Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando totalmente la demanda formulada, se acuerde revocar y anular la resolución recurrida, dejando sin efecto la concesión de la marca impugnada, marca nacional nº 2664805 LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN, mixta, en clases 38 y 41 con expresa condena en costas a las contrapartes que se opusieren a esta demanda."

Por escrito de fecha 30 de mayo de 2008, el Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 LJCA ."

Por escrito de fecha, 10 de octubre de 2008, Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, contestó a la demanda por escrito y suplicó a la Sala dictase sentencia, " por la que se estime la demanda presentada por la recurrente acordando revocar y anular la resolución por ella recurrida, y, en consecuencia, dejando sin efecto la concesión de la marca impugnada, marca nacional nº 2664805 LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN, en clases 38 y 41" .

Mutualitat de Nostra Senyora del Carme, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, contestó a la demanda por escrito de fecha 9 de enero de 2009, y suplicó sentencia "por la que se acuerde revocar y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de mayo de 2007, dejando sin efecto la concesión de la marca impugnada, marca nacional nº 2664805 LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN, en clases 38 y 41".

Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº275, contestó a la demanda en fecha 30 de abril de 2009, suplicando sentencia "desestimando la demanda y en consecuencia, quede como firme la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 fecha de mayo de 2007 y ratificadas las clases 38 y 41 en el Registro de la marca solicitada (2664805): LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN."

Habiéndose recibido el pleito a prueba, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 25 de noviembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia

.

Con fecha 5 de mayo de 2011 Mutualitat de Nostra Senyora del Carme, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2794/2011 contra la citada sentencia, por los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, habiendo producido indefensión a la recurrente, imputando a la Sentencia de instancia la infracción de los artículos 21.1.b de la LJCA y artículo 24 de la CE .

Segundo: al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional . Considera infringido por la sentencia impugnada, el art. 5.1 apartados b ) y c) de la Ley de Marcas 17/2001, por no haber apreciado la falta de distintividad y el carácter descriptivo de la marca impugnada.

Tercero: al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional , por inaplicación por la sentencia impugnada, del art. 6.1 apartado b) de la citada Ley de Marcas .

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso, en fecha 16 de noviembre de 2011 y suplicó su desestimación con costas.

Quedando pendiente las actuacones de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el 11 de enero de 2012, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 25 de noviembre de 2010 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de mayo de 2007, que al estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del citado Organismo de 31 de mayo de 2006, concedió la inscripción de la marca número 2664805 «LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN», mixta y cromática para distinguir "servicios de telecomunicaciones, incluidas las comunicaciones a través de redes mundiales de informática" en clase 38 del Nomenclátor Internacional y "servicios de educación, formación, servicios de edición de libros, revistas y publicaciones, incluida la publicación electrónica de libros, revistas y publicaciones en línea", en clase 41 .

A la inscripción de la marca nº 2664805, solicitada por Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº275, se había opuesto, entre otros, Mutualitat de Nostra Senyora del Carme, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, en cuanto titular de dos marcas prioritarias. En concreto en el escrito de oposición esta entidad fundo su oposición en la incompatibilidad de la aspirante respecto de las siguientes marcas de su titularidad:

La "MUTUA MUTUALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, M.P.S", denominativa nº 2376889 concedida en clase 36 para "servicios financieros y de seguros" y la "MUTUA MUTUALIDAD NUESTRA SEÑORA DEL CAMEN, M.P.S" nº 2376890 denominativa, concedida en clase 42 para servicios de sanidad.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de mayo de 2007. Ésta, a su vez, había estimado parcialmente el recurso de alzada deducido por Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº275, contra la resolución de 31 de mayo de 2006. Aquella resolución administrativa, tras exponer en las consideraciones jurídicas precedentes la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b ) y c) de la Ley 17/2001, de Marcas , considera que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de las prohibiciones de registro combatidas por la recurrente respecto de los servicios reivindicados en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional, confirmando sin embargo la apreciación de la concurrencia de dichas prohibiciones respecto de los productos solicitados en la clase 16, con la siguiente motivación jurídica:« Que al llevar estas exigencias al caso que ahora nos ocupa, para poder deducir su encaje o no en este supuesto legal, vemos que es aplicable esa norma prohibitoria, puesto que todos los vocablos son descriptivos de los libros, publicaciones y revista, de la clase 16 que pretende proteger. No así respecto a los servicios de las clases 38 y 41. Pues es claro que el conjunto del distintivo informa de manera directa sobre la naturaleza de los productos que aspira a identificar y distinguir . >>

El tribunal sentenciador desestima el recurso contencioso-administrativo por las razones expuestas en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, que son del siguiente tenor:

[...] « Previamente a entrar a conocer del fondo del asunto se observa que las codemandadas FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS y MUTUALITAT DE NOSTRA SENYORA DEL CARME, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA, curiosamente solicitan en el suplico de su contestación a la demanda que se anule la resolución impugnada y se deje sin efecto la concesión de la marca en conflicto. Sin embargo están asumiendo una posición procesal inadecuada en cuanto que el Artículo 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa dispone:

1. Se considera parte demandada:

   1. Las Administraciones públicas o cualquiera de los órganos mencionados en el art. 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.

   2. Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.

   El artículo 21.1.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa cuando se refiere a que los derechos del codemandado puedan quedar afectados, lo hace en el sentido de que se consideran perjudicados.

   Por tanto la posición del codemandado, es la de quien sólo puede comparecer para defender la postura mantenida por la Administración, y no para solicitar la anulación o modificación del acto impugnado, pues ello sólo lo podría reclamar mediante la interposición del oportuno recurso contencioso- administrativo

   Resulta evidente que no puede ser "demandado" por otro quien pide y quiere lo mismo que el que demanda, pues entonces no se dan las posturas opuestas que caracterizan a las dos partes de demandante y demandado; aparte de que deriva claramente del artículo 21.1.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso -administrativa que se refiere a que los derechos del codemandado puedan quedar afectados (en el sentido de "perjudicados") por la estimación del recurso contencioso-administrativo ;

   [...]- Entrando a conocer del fondo del asunto, el recurrente entiende que no se puede conceder la marca LA MUTUA, revista técnica de salud laboral y prevención, al entender que es incompatible con la MUTUA MADRILEÑA.

   Debe recordarse que inicialmente la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la marca en conflicto por entender que concurrían las prohibiciones del Artículo 5 de la ley de marcas :

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

   1. Los que carezcan de carácter distintivo

   2. Los Que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la esPecie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

      Si el recurrente hubiera planteado su oposición basándose en la imposibilidad de que la marca impugnada accediera al registro por tratarse de un signo que carece de carácter distintivo, de acuerdo con el mencionado artículo 5, la Sala analizaría esta cuestión; sin embargo se opone al registro basándose exclusivamente en la identidad o similitud entre los servicios de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas que dispone que 1. No podrán registrarse coma marcas los signos:

   1. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

   2. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticas o similares los productos o servidos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

      En este caso no puede acogerte favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

      Los distintivos han de compararse desde una perspectiva de conjunto sin descomponerlos en los diferentes elementos que los constituyen.

      En el presente supuesto, entiende la Sala que ambas marcas en conflicto pueden convivir en cuanto que si se estimase el recurso contencioso- administrativa ello supondría conceder a la recurrente un derecho preferente sobre el término genérico MUTUA, en detrimento de todas las restantes mutuas existentes.

      En todo caso la marca impugnada no se limita a la denominación LA MUTUA, sino que va acompañada de la leyenda "revista técnica de salud laboral y prevención", que la hace distinguible frente a la mutua recurrente, MUTUA MADRILEÑA, que es renombrada en el sector de seguros de automóvil.

      Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite la inscripción en el Registro como marca, en los supuestos en los que no concurra identidad denominativa, cuando se den las circunstancias señaladas y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida .»

La recurrente inicia su primer motivo casacional, articulado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional , con la cita de los preceptos que considera infringidos por la Sentencia de instancia, artículos 21.1 b) de la LJCA y 24 CE . Censura que la aplicación del citado precepto de la Ley Jurisdiccional por la Sala de instancia le haya dejado fuera del proceso e imprejuzgadas las cuestiones planteadas en la contestación a la demanda, situandole en una clara situación de indefensión.

El motivo no puede prosperar. La sentencia impugnada estudia el contenido de la contestación a la demanda y el suplico formulado por la codemandada e interpuesto correctamente la singular posición procesal de Mutualitat de Nostra Senyora del Carme, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa. En efecto, la entidad ahora recurrente interesó en la instancia, la anulación de la resolución administrativa impugnada y que se dejara sin efecto la concesión de la marca "LA MUTUA REVISTA TÉCNICA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN" en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional de marcas, sin sostener, como corresponde a una parte codemandada, la confirmación de la resolución administrativa recurrida por la demandante. Por el contrario, la reseñada recurrente, discute en su argumentación jurídica la resolución impugnada como si ocupara procesalmente la posición de demandante pero sin haber interpuesto oportunamente el correspondiente recurso contencioso-administrativo. La interposición como recurrente sí le habría facultado para combatir lo que en verdad impugna, la resolución de 17 de mayo de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas y por los motivos que adujo en su contestación a la demanda, proporcionando a la Sala de instancia una argumentación jurídica dirigida a censurar los fundamentos de aquella resolución administrativa y solicitando su anulación, pero al no hacerlo así, la Sentencia de instancia no puede considerar a Mutualitat de Nostra Senyora del Carme, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, como codemandada, porque sostiene una tesis que no se compadece con su posición procesal, y consecuentemente no puede entrar a conocer el fondo de lo invocado por ella, pero explicando las razones de su apreciación en su fundamentación jurídica. Por todo ello no se advierte vulneración procesal en esta decisión ni tampoco incongruencia por dejar sin respuesta lo invocado por la codemandada. Por el contrario, la Sala considera que la decisión del tribunal territorial es clara, precisa, congruente y no puede estimarse el motivo deducido al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional , pues ni la pretensión fue oportunamente planteada, ni podemos apreciar indefensión para la ahora recurrente, respecto de sus alegaciones como parte codemandada en el proceso.

En el segundo y tercer motivos de casación, articulados al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente denuncia dos infracciones normativas, en el primero de ellos la vulneración del artículo 5.1. b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en el segundo, la infracción del artículo 6.1.b) de la citada Ley . Ambos motivos han de ser desestimados porque la desestimación del primer motivo por no poder apreciarse su condición de parte codemandada a la recurrente y consecuentemente no podemos ahora en sede casacional entrar a conocer el fondo de lo planteado en dichos motivos, inviables por las razones procesales expuestas.

No ha lugar, en consecuencia, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción , procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución