STS, 21 de Diciembre de 2011

Ponente:MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Número de Recurso:3036/2011
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución:21 de Diciembre de 2011
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil once.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3036/2011 interpuesto por CABLES Y ESLINGAS, S.L. representada por la Procuradora Dª Consuelo Rodríguez Chacón, contra la sentencia dictada con fecha 16 de marzo de 2011 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso- administrativo número 30/2009 , sobre concesión parcial de la marca número 2805773 «PROTEK» denominativa. Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Cables y Eslingas S.L. interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 30/2009 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de noviembre de 2008, que al desestimar el recurso de alzada confirmó la resolución anterior de fecha 11 de julio de 2008, que había concedido parcialmente la marca solicitada número 2805773, "PROTEK" denominativa, para "cascos de protección para la cabeza y tapones para los oídos, máscaras de protección , mascarillas respiratorias (que no sean para la respiración artificial), filtros para mascarillas respiratorias; pantallas para la protección facial de los obreros, gafas y pantallas para proteger la vista, denegando los restantes productos reivindicados en clase 9 del Nomenclátor Internacional y denegando la marca para todos los productos reivindicados de la clase 25".

SEGUNDO

En su escrito de demanda, de 5 de mayo de 2009, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando el presente Recurso, declare nulas y sin ningún efecto las Resoluciones de la OEPM de fecha 8 de mayo de 2008 y de 4 de noviembre de 2008 y en su lugar acuerde conceder totalmente el registro de la Marca española nº 2805773 "PROTEK" para todos los productos de la clase 9 y 25 de la Clasificación de Niza solicitados, así como condene en costas a la Oficina Española de Patentes y Marcas".

TERCERO

En fecha 10 de junio de 2009 contestó a la demanda El Abogado del Estado por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto, con imposición de costas a la recurrente."

CUARTO

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 16 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«FALLO: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

1º.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.»

QUINTO

Con fecha 13 de junio de 2011 Cables y Eslingas S.L. interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3036/2011 contra la citada sentencia, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por el siguiente y único motivo: Por infracción del art. 6 párrafo 1 apartado b) de la Ley de Marcas 17/2001, y la Jurisprudencia aplicable imputando a la Sentencia de instancia la aplicación incorrecta del precepto invocado, por entender que no se ha efectuado el análisis de las marcas en conflicto atendiendo a una visión de conjunto de las mismas y al principio de especialidad.

SEXTO

El Abogado del Estado por escrito de fecha 23 de noviembre de 2011, manifestó que se abstenía de formular oposición al recurso de casación formulado por Cables y Eslingas S.L.

SEPTIMO

Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 21 de diciembre de 2011, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 16 de marzo de 2011 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cables y Eslingas S.L. contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de noviembre de 2008, que al desestimar el recurso de alzada confirmó la resolución anterior de fecha 11 de julio de 2008, que había concedido parcialmente la marca solicitada número 2805773, "PROTEK", para "cascos de protección para la cabeza y tapones para los oídos, máscaras de protección, mascarillas respiratorias (que no sean para la respiración artificial), filtros para mascarillas respiratorias; pantallas para la protección facial de los obreros, gafas y pantallas para proteger la vista, denegando los restantes productos reivindicados en clase 9 del Nomenclátor Internacional y denegando todos los productos reivindicados de la clase 25".

A la inscripción de la marca nº 2805773, solicitada por Hermanos Giral Casterán S.L., se había opuesto D. Enrique en cuanto titular de la marca prioritaria "PROT&EC" nº 2084617 para la protección de vestidos, calzados y sombrerería en clase 25 del Nomenclátor Internacional de marcas.

SEGUNDO

La Sala de instancia confirmó la decisión de denegación de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de noviembre de 2008. Ésta, a su vez, había desestimado el recurso de alzada deducido por Cables y Eslingas S.L. contra la resolución de 11 de julio de 2008, al apreciar que concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro invocada por la recurrente, por existir entre los signos enfrentados, la marca "PROTEK" y la prioritaria "PROT&EC", una " evidente similitud fonético denominativa, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos en lo que se refiere a los productos de la clase 25 y a los de la clase 9 que han sido denegados, lo que puede generar entre los consumidores un riesgo de confusión y de asociación que impide la pacífica convivencia de ambos signos en el mercado"· .

TERCERO

El tribunal sentenciador, desestima el recurso contencioso-administrativo con fundamento en diversas consideraciones, de las que se resalta las expuestas en el fundamento jurídico quinto:

[...]« Para apreciar la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , es necesario la concurrencia de dos requisitos; en primer lugar, la identidad o semejanza entre las marcas comparadas; en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión el público.

En cuanto al primero de los requisitos, identidad o semejanza entre las marcas comparadas, PROTEK y PROT&EC, se da una evidente similitud fonética que se acrecienta al vocalizarlas, sin que gramaticalmente se aprecien sustanciales diferencias como no sea la presencia en la marca prioritaria del signo & y la letra final C en vez de K. En ambas coincide el núcleo sustancial, presentando tan solo las escasas diferencias apuntadas. En definitiva, a efectos gramaticales y fonéticos el conjunto de la marca solicitada, PROTEK, no forma un conjunto denominativo diferente al de marca prioritaria, siendo fácilmente confundido con PROT&EC.

Además las marcas enfrentadas tienen ámbitos aplicativos sustancialmente iguales en los productos de la clase 09, "guantes, calzado y trajes para la protección contra los accidentes' y de la clase 25, "vestidos y calzados", con los de la prioritaria en clase 25, "vestidos, calzados y sombrerería", siendo palmario que se induce a confusión a los destinatarios de los productos amparados, el consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 , "persona d9tada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca corno un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso, se dan semejanzas gramaticales y fonéticas, y una identidad aplicativa que produce la aplicación de la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , al no apreciarse suficientes diferencias entre los ámbitos aplicativos de las marcas enfrentadas que eviten la posibilidad de confusión entre ellas y también el riesgo de confusión entre los consumidores a los que van destinados los productos»

CUARTO

Examinando de modo conjunto las alegaciones de la recurrente en la formulación del motivo casacional lleva a concluir que la base común es el rechazo a la apreciación de las semejanzas y relación aplicativa entre las marcas que ha efectuado el Tribunal de instancia, denunciando que no ha tenido en cuenta ni la visión de conjunto de los signos ni el principio de especialidad en el que debe basarse toda comparación para, posteriormente, determinar la existencia o no de riesgo de confusión. Imputa al Tribunal territorial que en la comparación entre las marcas en liza, no ha englobado todos los elementos de la marca solicitada y que el distinto elemento "&" excluye el riesgo de confusión. En cuanto al principio de especialidad alega que los productos de indumentaria laboral para la prevención de accidentes reivindicados en la marca aspirante son productos bien distintos a los de moda protegidos por la marca oponente.

El motivo ha de ser desestimado, pues no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. Este precepto prohíbe registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. El juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación.

El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o alcanzado conclusiones patentemente erróneas o irracionales, por lo que no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. La parte recurrente sostiene que existe disparidad aplicativa y que, en su opinión, la presencia del elemento "&" permite la diferenciación de los distintivos enfrentados. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis de este tipo de signos, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

No es irrazonable, sino acertado, en efecto, afirmar que las marcas enfrentadas presentan en este caso afinidad aplicativa. La marca oponente, "PROT&EC" nº 2084617 se concedió para la protección de vestidos, calzados y sombrerería en clase 25, sin ninguna otra especificación o concreto sector, por lo que se ha de considerar, que la marca solicitada número 2805773, "PROTEK" solicitada para guantes, calzado y trajes para la protección contra los accidentes, vestidos y calzados, pueden producir una conexión en el consumidor medio con la anteriormente registrada, produciendo un riesgo de asociación indebida que es lo que trata de evitar la prohibición relativa citada en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, antes mencionado.

También consideramos razonable la comparación de los distintivos realizada por la Sala sentenciadora, en la que valorados en su integridad, estima la existencia de semejanza fonética entre los signos contrastados. En efecto en el examen comparativo de los signos venimos diciendo que basta que se aprecie similitud, denominativa, gráfica o conceptual entre los signos distintivos en uno de los planos en que pueden ser percibidos "fonético o visual" concurriendo en el caso el otro de los factores de confundibilidad entre los signos comparados -coincidencia o afinidad aplicativa entre los signos- para que por existir riesgo de confusión entre las marcas puedan declararse incompatibles, y que por el contrario, que aún existiendo identidad aplicativa, si los signos son lo suficientemente dispares para evitar cualquier riesgo de error o confusión en el mercado, las marcas se pueden apreciar compatibles.

También es posible la coexistencia registral cuando aún existiendo coincidencia en los signos o una gran semejanza, sus ámbitos aplicativos son completamente dispares.

A la vista de lo sentenciado por el Tribunal territorial, esta Sala no puede sino concluir que comparte el criterio de que las marcas enfrentadas presentan en este caso las similitudes apreciadas y la existencia del riesgo de asociación que impide el acceso registral de la aspirante, pese a que bajo la cobertura de este recurso intente la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.

El resto de argumentos en los que se esgrime la vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con cita de varias sentencias ninguna de las cuales ninguna se refiere a marcas iguales o similares a las de autos, debe ser rechazado. De modo reiterado hemos puesto de relieve la escasa virtualidad de este motivo impugnatorio dado el casuismo existente en esta materia, de modo que sólo ante precedentes muy próximos a las marcas enfrentadas pueden tener valor argumentativo las referencias jurisprudenciales correspondientes, lo que aquí no ocurre, y las referidas al modo de efectuar el examen comparativo de los signos, como ya ha quedado explicitado ha sido correctamente efectuado por la sentencia impugnada, por lo que el recurso ha de ser desestimado.

QUINTO

No ha lugar, en consecuencia, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción , procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución

FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación número 3036/2011, interpuesto por CABLES Y ESLINGAS, S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, el 16 de marzo de 2011, en el recurso número 30/2009 . Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Manuel Sieira Miguez.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.