STS 444/2011, 30 de Junio de 2011

1.- El Procurador D. Albert Grasa Fabrega, en nombre y representación de la entidad Cosmos World, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Barcelona, siendo parte demandada las entidades Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., Sociedad Unipersonal; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, estimando totalmente las peticiones objeto de esta demanda se condene: 1) Al cese de la actividad ilícita en la comercialización de calzado, bolsos y cinturones en España con la marca Diesel y con la marca en el dibujo de un indio enmarcado en un círculo y con la leyenda "Only the Brave). 2) Se declare que los artículos referenciados en el hecho séptimo de este escrito que se contienen en los documentos núms. 11 y 12 son actos desleales. 3) El cese de la difusión de todo anuncio y/o publicidad que contenga manifestaciones con la mención de la marca Diesel en los productos de calzado, bolsos y cinturones, ya sean en forma gráfica, escrito, sonora, visual o audiovisual y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad de difusión que sea, ordenando la remoción y retirada a costa exclusivamente de Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., incluyendo como acción de resarcimiento de los daños ocasionados la publicación de la sentencia. 4) Se condene solidariamente a los demandados al pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual consistente en las bases que se establecen en el hecho octavo de este escrito a tenor del art. 209 de la L.E.C . "El importe que ascienden las ventas excluido Impuesto sobre Valor Añadido, en su caso, efectuadas en España de dichos productos que resulten de los apuntes contabilizados en el libro de facturas emitidas, libro diario, libro mayor y balances, y de acuerdo con lo que resulte en los soportes contables que obre en las compañías (albaranes de entrega y facturas emitidas), para determinar las correspondientes partidas a partir de los ejercicios económicos del años 2001 y siguientes". 5) Al pago de las costas causadas.".

2. - El Procurador D. Antonio de Anzizu y Furest, en nombre y representación de la entidad Diesel SPA, contestó a la demanda, realizando las alegaciones oportunas y suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se desestime la totalidad de los pedimentos de la demanda y la condena al pago de las costas.

   Formuló demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho pertinentes y suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, estimando la presente Demanda a) declare que los actos referidos en el presente escrito de Demanda Reconvencional son desleales. b) ordene a la demandada reconvencional cesar en la fabricación y comercialización de cualquier producto con la marca DIESEL. c) ordene la remoción a cargo de la demandada reconvencional de todos los productos fabricados y comercializados por la demandada con la marca DIESEL. e) condene a la demandada al pago a mi representada de 2.819.681,33 euros (dos millones ochocientos diecinueve mil seiscientos ochenta y un euros con treinta y tres céntimos), más la cantidad que resulte de restar los gastos de personal (incluidas cargas sociales) de los Ingresos de Explotación que resulten de las Cuentas anuales correspondientes a 2004, así como de las de sucesivos años de persistir la demanda en la comisión de los actos desleales objeto del presente pleito. Y condene así mismo a las costas del presente juicio.".

   3,. El Procurador D. Antonio de Anzizu y Furest, en nombre y representación de la entidad Diesel Iberia, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se desestime la totalidad de los pedimentos de la demanda y la condena al pago de las costas.".

4. - El Procurador D. Albert Grasa Fabrega, en nombre y representación de la entidad Cosmos World, S.L., contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho aplicables suplicando al Juzgado dictase Sentencia desestimando la referida demanda y con expresa imposición de costas.

5. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil Número Uno de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 27 de abril de 2006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: 1.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Cosmos World, SL contra Diesel Iberica, declarando que la misma ha incurrido en actos de denigración de Cosmos World, SL. con las manifestaciones y publicidad realizadas en la revista MMODA, página 39 del numero 76 y página 22 y 23 del número 81, desestimando el resto de pretensiones frente a ella, sin expresa condena en costas. 2.- Desestimar la demanda interpuesta por Cosmos World SL contra Diesel Spa absolviéndole de la totalidad de las pretensiones articuladas, con expresa condena a la actora al pago de las costas. 3.- Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Diesel Spa contra Cosmos World SL absolviéndole de las pretensiones frente a él ejercitadas, con expresa condena a la actora reconvencional al pago de las costas.".

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades Cosmos World, SL. y Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 30 de enero de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: DESESTIMAR íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación de COSMOS WORLD, S.L. contra la sentencia del Juzgado mercantil nº 1 de Barcelona, de 27 de abril de 2006 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; ESTIMAR íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la referida sentencia por la representación procesal de DIESEL IBERIA, S.A.; y ESTIMAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la misma sentencia por la representación procesal de DIESEL SpA. Como consecuencia de ello, MODIFICAMOS el fallo de la sentencia recurrida en el siguiente sentido: 1º. Desestimamos íntegramente las pretensiones ejercitadas en su demanda por COSMOS WORLD S.L. contra las demandadas (DIESEL IBERIA, S.A. y DIESEL SpA), imponiendo las costas generadas en primera instancia a la actora. 2º Estimamos parcialmente la reconvención formulada por DIESEL SpA contra COSMOS WORLD, S.L. y en su consecuencia: a) Declarar que el empleo por COSMOS WORLD S.L. de la denominación en que consiste el signo DIESEL de forma idéntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafia, el mismo fondo..., siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, constituye un acto de competencia desleal, y en concreto un acto de confusión tipificado en el art. 6 LCD . b) Ordenar a COSMOS WORLD, S.L. a cesar en el ejercicio de la conducta que hemos declarado de competencia desleal. c) Ordenar la remoción a cargos de COSMOS WORLD S.L. de todos los productos que se estén comercializando con la referida forma de presentación. d) Y absolver a COSMOS WORLD, S.L. del resto de las pretensiones contra él ejercitadas en la reconvención, sin que procede hacer expresa condena en costas. 3º. Imponemos a Cosmos World, S.L. las costas derivadas de la desestimación de su recurso; sin que proceda hacer expresa condena respecto de los otros dos recursos interpuestos por Diesel Iberia, S.A y Diesel SpA.".

El Procurador D. Albert Grasa Fabrega, en nombre y representación de la entidad Cosmos World, S.L., interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en apelación de fecha 30 de enero de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 217.2 de la LEC. SEGUNDO .- Se alega infracción de las normas reguladoras de la Sentencia. TERCERO.- Se alega infracción del art. 217.2 de la LEC en relación con el art. 428.1 del mismo Texto Legal e infracción del art. 218.2 de la LEC. RECURSO DE CASACIÓN: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 9 de la Ley de Competencia Desleal . SEGUNDO.- Se alega infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal .

Por Providencia de fecha 2 de abril de 2008 se tuvieron por interpuestos los recursos anteriores y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes por plazo de treinta días.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad COSMOS WORLD, S.L., representada por el Procurador D. Juan Manuel Caloto Carpintero; y como parte recurrida, las entidades DIESEL SPA y DIESEL IBERIA, S.A., representadas por el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 3 de noviembre de 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de COSMOS WORLD S.L. contra la Sentencia dictada con fecha 30 de enero de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 275/07 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 273/05 del juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona .".

Dado traslado el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla, en nombre y representación de las entidades Diesel SpA y Diesel Iberia, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 1 de junio de 2011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre competencia desleal imputándose las partes recíprocamente la comisión de diversos ilícitos de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero . En el recurso de casación el debate queda reducido a examinar si procede apreciar la existencia de actos de denigración (art. 9 LCD ) realizados por las demandadas respecto de la actora, y si debe dejarse sin efecto la condena de la demandante reconvenida por el ilícito de actos de confusión (art. 6 LCD ) imputado a dicha actora por la parte demandada reconviniente.

Por la entidad mercantil COSMOS WORLD, S.L. se dedujo demanda contra la entidad mercantil DIESEL SPA y su filial en España DIESEL IBERIA, S.L. Sociedad Unipersonal en la que solicita: 1) El cese de la actividad ilícita en la comercialización de calzado, bolsos y cinturones en España con la marca Diesel y con la marca con el dibujo de un indio enmarcado en un círculo y con la leyenda "Only the Brave). 2) Se declare que los artículos referenciados en el hecho séptimo de este escrito que se contienen en los documentos núms. 11 y 12 son actos desleales. 3) El cese de la difusión de todo anuncio y/o publicidad que contenga manifestaciones con la mención de la marca Diesel en los productos de calzado, bolsos y cinturones, ya sean en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad de difusión que sea, ordenando la remoción y retirada a costa exclusivamente de Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., incluyendo como acción de resarcimiento de los daños ocasionados la publicación de la sentencia. 4) Se condene solidariamente a los demandados al pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual consistente en las bases que se establecen en el hecho octavo de este escrito a tenor del art. 209 de la L.E.C .: "El importe que ascienden las ventas excluido Impuesto sobre Valor Añadido, en su caso, efectuadas en España de dichos productos que resulten de los apuntes contabilizados en el libro de facturas emitidas, libro diario, libro mayor y balances, y de acuerdo con lo que resulte en los soportes contables que obre en las compañías (albaranes de entrega y facturas emitidas), para determinar las correspondientes partidas a partir de los ejercicios económicos del años 2001 y siguientes.".

Por la entidad DIESEL SPA se formuló reconvención en la que interesa que: a) se declare que los actos referidos en la demanda reconvencional son desleales; b) se ordene a la actora reconvenida a cesar en la fabricación y comercialización de cualquier producto con la marca DIESEL; c) se ordene la remoción a cargo de la reconvenida de todos los productos fabricados y comercializados por la demandada con la marca DIESEL; y, d) se condene a la reconvenida al pago a DIESEL SPA de 2.819.681,33 euros, más la cantidad que resulte de restar los gastos de personal (incluidas cargas sociales) de los Ingresos de Explotación que resulten de las Cuentas anuales correspondientes a 2004, así como de las de sucesivos años de persistir la reconvenida en la comisión de los actos desleales objeto del presente pleito.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona el 27 de abril de 2006 , en los autos de juicio ordinario número 273 de 2005, acordó: 1.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Cosmos World, SL contra Diesel Ibérica, declarando que la misma ha incurrido en actos de denigración de Cosmos World, SL. con las manifestaciones y publicidad realizadas en la revista MMODA, página 39 del numero 76 y página 22 y 23 del número 81, desestimando el resto de pretensiones frente a ella, sin expresa condena en costas. 2.- Desestimar la demanda interpuesta por Cosmos World SL contra Diesel Spa absolviéndole de la totalidad de las pretensiones articuladas, con expresa condena a la actora al pago de las costas. 3.- Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Diesel Spa contra Cosmos World SL absolviéndole de las pretensiones frente a él ejercitadas, con expresa condena a la actora reconvencional al pago de las costas.

La Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2008, en el Rollo número 27 de 2007 , acordó: 1º. Desestimar íntegramente las pretensiones ejercitadas en su demanda por COSMOS WORLD, S.L. contra las demandadas (DIESEL IBERIA S.A. y DIESEL SPA); 2º. Estimar parcialmente la reconvención formulada por DIESEL SpA. y en su consecuencia: a) Declarar que el empleo por COSMOS WORLD S.L. de la denominación en que consiste el signo DIESEL de forma idéntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafía, el mismo fondo..., siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, constituye un acto de competencia desleal, y en concreto un acto de confusión tipificado en el art. 6 LCD . b) Ordenar a COSMOS WORLD, S.L. a cesar en el ejercicio de la conducta que hemos declarado de competencia desleal. c) Ordenar la remoción a cargos de COSMOS WORLD S.L. de todos los productos que se estén comercializando con la referida forma de presentación. d) Y absolver a COSMOS WORLD, S.L. del resto de las pretensiones contra él ejercitadas en la reconvención.

Por la entidad mercantil COSMOS WORLD, S.L. se interpuso recursos extraordinarios de casación (dos motivos) y por infracción procesal (tres motivos) que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 3 de noviembre de 2009 , el cual inadmite implícitamente las causas de inadmisibilidad alegadas en el escrito de 16 de septiembre de 2009.

Con carácter previo al examen de los recursos debe indicarse que, con posterioridad a su admisión, por la parte recurrente se aportaron copias de varias resoluciones de diversos Tribunales, las cuales por su fecha y por poder ser condicionantes o decisivas para resolver el recurso procede admitirlas como prueba documental de conformidad con el art. 271.2 de la LEC . Se hace referencia a la SAP de Alicante de 12 de mayo de 2008, Rollo 458 de 2006, y a los AA de esta Sala 1ª de 24 de noviembre de 2009, Rollo 1910/2008, y 13 de febrero de 2007, Rollo 954/2.003, el primero de los cuales declaró desierto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por DIESEL SpA contra la SAP de Alicante, en tanto el segundo inadmitió el recurso de casación interpuesto por la misma entidad contra la SAP de Valencia, Sección 6ª de 18 de diciembre de 2002, Rollo 501/2002 , que ya obraba en las actuaciones.

1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL .

Se examina con carácter previo al de casación por disponerlo así la Disposición Final 16ª , 1.6ª de la LEC.

En el motivo primero se denuncia infracción del art. 217.2 en relación con el art. 326.2 ambos de la LEC .

En el cuerpo del motivo se alega que la sentencia recurrida declara que COSMOS emplea la denominación en que consiste el signo de forma idéntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es, con la misma grafía, el mismo fondo.., siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, originando un evidente riesgo de confusión acerca del origen empresarial del producto, y para ello toma como única prueba practicada en autos que lo acreditaría el documento 11 de la demanda reconvencional que, según dicha Sentencia, muestra las fotografías tomadas de escaparates donde se exhiben zapatos con la marca DIESEL fabricados y comercializados por COSMOS WORLD, en los que la grafía del signo denominativo DIESEL es idéntico al que utiliza DIESEL SPA, y además se presenta también sobre un fondo rojo, pero en vez de estar acompañado del slogan FOR SUCCEFUL LIVING, lo hace con el de FOOTWEAR. Y se añade que, a los efectos del art. 326.2 LEC , dicho documento fue impugnado, sin que la parte demandante reconvencional propusiera prueba alguna tendente a demostrar su autenticidad, lo que acarrea una falta de prueba, que competía a la demandada reconvencional, que debería haber llevado a la desestimación de la demanda, en cuanto al punto 2º del fallo.

El motivo se desestima , sin perjuicio de lo que se dirá a propósito del recurso de casación.

El cauce de amparo procesal del ordinal 2º del art. 469.1 LEC no es el adecuado porque lo que se denuncia es la falta de autenticidad documental. Por otro lado, no cabe confundir la autenticidad de un documento con su eficacia o suficiencia probatoria para acreditar un hecho. El primer aspecto se refiere al continente -proveniencia del autor; coincidencia del autor aparente con el autor real-, y su verificación corresponde al trámite procesal. El segundo aspecto incide en la valoración probatoria, suficiencia para probar y entidad para poder estimar fijado un hecho. La sentencia de primera instancia no negó la autenticidad, sino la suficiencia, al considerar el documento "per se manifiestamente insuficiente", y la resolución de la Audiencia le reconoció plena idoneidad y eficacia probatoria, y con tal apreciación no infringe la normativa legal, porque el art. 326.2, párrafo segundo, inciso segundo LEC , permite valorar el documento impugnado, obviamente cuando no se haya declarado que es inauténtico, aunque no se haya acreditado su autenticidad, conforme a las reglas de la sana crítica; precepto legal, por lo demás, que es conforme a la doctrina jurisprudencial anterior a la LEC 1/2000 . Finalmente, a la parte recurrente no le puede beneficiar en la medida que pretende la excusa de falta de prueba pues si su excepción a la pretensión reconvencional consiste en el derecho a utilizar el signo de la reconviniente le corresponde acreditar la coincidencia del signo que utiliza con el registrado, sin perjuicio de que a la otra parte, además de la negativa de tal derecho, le corresponda acreditar que dicha utilización excede del signo registrado y se extiende a la forma de presentación de los productos (que es el tema que interesa desde el punto de vista del derecho de la competencia).

En el motivo segundo se acusa infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia con base en que ésta incurre en manifiesta incongruencia por omisión al no pronunciarse sobre todos los puntos objeto de debate, ya que deja sin resolver la cuestión jurídica planteada por COSMOS acerca de la participación de DIESEL SPA en los actos denigratorios denunciados.

El motivo se desestima porque (a) las sentencias absolutorias solo pueden ser incongruentes en ciertos casos, entre los que no se halla el examinado; (b) no se cumplió con la exigencia de denuncia previa ex art. 215 en relación con 469.2 , ambos de la LEC; y (c) no hay falta de congruencia, ni siquiera de motivación, porque la sentencia recurrida se refiere expresamente al tema en el último párrafo del fundamento segundo.

En el motivo tercero se acusa infracción de los arts. 217.2 en relación con el 428.1 y 218.2 , todos ellos de la LEC.

El motivo parte de la premisa de que después de la interposición de la demanda sucedió un hecho nuevo de total relevancia para probar la existencia de la denigración del art. 9 de la LCD consistente en que un consumidor Dn. Blas . presentó una denuncia ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor, de lo que se aportó documental en la audiencia previa, en la que consta que cuando el citado Sr. Blas . acude a una tienda de Diesel manifestando que el calzado, que resulta ser de Cosmos World, S.L., se le ha estropeado, allí le dicen que se trata de un calzado falso detallando que el calzado que se fabrica en España por Cosmos es falso, lo que constituye un acto de engaño y atribuye a la recurrente claramente la condición de falsificador.

La parte recurrente señala que el hecho ha sido admitido expresamente por las demandadas, razón por la cual no se interrogó como testigo al Sr. Blas , sin embargo, y con independencia de que no cabe confundir la realidad de la denuncia con la realidad y circunstancias del hecho denunciado, nada obsta a la libertad del Tribunal para valorar el alcance probatorio del dato fáctico para estimar la pretensión de denigración, tanto más si se tiene en cuenta que el hecho es posterior a la demanda y que no cabe imputar su autoría a la entidad actora. Aparte de ello, debe añadirse: (a) el planteamiento errático del motivo, que acumula alegaciones relativas a hechos admitidos, carga de la prueba, error notorio, falta de motivación (alega infracción del art. 218.2 LEC ), incongruencia omisiva y vulneración de las reglas de la sana crítica, lo que por sí solo supone una heterogeneidad normativa que conlleva el efecto desestimatorio; y (b), por otro lado, la sentencia no tiene que dar respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones, ni examinar todas y cada una de las pruebas, lo que podría alargar de manera desmesurada la respuesta judicial, sino que basta que se contemplen aquellos aspectos fácticos y jurídicos básicos para expresar la razón causal de la decisión, de modo que deben considerarse implícitamente rechazados aquellos elementos de prueba no aludidos, sin perjuicio de hacer referencia de modo suficiente a las pruebas, que, no obstante su aparente importancia (que no concurre en la del caso), se excluyen, expresando las reflexiones que, en cada caso, procedan, a fin de evitar cualquier asomo de arbitrariedad.

Por todo ello, el motivo decae.

La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva la de éste, la condena en costas de la parte recurrente (arts. 398.1 y 394.1 LEC ), y que proceda examinar los motivos del recurso de casación (Disposición final 16ª , ap. 1, regla 6ª LEC).

2. RECURSO DE CASACION .

Se examina en primer lugar el motivo segundo porque por su configuración fáctica su examen puede influir en el del otro motivo.

En el enunciado del motivo se acusa la infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal , y de la doctrina jurisprudencial ( Sentencias de 25 de marzo de 1.997 y 1 de abril de 2.004 ) conforme a la que los actos realizados por los empresarios al amparo de los derechos exclusivos no pueden considerarse actos de confusión.

La sentencia recurrida entiende que «al margen de que la actora no viole los derechos marcarios por el empleo de la denominación DIESEL, tal y como se resolvió en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de diciembre de 2.002 , sí que lleva a cabo un acto de competencia desleal, en concreto de confusión tipificado en el art. 6 LCD , cuando para identificar el calzado por ella comercializado emplea la denominación en que consiste el signo de forma idéntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafía, el mismo fondo..., siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, originando un evidente riesgo de confusión acerca del origen empresarial del producto»; más adelante señala que «la grafía contribuye, junto con otros elementos, a que la forma de presentación de los productos de la actora sea idéntica o muy similar a los de DIESEL SpA (en España a través de DIESEL IBERICA), originando confusión»; posteriormente resalta que se ha desestimado que existiera un acto de confusión por el mero uso del signo denominativo DIESEL, ya que al estar registrado como marca ello debería ser objeto de una acción marcaria, y que «lo que se ha declarado desleal es la forma de presentación de la marca»; y finalmente también indica que «se acuerda la cesación y la remoción pero solo respecto de los productos que se presenten de la misma forma en que DIESEL SpA utiliza su marca DIESEL (con la misma grafía, el mismo fondo y en general el mismo diseño de presentación)».

Frente a dichas apreciaciones la parte recurrente alega, en síntesis que: Cosmos World S.L. es la entidad que ostenta la posibilidad de fabricar y vender calzado de marca DIESEL en España, de acuerdo con contratos realizados con DIESEL SPA y sociedades del grupo DIESEL en España, los cuales siguen vigentes, y en cuya virtud le corresponde a Cosmos fabricar en exclusiva calzados con la marca DIESEL en España, no DIESEL IBERICA, S.L.; Cosmos actúa con amparo en un derecho de marca, amparado por la normativa marcaria, que no puede ser sustituida por la normativa de la competencia, y que la cuestión marcaria ya fue resuelta por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia; la marca DIESEL utilizada por Cosmos es la misma registrada por DIESEL SPA, por lo que los registros que utiliza Cosmos World, S.L. son los únicos registros DIESEL; se le imputa a Cosmos que imita la grafía pero la marca es la misma y la grafía es aquella con la que está registrada la marca, respecto de la que Cosmos tiene derecho a utilizar en exclusiva; y por lo que atañe al slogan que aparece en las cajas de zapatos (único elemento en el que la sentencia que se recurre centra la aplicación del art. 6 de la LCD ) en un caso dice "for succesful living (utilizado por DIESEL SPA) y en otro dice "footwear" (utilizado por COSMOS WORLD, S.L.), por lo que las cajas de zapatos se diferencian, según la propia sentencia, a lo que hay que añadir que las cajas de zapatos de DIESEL SPA no deberían estar en el mercado español.

Contrastadas las alegaciones del recurso con las apreciaciones de la sentencia recurrida es preciso valorar en la medida adecuada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de 18 de diciembre de 2.002, Rollo 501/2002 , que recurrida en casación por DIESEL SpA, el recurso se inadmitió por Auto de esta Sala 1ª del TS de 13 de febrero de 2.007, Rollo 954/2003 . De dicha resolución interesa destacar, a los efectos de este proceso, que COSMOS WORLD,S.L. a través de una cadena de contratos (singularmente 29 de septiembre y 11 de noviembre de 1.994), los cuales se hallan vigentes ( SAP Alicante, Sección 7ª, 12 de mayo de 2.008 , aludida en fundamento de derecho primero y unida al Rollo de casación), obtuvo el derecho de utilización para España (Portugal y Andorra), exclusivamente para calzado, bolsos y cinturones, de la marca DIESEL, clase 25, comprendiendo el derecho adquirido no solo la distribución -venta- sino también la fabricación y comercialización de lo fabricado, incluso con la posibilidad de muestrario y diseños propios. De lo expuesto resulta que no cabe limitar el derecho de Cosmos a una subdistribución, por cuanto el mismo comprende la fabricación y comercialización (pacto, calificado por la propia SAP de Valencia, de "absolutamente atípico"), con plena aprobación de DIESEL SPA. Lo que se cedió, y adquirió por COSMOS, fue la utilización de la marca para los productos mencionados, y no el simple signo denominativo como pretende la parte aquí recurrida en su escrito de 14 de febrero de 2011 (unido al Rollo de casación), y ello implica el derecho a usar la marca en su integridad - principio de identidad-, es decir, con todos sus elementos, sean denominativos o gráficos, y cualesquiera que sea la preponderancia entre ellos. Como consecuencia de lo pactado, COSMOS podrá poner la marca DIESEL en el calzado que fabrique, con dos restricciones, a saber: no podrá atribuir dicho calzado a una procedencia original de DIESEL SPA, y no podrá imitar la forma de presentación. Lo primero porque supondría engañar a los consumidores sobre el origen empresarial, y lo segundo porque la utilización del signo en su plena identidad registral no se extiende a la presentación comercial ("trade dress" en EEUU; "get up" Gran Bretaña; "austttung" en Alemania), que se refiere a las cambiantes y diferentes formas de presentación de las prestaciones empresariales para sugerir una buena impresión por la apariencia externa del conjunto, pero que no se comprenden en el signo concreto de individualización del producto. Por consiguiente, una cosa es la distribución, otra la fabricación y sucesiva comercialización y otra más la posibilidad de crear un diseño propio. Las consideraciones expuestas se realizan a los exclusivos efectos de este proceso -"incidenter tantum"-, sin que suponga prejuzgar con carácter general el alcance de las obligaciones y responsabilidades contractuales, y singularmente con la finalidad de separar lo que, siendo utilización de marca, pertenece al derecho marcario, y lo que siendo forma de presentación de la prestación empresarial, pertenece al campo del derecho de la competencia, y concretamente del art. 6 de la LCD .

La sentencia recurrida reduce el derecho de la actora reconvenida a la utilización del elemento denominativo Diesel, de modo que la grafía, el fondo rojo y demás elementos de la marca quedarían fuera. Sin embargo, como antes se dijo, el derecho de la actora es a la utilización de la marca, que hay que entender en su integridad, es decir, como está registrada, sin separar aspectos denominativo y gráfico.

Esta Sala comparte el criterio de la resolución recurrida de que la titular registral de la marca tiene derecho a presentar comercialmente los productos que fabrica con su marca de forma que distinga el origen empresarial -del fabricante-, sin que la parte reconvenida tenga derecho a imitar esa forma de presentación en la comercialización del fabricado por ella, produciendo confusión con el fabricado por la demandante reconviniente. Como señala la resolución recurrida es razonable y proporcionado que la reconviniente emplee el signo con "otras formas de presentación de sus productos que permitan distinguirlos evitando la confusión de distribuidores y consumidores.". Ahora bien, en el caso no queda claro que la reconviniente imite las formas de presentación de la reconviniente. Examinados "de visu" los documentos aludidos en la resolución, cuya verificación viene exigida tanto por el criterio general de esta Sala en relación con la apreciación del riesgo de confusión entre signos, como por la corrección que se introduce en la postura adoptada por la sentencia impugnada, no se advierte que COSMOS se salga de los elementos de la marca (que comprenden grafía y fondo rojo) que delimitan el ámbito de su derecho. Y precisamente, las respectivas expresiones usadas de "for succesful living" y "footwear" son significantes distintivos. Al no haber, por lo tanto, base suficiente en la sentencia recurrida, y menos con la claridad y certidumbre necesaria, para estimar que se produce por COSMOS una utilización de elementos distintivos de los productos de DIESEL SpA diferentes de los que integran la marca, pues no son en absoluto suficientemente significativos, ni aclaratorios, al respecto los documentos aludidos (núm. 11 acompañado con la demanda reconvencional y núm. 12 con la demanda), procede acoger el motivo, dejando sin efecto la condena de COSMOS World, S.L. por el ilícito competencial del art. 6º LCD .

Es preciso dejar sentado: a) que el ámbito del proceso se circunscribe al derecho de la competencia, lo que significa que queda fuera toda problemática relativo al derecho marcario y al derecho contractual; b) que la presente resolución no prejuzga en ningún sentido el ámbito de los respectivos derechos y obligaciones contractuales de las partes, teniendo en todo caso las apreciaciones aquí efectuadas valor de "incidenter tantum"; y, c) tampoco se prejuzga si DIESEL IBERICA, S.A. tiene o no derecho a comercializar en España calzado con la marca DIESEL.

En el motivo primero del recurso de casación se cita como norma sustantiva infringida el art. 9 de la Ley de Competencia Desleal , que no ha sido aplicada por la resolución recurrida contradiciendo la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 20 de marzo de 1996, núm. 221 ; 15 de octubre de 2003, núm. 953 ; 1 de abril de 2004, núm. 283 ; 22 de febrero de 2006, núm. 130 ; y 11 de julio de 2006 .

La sentencia recurrida rechaza la existencia del ilícito concurrencial con base fundamentalmente en que los hechos son reales y que es razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA de informar sobre el riesgo de confusión entre el calzado fabricado por COSMOS y el fabricado por DIESEL SpA. Resulta evidente la existencia de litigios entre las partes y también resulta incontrovertible que Cosmos fabrica calzado que comercializa con la marca DIESEL. No es objeto de debate en este litigio delimitar el alcance de las recíprocas responsabilidades contractuales, y entre ellas si DIESEL IBERIA puede o no vender calzado fabricado por DIESEL SpA en territorio español, pero, en cualquier caso, el derecho de fabricación de calzado y de utilización de la marca DIESEL por parte de COSMOS no le autoriza para crear confusión con el fabricado por DIESEL SpA. Por ello es acertado el razonamiento de la resolución recurrida de que "partiendo de la lógica confusión que puede crearse por la comercialización en el mercado del calzado por empresas distintas con el mismo signo distintivo (DIESEL), es razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA de informar [a los distribuidores y consumidores] sobre este riesgo de confusión y tratar de evitarlo complementando el empleo de ese signo con otras formas de presentación que permitan identificar sus productos y distinguirlos de los de la actora".

Para que haya denigración, y no mero descrédito, el art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes. Estos requisitos han de ser cumulativos, y se refiere por la doctrina a la correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocación en los consumidores de la representación fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engaño al destinatario medio-, y adecuación para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimándose también que no son pertinentes si no están justificadas o son desproporcionadas

La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD , tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado ( S. 26 octubre 2010 ); b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" ( S. 24 de noviembre de 2006 ); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado ( Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007 , 26 de octubre y 22 de noviembre 2010 ), cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia ( S. 22 de marzo de 2007 ); d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad ( Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007 ); y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación ( S. 26 de octubre de 2010 ).

La doctrina jurisprudencial expuesta no ha sido conculcada por la sentencia recurrida, la cual sienta la realidad de los hechos (disputa o controversia), que no ha sido desvirtuada, y aprecia, con acierto, que el intento de DIESEL de informar sobre el origen empresarial del calzado fabricado, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión, "es razonable y proporcionado", y que el "cierto tono denigratorio" no resulta desproporcionado, con lo cual se está ponderando el contexto y la finalidad, y sin que la coletilla final de "máxime cuando además se omite el nombre de la compañía" [aludida] tenga mayor relevancia pues se trata de un añadido "ex abundantia" que no afecta a la esencia de la argumentación determinante de la decisión adoptada.

La desestimación del motivo primero y estivación del motivo segundo del recurso de casación conllevan la estimación parcial de éste con los siguientes efectos: A.- Se anula en parte la sentencia recurrida dejando sin eficacia alguna los pronunciamientos de los extremos a), b) y c) del apartado 2º del fallo; B.- Se confirman los apartados 1º y 2º, d) de dicho fallo; y C.- En cuanto a las costas, en adecuada aplicación de los preceptos de los artículos 398.1 y 2 y 394.1 LEC, procede acordar: primero: En cuanto a las de la primera instancia: la actora COSMOS WORLD, S.A. debe pagar las correspondientes a la demanda y DIESEL SpA las correspondientes a la reconvención al haber resultado desestimadas totalmente; segundo: En lo que atañe a las de la segunda instancia: COSMOS WORLD, S.A. debe pagar las de su recurso de apelación por haberse desestimado totalmente; DIESEL SpA debe pagar las de su recurso de apelación al resultar desestimado como consecuencia de estimarse parcialmente el de casación; y no se hace especial imposición respecto de las causadas por el recurso de DIESEL IBERIA, S.A. porque se estimó su apelación y se desestimó la casación en cuanto al mismo. Y no se hace especial imposición de las producidas en el recurso de casación dada su estimación parcial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de COSMOS WORLD; S.L., contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2008, en el Rollo número 275 de 2007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas por dicho recurso;

Que estimamos parcialmente el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de COSMOS WORLD, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2008, en el Rollo número 275 de 2007 , en los particulares relativos a la condena de dicha actora reconvenida por actos de confusión del artículo 6º de la Ley de Competencia Desleal , dejando sin efecto los extremos a), b) y c) del apartado 2º de la parte dispositiva de la resolución expresada, confirmando al respecto la desestimación de la reconvención acordada en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona de 27 de abril de 2006, procedimiento ordinario número 273 de 2005 ;

Desestimamos el recurso de casación de COSMOS WORLD, S.L. en lo restante, confirmando al respecto el pronunciamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial antes expresada; y,

Respecto de las costas: condenamos a COSMOS WORLD, S.L. a pagar las causadas en la primera instancia por su demanda, y en la apelación por su recurso; a DIESEL SpA las causadas en la primera instancia por su reconvención y en segunda instancia por su recurso de apelación. No se hace especial imposición por las costas causadas en el recurso de apelación de DIESEL IBERIA, S.A., ni por el recuso de casación de COSMOS WORLD, S.L.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.