STS 414/2011, 22 de Junio de 2011

Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Alicante el treinta y uno de octubre de dos mil seis, el Procurador de los Tribunales don José Antonio Saura Saura, obrando en representación de Nordika's, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Norteñas, SL.

En dicho escrito alegó la representación procesal de Nordika's, SL que dicha sociedad, constituida en el año mil novecientos ochenta y cuatro, se dedicaba a la fabricación y venta de calzado, producto que, principalmente, identificaba en el mercado con una marca que coincidía con su razón social - " Nordika's " -. Que la misma sociedad era, en concreto, titular de dos marcas mixtas, formadas por la palabra " Nordika's " debajo de una figura rectangular con una " N " y una cruz: una nacional, la número 2337953, que había sido solicitada el cuatro de agosto de dos mil para distinguir productos consistentes en calzado no ortopédico para utilizar en casa - clase 25 -; y, la otra, comunitaria, número 1801653, concedida el nueve de octubre de dos mil uno para distinguir los mismos productos. Que dichas marcas eran notoriamente conocidas en el mercado. Que, igualmente, Nordika's, SL era titular de un modelo industrial comunitario de zapatilla casera, no registrado, cuyas reproducciones vendía en el mercado desde la temporada de invierno del año dos mil cuatro.

Añadió la representación procesal de la demandante que la demandada, Norteñas, SL, también fabricaba y vendía calzado. Que, en concreto, dicha sociedad copiaba su diseño y, además, había registrado unas marcas que intencionadamente se confundían con las suyas. Que esas marcas registradas por la demandada eran las españolas números 2622759, mixta, formada por la palabra " Norteña's " en un rectángulo bajo las letras " N' ", concedida para distinguir prendas confeccionadas para señora, caballero y niño y calzado; y 2591207, formada por la palabra " Norteñas ".

Alegó que su diseño gozaba de la protección del Reglamento 6/2002 - artículos 11, 3, 5, 6 y 19.2 -, pese a no estar registrado. Que, además, el uso de las marcas registradas por la demandada generaba riesgo de confusión y asociación con las suyas. Que había requerido de cese a la demandada.

Que la demandada también cometía actos de competencia desleal, en concreto, los previstos en los artículos 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal.

Alegó que había sufrido daños y perjuicios, como consecuencia de los actos ilícitos imputados a la demandada, los cuales se evidenciaban " ex re ipsa ". Que también había tenido gastos previos a la reclamación judicial. Y que era titular, en último caso, del derecho a recibir como indemnización el uno por ciento de la cifra de negocio de la demandada.

Precisó que las acciones que ejercitaba en la demanda eran la de violación del modelo comunitario no registrado - artículo 19.2 Reglamento 6/2002 -; la de nulidad de las marcas de la demandada números 2622759, " N's Norteñas ", y 2591207, " Norteñas ", por riesgo de confusión - artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - y por mala fe en el registro -artículo 51.1.b) de la misma Ley -; la acción de violación de sus marcas - artículos 34, 40 y 41 Ley 17/2001, de 7 de diciembre -; y la acción por actos de competencia desleal - artículos 5, 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero -.

En el suplico del escrito de demanda, la representación procesal de la demandante interesó del Juzgado de Primera Instancia competente, " una sentencia por la que: A) Se declare: 1. Que Norteña'S, S.L ha infringido los derechos del Diseño comunitario no registrado de Nordika'S, S.L. con la fabricación y comercialización de un modelo de idénticas características.- 2. Que Norteña'S, S.L. ha actuado deslealmente a través de un comportamiento calificable como actos de confusión, de asociación, de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena al comercializar unas modelos de zapatilla para casa que son una copia servil de los diseños de mi representada.- 3. Que el uso de la marca "Norteña'S" por la demandada infringe los derechos de exclusividad que ostenta mi representada sobre el registro de sus marcas Nordika'S, referenciadas en el expositivo previo de nuestra demanda.- 4. La nulidad de la marca española y gráfica num. 2622759 NS Norteña'S y la marca num. 2591207 Norteñas propiedad de la demandada, procediendo a su cancelación de oficio en la Oficina Española de Patentes y Marcas.- 5. Que el uso de la razón social Norteñas, SL. por la demanda viola los derechos de marca de la actora por utilizarse como elemento de asociación y confusión con las marcas y el nombre comercial de Nordika'S, SL.- 6. Que la actuación de la demanda descrita en los puntos anteriores ha causado a la actora daños y perjuicios en concepto de daño emergente y lucro cesante que deben ser indemnizados o compensados en todo caso.- B) Se condene a la demandada: 1. A cesar inmediatamente de toda actividad de fabricación, ofrecimiento en el mercado, comercialización, promoción, publicidad, distribución y, en general, explotación industrial o comercial de sus zapatillas para casa objeto de esta demanda y cualesquiera otras que sean confundibles con el diseño comunitario no registrado de la actora.-2. A retirar del mercado y destruir a su costa sus zapatillas para casa y cualesquiera otras que constituyan copias esenciales y confundibles de las zapatillas a que se refiere el pronunciamiento condenatorio núm. 1, incluidos, los que se encuentren en stock en los almacenes o dependencias de la demandada o de terceros depositarios Por encargo de ésta, así como los correspondientes folletos, catálogos y demás Publicidad destinada a la promoción u ofrecimiento de las citadas zapatillas, aunque hayan sido lanzados con otras marcas, modelos o referencias, con destrucción, también a su costa, de los moldes y de la maquinaria específicamente destinados a su fabricación.- 3. A cesar en la utilización de la denominación Norteña'S tanto como marca como en la razón social, aisladamente o con otro vocablo y a la entrega a esta representación, para su destrucción, de los catálogos, folletos, tarJetas de visita, y demás medios de publicidad en los que se anuncie Norteña'S aisladamente o con otro vocablo.- 4. A modificar hasta su inscripción en el Registro Mercantil, su razón social Norteña'S, SL. en plazo de quince días desde que se declare firme la sentencia, excluyendo de la misma cualquier referencia a la palabra Norteñas u otra asociable o confundible con la marca notoria Nordikas.- 5. Al pago por las demandadas a la actora de una indemnización que se determinará a lo largo de este procedimiento por la infracción de sus derechos de propiedad industrial así como por el uso de la denominación Norteña'S los cuales a la vista de lo establecido en la Ley de Marcas deberán comprender: Las perdidas sufridas (damnun emergens): consistentes en las, actuaciones extrajudiciales y las gestiones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas realizadas por la Consultora en materia de Propiedad Industrial e Intelectual Abril Abogados, y cuyo importe asciende a la suma de mil quinientos veinticinco euros (1525€) (IVA no incluido). Las ganancias dejadas de obtener (lucrum cessans): se solicitan de conformidad con el artículo 43.2 (beneficios obtenidos por la demandada con su actividad ilícita) y 43.5 de la Ley de Marcas , es decir, el 1 por ciento de la cifra de negocios realizadas por la demandada desde que inicio su actividad ilícita hasta que se dicte el fallo, incrementándose en la proporción que se estime apropiada las cantidades resultantes, dado el carácter notorio de la marca Nordikas y la reputación comercial de la demandante, tal y como dispone el Art. 43.3 de la LM.- 5 . A la publicación a su costa de la sentencia que se dicte en este procedimiento en dos diarios de difusión nacional y dos de tirada regional.- 6. Al pago de las costas procesales.- 7. A estar y pasar por las precedentes declaraciones y condenas".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de la Marca Comunitaria y de los Dibujos y Modelos Comunitarios, número Uno, que la admitió a trámite conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 503/2006.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Alicia Carratala Baez que, con tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de la demandada alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del litigio, que la actora había solicitado el registro del término " Nordika's ", como marca y nombre comercial, sin éxito por ser los signos confundibles con una marca prioritaria " Nórdica ". Que eran acusadas las diferencias entre las marcas en conflicto, desde los planos visual y conceptual, por lo que negaba la existencia de riesgo de confusión y asociación. Que también negaba la existencia de los actos de competencia desleal y la procedencia de la indemnización de daños.

En el suplico de dicho escrito, la representación procesal de Norteñas, SL interesó el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante una sentencia con " desestimación íntegra de la demanda con imposición de costas a la parte actora" .

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante dictó sentencia, con fecha once de julio de dos mil siete , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Nordika's, SL, contra Norteñas, SL, debo declarar y declaro: a) Que Norteñas, SL infringe el derecho de exclusiva de los modelos comunitarios no registrados de zapatillas para ir por casa de Nordika's, modelo Dinamik, con la fabricación y comercialización de las zapatillas reproducidas en el fundamento jurídico octavo siguientes: (sigue un dibujo) y debo condenar y condeno a Norteñas, SL a: a) A estar y pasar por la anterior declaración. b) A retirar del tráfico y destruir a su costa las zapatillas infractoras reproducidas y material publicitario, en los términos establecidos en el fundamento de derecho trigésimo. d) A indemnizar a Nordika's en la suma de quinientos ochenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos (589,66 €) por daños y en el uno por ciento de la cifra de negocio realizada por la demandada con las zapatillas que incorporan el modelo protegido, a fijar en ejecución de sentencia con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico trigésimo. e) A la publicación del fallo a su costa, en la edición nacional del diario "El Mundo", en los términos del fundamento trigésimo. Se absuelve a la demandada del resto de pretensiones ejercitadas. Cada parte abonará las cosas causadas a su instancia y la comunes por mitad".

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, de once de julio de dos mil siete , fue recurrida en apelación por la sociedad demandante, Nordika's, SL.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava, Tribunal de la Marca Comunitaria y de los Dibujos y Modelos Comunitarios, que tramitó el recurso y dictó sentencia, el dieciocho de enero de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de la Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número Uno, de fecha once de julio de dos mil siete , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos la mencionada resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada".

La representación procesal de Nordika's, SL preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, de dieciocho de enero de dos mil ocho .

Por providencia de trece de marzo de dos mil ocho, el mencionado Tribunal de apelación mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de siete de julio de dos mil nueve , decidió: "1. Admitir el recurso de casación interpuesto por Nordika's, SL, contra la sentencia dictada, en fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava, Tribunal de la Marca Comunitaria), en el rollo de apelación 578/c-21/07 , dimanante de los autos de juicio ordinario numero 503/06, del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número uno. 2. Y entreguese copia del escrito de inerposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte dias, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaria".

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Nordika's, SL contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, de dieciocho de enero de dos mil ocho , se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartado 2, ordinal tercero , denuncia:

A . La infracción del artículo 7 del Código Civil y de la jurisprudencia, sobre el concepto de mala fe, y del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

B . La infracción de los artículos 6, apartado 1, letra b), 8 y 52, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

C . La infracción de los artículos 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 9, apartado 1, 14 y 16 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 .

D . La infracción por interpretación errónea de la doctrina de los actos propios y del principio de seguridad jurídica.

E . La infracción de los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don José Pedro Vila Rodríguez, en nombre y representación de Norteñas, S.A., impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veinticinco de mayo de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

En las dos instancias se ha declarado infringido por la demandada, Norteñas, SL, el derecho de que es titular Nordika's, SL, la demandante, sobre un modelo comunitario no registrado - consistente en el diseño de unas zapatillas de lana -, conforme dispone el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron las demás acciones que Nordika's, SL había ejercitado en la demanda contra Norteñas, SL:

(1ª) La de nulidad de una marca española, registrada a nombre de la demandada, con el número 2622759 - un signo mixto, formado por la combinación de las letras " N's ", la palabra " Norteña's " y un dibujo rectangular -, que había sido concedida para diferenciar calzado, entre otros productos. Las causas de tal pretensión habían sido dos: (a) haber solicitado Norteñas, SL el registro de la marca de mala fe y ser, por ello, aplicable el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ; y (b) generar la existencia del referido signo un riesgo de confusión con dos marcas prioritarias de la demandante - una nacional, mixta, formada por la combinación de la letra "N" mayúscula, un rectángulo y la palabra " Nordika's ", concedida, con el número 2337953, para identificar productos de la clase 25; y otra comunitaria, de la misma estructura, destinada a diferenciar idéntico tipo de producto - y ser aplicables los artículos 6, apartado 1, letra b), 8 y 52, apartado 1, de la misma Ley 17/2001 .

(2ª) La de violación de las dos marcas de la demandante, antes mencionadas, a consecuencia del uso por la demandada de la suya, también citada, en aplicación de los artículos 34, apartado 2, letra b), 40 y 41 de la repetida Ley de marcas.

Y (3ª) la de declaración y consiguientes condenas de la demandada por haber ejecutado los actos ilícitos que tipifican los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal.

La sentencia de apelación ha sido objeto del recurso de casación de la demandante, con la pretensión última de que todas las mencionadas acciones sean también estimadas.

El recurso se compone de un solo motivo, pero dividido en cinco partes. Para mayor claridad, daremos a cada una de ellas el tratamiento que merecerían si se hubieran formulado como motivos independientes.

En el primero de los motivos de su recurso de casación, Nordika's, SL denuncia la infracción de los artículos 7 del Código Civil, tal como es interpretado por la jurisprudencia, y 51, apartado 1 , letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alega que el Tribunal de apelación había interpretado incorrectamente los mencionados preceptos, así como que le parecía contradictorio afirmar que la demandada copió intencionadamente el modelo comunitario de zapatilla de que ella era titular y negar la mala fe de aquella cuando solicitó el registro de la marca nacional mixta número 2622759, " Norteña's ", para diferenciar los productos infractores, siendo que el referido signo anteriormente había sido de su propiedad y que la solicitud fue presentada al poco tiempo de tomar ella la decisión de lanzar al mercado las zapatillas imitadas.

Añade que las semejanzas del signo registrado a nombre de la demandada con los que a ella actualmente pertenecían eran evidencia de un intento de generar, también en este plano, un riesgo de error, por confusión o asociación, en los consumidores y, a la vez, un intento de aprovechamiento del renombre de sus productos.

Al referirse a la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, el Tribunal de apelación - que confirmó la decisión apelada - utilizó tres argumentos distintos para la desestimación de la acción: (a) la inexistencia de riesgo de confusión, ya declarada al decidir sobre la nulidad relativa, con fundamento en el artículo 52, apartado 1, en relación con el 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 ; (b) la caducidad por falta de renovación de la marca de que, en su día, había sido titular la demandante, después registrada lícitamente a nombre de la demandada; y (c) la declaración de la infracción del modelo comunitario y de la ilicitud de la copia del diseño de zapatilla de que era titular la demandante.

1. Ha de recordarse, antes de entrar en el examen del motivo, así planteado, que, como señalan las sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre , 1211/2002, de 16 de diciembre , 827/2003, de 17 de septiembre , 409/2006, de 6 de abril , 462/2009, de 30 de junio , entre otras muchas, la afirmación o negación de la buena fe constituye, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de hecho cuya determinación compete a los juzgadores de las instancias; pero, también, que implica, a partir de los siempre respetables hechos probados, la utilización de un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a revisión casacional.

   La sentencia 278/2010, de 13 de mayo , precisó, al respecto, que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de dichos datos una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite valorar de nuevo.

   De acuerdo con ello, los hechos declarados probados en las instancias han de ser respetados en casación, mientras que la corrección de la subsunción de los mismos bajo el concepto buena fe puede ser revisada en dicho recurso.

2. Esa distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación o negación del riesgo de confusión, como han puesto de relieve las sentencias 717/2006, de 7 de julio , 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , 119/2010, de 18 de marzo , entre otras muchas.

La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE , ha sido incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.

Una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos que la misma identifica o va a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra renombrada, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento indebido de la reputación del segundo.

Pues bien, el relato de hechos probados contenido en la sentencia recurrida justifica la aplicación de la sanción de nulidad absoluta, de que se trata, al registro de la marca a que se refiere el motivo.

En efecto, consta probado que Norteña, SL solicitó el mencionado registro - que, como se expuso, era de una marca mixta que había pertenecido a Nordika's, SL, hasta su caducidad por falta de renovación - con el propósito evidente, por comprobado, de utilizarla para identificar en el mercado, específicamente, un tipo de zapatilla que - en declaración judicial que ha ganado firmeza - constituía una copia - en el sentido del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 - del modelo de que se sirve la fabricante actora para elaborar sus productos, que tienen una indudable implantación en el mercado, en el que se distinguen con las marcas mixtas, nacional y comunitaria, números 2337953 y 1801653 de que la última es titular.

En ese contexto, las demostradas imitación de los productos de la demandante e identificación de las zapatillas infractoras con una marca de la que había sido titular la demandante, multiplica la significación de las semejanzas existentes entre uno y otro signo - fundamentalmente, por su composición mixta similar, la importancia que, en el conjunto, se atribuye a la letra " N " y el uso del apóstrofo para indicar el genitivo sajón -, aunque sólo sea al efecto de teñir la solicitud de registro de un componente de mala fe - en el sentido de arquetipo de conducta sobre un soporte de conocimiento de la existencia de los signos prioritarios -, cuya afirmación no es incompatible con la negación, efectuada por los Tribunales de las instancias, de la concurrencia del riesgo de confusión y, por ello, de la infracción de la prohibición relativa tipificada en el artículo 6, apartado 1 , letra b), en relación con el artículo 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001 .

El motivo, por lo expuesto, ha de ser estimado.

La estimación del motivo primero convierte en innecesario entrar en el examen de otros dos:

El segundo, en el que la recurrente pretende la declaración de la nulidad del mismo registro, bien que ahora por la infracción de la prohibición relativa que tipifica el artículo 6, apartado 1, letra b), en relación con el 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - normas que son las indicadas como infringidas -.

Y el cuarto, en el que, sin identificar el precepto violentado - lo que, por sí, es bastante para la desestimación -, la recurrente pretende, con el mismo fin de anulación del asiento registral, que se niegue a determinado comportamiento suyo la significación de acto propio.

En el motivo tercero de su recurso de casación, Nordika's, SL denuncia la infracción del artículo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con los apartados 1 de los artículos 9, 14 y 16 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria.

Afirma que el enjuiciamiento relativo al riesgo de confusión no había sido correctamente desarrollado por el Tribunal de apelación, puesto que no tuvo en cuenta la impresión de conjunto que la marca de la demandada producía en quienes eran sus principales destinatarios.

A su vez, sostiene la recurrente que el Tribunal de la primera instancia había extendido excesivamente el territorio en el que ella debería haber probado la realidad del riesgo que denunciaba.

El motivo no guarda la necesaria relación con la razón determinante de la decisión recurrida.

En efecto, el Tribunal de apelación - cuya sentencia no hay que olvidar es la única recurrida - desestimó la acción de violación de las marcas, nacional y comunitaria, de la ahora recurrente, no por la razón que ésta señala en este motivo - no haberse probado la existencia del riesgo de confusión -, sino - como resulta de la lectura del fundamento de derecho segundo de dicha resolución - porque el uso de la marca número 2622759, por parte de Norteñas, SL, venía legitimado por un registro, concedido y vigente.

De esa falta de correlación argumental deriva que, en ningún caso, un hipotético éxito del motivo se traduciría en el del recurso, ya que el fallo de la sentencia de apelación se seguiría apoyando, en sus mismos términos, en unas razones jurídicas no impugnadas.

El motivo se desestima.

En el último de los motivos de su recurso de casación, señala Nordika's, SL como normas infringidas las de los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal.

Se refiere este motivo a la desestimación de las acciones declarativas y de condena ejercitadas, en la demanda, por la ahora recurrente, con fundamento en la Ley 3/1991. Dicha decisión se explica en la sentencia recurrida como consecuencia de haber calificado el Tribunal de apelación el comportamiento atribuido a la demandada como una invasión de la esfera de exclusión contenida en un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial de la demandante - el modelo comunitario - y de no proceder una doble condena por los mismos comportamientos.

Sostiene la recurrente, en contra, que los actos que había imputado a Norteña, SL superaban el ámbito de la propiedad industrial y merecían ser calificados, también, como desleales, a la luz de la Ley 3/1991, tanto del artículo 11 - por imitación de las zapatillas por ella fabricadas -, como de los artículos 6 y 12 - por generación de riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, en el plano de los signos -.

Las legislaciones sobre marcas y diseño - y otras a las que no se refiere el motivo - protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " erga omnes ".

La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos.

Esa identidad concurría en el caso a que se refiere el recurso, como apuntó, en correcta valoración, el Tribunal de apelación en su sentencia.

El motivo se desestima.

La estimación del recurso de casación en la parte dicha, determina la improcedencia de un especial pronunciamiento sobre las costas, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso de apelación de la demandante debió haber sido estimado, también en parte, razón por la que el mismo pronunciamiento cumple efectuar respecto de las costas causadas con él.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.