STS 363/2011, 7 de Junio de 2011

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2011:3635
Número de Recurso464/2008
ProcedimientoCasación
Número de Resolución363/2011
Fecha de Resolución 7 de Junio de 2011
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad VETAGRI ALIMENTAR, S.A., representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira; siendo parte recurrida, la entidad VETAGRI, S.A., representada por el Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D. Carlos Arcas Hernández, en nombre y representación de la entidad Vetagri, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Vetagri Alimentar, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "estimando íntegramente esta demanda y, en consecuencia: a) Declarar que la actuación de la demandada constituye una violación de los derechos que sobre la marca internacional núm. 806.257, denominada "VETAGRI" y sobre la marca española núm. 2.543.016, consistente en el signo "VETAGRI dietétique animale" (mixta) aplicada a los productos para la alimentación y el cuidado de los animales antes indicados, asisten a la entidad demandante, VETAGRI, S.A. b) Ordenar la cesación de la actuación de la demandada (ya que tal actuación, que constituye la violación de los derechos que la actora antes mencionados, continúa actualmente) incluyendo la prohibición de utilizar el signo "VETAGRI" en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio en internet. c) Ordenar el resarcimiento de los daños y perjuicios producidos al demandante por la actuación de la demandada, cuyo importe deberá fijarse una vez efectuadas las comprobaciones, teniendo en cuenta que esta parte opta por la alternativa prevista en el punto 5 del antes transcrito artículo 42 de la Ley de Marcas . d) Ordenar la publicación de la sentencia que al efecto habrá de dictarse, a costa de la demandada, mediante anuncios en un periódico de amplia difusión en la provincia de Barcelona y otro de difusión nacional, así como en la revista a la que previamente se ha hecho referencia, "AVANCES EN TECNOLOGÍA PORCINA". e) Condenar finalmente a la demandada al pago de las costas procesales derivadas de las presentes actuaciones, cuya incoación por mi principal ha sido necesaria habida cuenta la nula respuesta satisfactoria a sus reiterados requerimientos para la solución extrajudicial del conflicto.".

  1. - La Procurador Dª. Helena Vila González, en nombre y representación de la entidad Vetagri Alimentar, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se desestime la demanda íntegramente con imposición de costas a la parte actora.

  2. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera de lo Mercantil Número Dos de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 18 de julio de 2.006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Carles Arcas Hernández Procurador de los Tribunales y de Vetagri, S.A. contra Vetagri Alimentar S.A. debo acordar y acuerdo: 1º) Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la entidad demandante. 2º) Condenar a la demandada al cese en el uso del signo VETAGRI como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla. 3º) Desestimar el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora. 4º) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Vetagri Alimentar S.A.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 12 de diciembre de 2.007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Vetagri Alimentar S.A. contra la sentencia dictada con fecha 18 de julio de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, CONFIRMAMOS íntegramente la sentencia mencionada, e imponemos a la apelante al pago de las costas de la alzada.".

TERCERO

El Procurador Dª. Helena Vilá González, en nombre y representación de la entidad Vetagri Alimentar, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 12 de diciembre de 2.007 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 37 de la Ley de Marcas 17/2001. SEGUNDO .- Se alega infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París.

CUARTO

Por Providencia de fecha 25 de febrero de 2.008, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes en el plazo de treinta días.

QUINTO

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad VETAGRI ALIMENTAR, S.A., representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira; siendo parte recurrida, la entidad VETAGRI, S.A., representada por el Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle.

SEXTO

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 15 de septiembre de 2.009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de la entidad "VETAGRI ALIMENTAR, S.A.", contra la Sentencia dictada, con fecha 12 de diciembre de 2007, por la Audiencia Provincial de Barcelona -Sección 15ª-, en el rollo de apelación nº 42/2007 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 574/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona.".

SEPTIMO

Dado traslado, la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la entidad VETAGRI, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

OCTAVO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de mayo de 2.011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto del proceso se desenvuelve exclusivamente en el ámbito del derecho marcario. La entidad titular de la denominación o razón social invoca que el uso de la misma como nombre comercial, que se confunde con el signo distintivo de una marca registrada, tiene preferencia sobre ésta, aunque dicho nombre comercial no esté registrado, con base en que el uso es anterior al registro de la marca, sin que obste que no se haya opuesto a este registro. No se plantea como acción, ni como excepción, nulidad de la marca.

La entidad mercantil francesa VETAGRIS, S.A. dedujo demanda ejercitando diversas acciones derivadas de violación del derecho de marca contra la entidad mercantil portuguesa VETAGRI ALIMENTAR, S.A. Se solicita la declaración de violación de las marcas registradas "VETAGRI" (marca internacional núm. 806257, registrada el 2 de junio de 2003 y concedida en España por la OEPM con fecha 13 de mayo de 2004) y "VETAGRI, diétetique animale" (marca mixta española número 2543016, concedida el 15 de octubre de 2003), destinadas a designar productos de alimentación y cuidado animal, se ordene el cese en la utilización en el tráfico económico del signo VETAGRI, incluyendo redes telemáticas y como nombre de dominio e internet, y se condene a la demandada al pago de la indemnización de daños y perjuicios sufridos y la publicación de la sentencia a costa de la infractora.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona el 18 de julio de 2006 , en los autos de procedimiento ordinario número 547 de 2005, estimó parcialmente la demanda y acuerda: 1º. Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la entidad demandante; 2º. Condenar a la demandada al cese en el uso del signo VETAGRI como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla; y, 3º. Desestimar el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 12 de diciembre de 2007, en el Rollo número 42 de 2007 , desestima el recurso de apelación de la entidad demandada y confirma la resolución recurrida.

Por la entidad mercantil VETAGRI ALIMENTAR, S.A. se interpuso recurso de casación , articulado en dos motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala de 15 de septiembre de 2009 .

SEGUNDO

En el primer motivo del recurso se denuncia infracción del art. 37 de la Ley de Marcas 17/2001 , en el que se establece que "el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial: a) de su nombre y de su dirección".

En el cuerpo del motivo se alega que la entidad recurrente ha actuado siempre de buena fe, no ha usado su denominación social para designar productos que comercializa o fabrica para lo cual utiliza sus propias marcas y que, tanto como nombre comercial como por denominación social, la recurrente se encuentra protegida en cuanto al uso en España de su denominación social, Vetagri Alimentar S.A., nunca utilizada como marca, siempre de buena fe, y de conformidad con lo que se corresponde con una práctica leal y legítima en materia industrial y comercial que viene a identificar una clara limitación de los derechos conferidos por los registros del contrario (art. 37 LM ).

El motivo debe desestimarse por las razones siguientes.

La sentencia recurrida no veda a la demandada el uso de su denominación social como tal, por lo que devienen irrelevantes las consideraciones al respecto.

La afirmación del motivo de que no usa la denominación social como marca, es decir, como signo distintivo de los productos que comercializa o fabrica, contradice la apreciación fáctica de la sentencia recurrida, en la que se dice (fundamento segundo) "que los documentos aportados ... muestran bien a las claras que cuando VETAGRI ALIMENTAR S.A. emplea el término VETAGRI no lo hace estrictamente como indicador de su denominación social, sino con el propósito de diferenciar sus productos por su origen empresarial, siendo ésta precisamente la principal función de la marca; y lo hace además compatibilizando este uso distintivo con la propias marcas de la demandada (MINERVET, MINERMIX, VITAMIX, VETALAC, MILVET, DENELAC, INTERFOC O PURELITE), mediante el artificio de destacar de forma clara y prevalente el término VETAGRI sobre el resto de su denominación". La alegación en contrario de dicha argumentación incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

Y, aparte de lo anterior, en cualquier caso, la parte recurrente reconoce que utiliza la denominación social como nombre comercial por lo que igualmente le sería de aplicación la doctrina sobre práctica desleal que veda, conforme al art. 37 LM , el uso del nombre ( S. 16 de noviembre de 2010 ).

Por todo ello, el motivo decae.

TERCERO

En el enunciado del motivo segundo se alega vulneración del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, añadiéndose en el cuerpo del motivo la denuncia de una inadecuada interpretación del art. 9.1, d) de la Ley de Marcas .

El motivo se desestima.

En primer lugar debe señalarse que no se ha planteado en el proceso cuestión alguna ajena al Derecho marcario, y dentro de éste tampoco se ha invocado la protección que pudiera otorgar el art. 9.1., letra d (en relación con el 52.1 de la L.M .).

En segundo lugar, el Convenio de la Unión de París no otorga, ni permite otorgar, una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se otorga al nombre comercial español, y así lo viene entendiendo la doctrina jurisprudencial mas reciente y la LM 17/2001.

En tercer lugar, la excepción consistente en que el uso de la denominación social como nombre comercial no registrado es anterior al registro de la marca confundible no enerva la protección que a la marca registrada le otorga la L.M. (arts. 34 y 41. 1º , ap. a), "sin que -como dice la sentencia recurrida- quepa esgrimir una prohibición de registro que nunca ha sido ejercitada ni hecha valer (la demandada incluso retiró su solicitud de registro de marca ante el requirimiento de la actora), como medio para enervar una acción de violación debidamente sustentada, como es el caso".

Por todo ello, el motivo decae.

CUARTO

La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas (arts. 398.1 y 394.1 de la LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil VETAGRI ALIMENTAR S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 12 de diciembre de 2.007, en el Rollo de apelación número 42 de 2.007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos, con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

8 sentencias
  • SAP Granada 369/2012, 7 de Septiembre de 2012
    • España
    • 7 d5 Setembro d5 2012
    ...se da la protección prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001, que como señala a su vez la STS de 7 de junio de 2011, sí no acude a este remedio, o al que pudiera otorgar el art. 9.1., letra d, en relación con el 52.1 ambos de la Ley de Marcas, no puede impedir la......
  • STSJ Cataluña 4030/2013, 6 de Junio de 2013
    • España
    • 6 d4 Junho d4 2013
    ...; 18 y 28 de junio de 1.985 ; 12 y 17 de julio, 13 y 23 de octubre, y 11 de noviembre de 1.986 ; 21 de enero y 13 de noviembre de 1.987 ; 7 de junio, 11 de julio y 5 de septiembre de 1.988 y 15 de octubre de 1.990 ) en que en las cuestiones situadas en el área disciplinaria o sancionadora e......
  • SAP Baleares 391/2011, 28 de Noviembre de 2011
    • España
    • 28 d1 Novembro d1 2011
    ...y distinguir los productos o servicios a los que se aplica ( STS, Sala 1ª, de 20 de junio de 1994 ) ", en idéntico sentido la STS 7 de junio de 2.011 . Es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda co......
  • SAP A Coruña 354/2014, 10 de Noviembre de 2014
    • España
    • 10 d1 Novembro d1 2014
    ...se opuso al registro de la marca ÓPTICA BALTAR por parte del demandante en la OEPM. Por otra parte, en caso similar, la STS del 7 de junio de 2011, nº 363/2011, en recurso: 464/2008 señala: "En tercer lugar, la excepción consistente en que el uso de la denominación social como nombre comerc......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos
2 artículos doctrinales
  • El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de marcas: verdad a medias
    • España
    • Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIV (2013-2014) Doctrina
    • 5 d2 Maio d2 2015
    ...además como signo distintivo. [13] Incluso en estos casos es posible actuar con espurias intenciones. En este sentido vid. La STS de 7 de junio de 2011 [RJ 2011/4393], Fundamento de Derecho Segundo, donde la demandada a pesar de utilizar sus propias marcas junto a la denominación social con......
  • La denominación social de la entidad de seguros
    • España
    • Las condiciones de acceso al mercado de las entidades aseguradoras
    • 22 d4 Setembro d4 2016
    ...Marcial Pons, 2001, p. 260. 25J. M. CORBERÁ MARTÍNEZ, «La denominación social como límite al derecho de marca. A propósito de la STS de 7 de junio de 2011 (Civil) (RJ 2011, 4393)», Revista de Derecho Mercantil, núm. 282 (2011), pp. 26Á. ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, «Denominación, nacionalidad y domi......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR