STS 186/2011, 29 de Marzo de 2011
| Ponente | JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL |
| ECLI | ES:TS:2011:1800 |
| Número de Recurso | 2255/2007 |
| Procedimiento | Casación |
| Número de Resolución | 186/2011 |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil once.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por la Diputación Provincial de Palencia, representada por la Procurador de los Tribunales doña Concepción Santamaría alcalde, contra la Sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil siete, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro y de la Mercantil de Burgos. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Isacio Calleja García, en nombre y representación de la Diputación Provincial de Palencia, en concepto de parte recurrente. No se personó en el recurso la parte recurrida.
Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Burgos, el veintiuno de abril de dos mil cinco, el Procurador de los Tribunales don César Gutiérrez Moliner, obrando en representación de Genus Publicidad, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Diputación Provincial de Palencia.
En el escrito de demanda, la representación de Genus Publicidad, SL alegó, en síntesis y en lo que al proceso interesa, que dicha sociedad operaba en el mercado como agencia de publicidad y que Diputación Provincial de Palencia puso, en su día, en marcha una campaña publicitaria para promocionar los alimentos de la providencia, en la que Genus Publicidad, SL colaboró, facilitando a la demandada la utilización de un dibujo industrial del que era titular.
Añadió que Genus Publicidad, SL era titular de un dibujo industrial, solicitado el cinco de noviembre de dos mil uno y registrado, con el número 27.694, el nueve de diciembre de dos mil dos. Que en el año dos mil dos terminó la relación de naturaleza publicitaria entre Diputación de Palencia y Genus Publicidad, SL y que, desde entonces, aquella no le encargaba ninguna prestación. Que, pese a ello, Diputación de Palencia seguía usando, con el fin promocional antes indicado, el dibujo registrado a nombre de Genus Publicidad, SL. Que, además, Diputación de Palencia había registrado el mismo dibujo como marca, habiendo formulado la solicitud el tres de febrero de dos mil cuatro y obtenido la concesión el trece de julio de dos mil cuatro, para distinguir servicios de publicidad y de gestión de negocios comerciales. Que Genus Publicidad, SL requirió de cese a Diputación de Palencia notarialmente, el quince de enero de dos mil cuatro.
Con esos antecedentes, la representación procesal de Genus Publicidad, SL interesó en el suplico de la demanda " una sentencia por la que se declare que la marca o dibujo industrial reivindicado descrito en el hecho p rimero de la demanda, le pertenece en exclusivadad a la parte demandante, declarándose la nulidad y cancelación registral de la marca registrada por la demandada con el número M-2578848 del Registro de Marcas y condenándose, a su vez, a la parte demandada a que: 1.- Cese de inmediato en los actos que violan el derecho de la marca propiedad de la demandante, fijándose una indemnización diaria de seiscientos euros (600) desde el día que se emplace a la demandada en este proceso hasta la total efectividad de la cesación de actos violadores de la marca vulnerada. 2.- A que pague a la parte demandante, en concepto de daños y perjuicios, cien mil euros (100.000 ). 3.- A que retire del tráfico económico, mediante su retención y depósito, los embalajes, envoltorios, etiquetas y cualquier otro documento del material publicitario que suponga la violación del derecho de la marca de la parte demandante sin que pueda utilizarse en forma alguna el material retenido y depositado. 4.- A publicar la sentencia declarativa y de condena que se dicte, a costa de la demandada, en los tres periódicos de mayor tirada en la provincia de Palencia, sean dichos diarios de rango provincial o nacional. Condenándose asimismo a las costas del procedimiento a la parte demandada ".
La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario, por auto de veinte de mayo de dos mil cinco, con el número 408/05 .
La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por la Procurador de los Tribunales doña Concepción Santamaría Alcalde, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.
En el escrito de contestación la representación procesal de Diputación de Palencia alegó, en síntesis y en lo que a la decisión del proceso importa, que l as dos entidades litigantes estuvieron vinculadas por un contrato verbal de creación publicitaria, como se indicó al principio. Que, en la ejecución de ese contrato, Genus Publicidad, SL presentó su trabajo y le fue pagado por Diputación de Palencia. Que en la factura librada por Genus Publicidad, SL se había incluido la cesión del dibujo. Que, por ello, constituía un fraude que quien había cobrado por la cesión del dibujo pretendiera ahora impedirle el uso de lo que legítimamente había adquirido.
A su vez, formalizó reconvención, con alegación del referido contrato de creación publicitaria, verbalmente perfeccionado con la demandante. Que, por virtud de ese contrato Genus Publicidad, SL asumió la obligación de crear, materializar y entregarle el dibujo, lo que finalmente hizo. Que Genus Publicidad, SL le ocultó que había registrado el dibujo como propio. Que, al fin, se trataba de un diseño creado en una relación de empleo o de servicios, sometido al régimen del artículo 15 de la Ley 20/2003, de 7 de julio .
En el suplico del referido escrito interesó del Juzgado de Primera Instancia "que tenga por interpuesta la presente demanda reconvencional y se admita, y tras los trámites legales, se dicte sentencia de fondo por la que se condene al demandado reconvenido a reconocer y transferir la titularidad registral nº. 27694 Oficia Española de Patentes y Marcas, condenándole expresamente al pago de las costas causadas".
Del escrito de reconvención se dio traslado a Genus Publicidad, SL que lo contestó, oponiéndose a su estimación, negando los hechos en ella alegados y, en particular, la realidad del contrato con el contenido afirmado por la demandada y la cesión del dibujo. En el suplico de dicho escrito interesó: "se tenga por contestada en tiempo y forma la acción reconvencional deducida por la parte demandada, procediendo a convocar a las partes a la audiencia prevista en la ley y después de seguir la tramitación que sea pertinente conforme a lo también establecido en la ley procesal, dicte sentencia por la que, bien apreciando la excepción o excepciones opuestas se declare la inviabilidad de la reconvención o, alternativamente, desestimando la reconvención rechazando las pretensiones de la misma, imponiendo a la parte reconviniente las costas de la referida acción reconvencional".
Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, los días veinticinco de enero y cinco de junio de dos mil seis, respectivamente, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos dictó sentencia el treinta de marzo de dos mil siete , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente, como estimo, la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Moliner en representación de la mercantil Gen Publicidad, SL, debo condenar y condeno a la Excma. diputación Provincial de Palencia a que cese de inmediato en los actos que violan el derecho propiedad de la demandante, fijándose una indemnización diaria de seiscientos euros desde la fecha de la firmeza de esta Sentencia hasta la total efectividad la cesación de los actos de violación por parte de la demandada, debiendo condenar y condeno a la demandada a que retire del tráfico económico mediante su retención y depósito, los embalajes, etiquetas y cualquier otro documento del material publicitario que suponga violación del derecho de parte demandante sin que pueda utilizarse en forma alguna el material retenido y depositado, asimismo a que se publique esta sentencia a costa la demandada, en los tres periódicos de mayor tirada en la provincia de Palencia, ya sean de rango nacional o provincial, en cuanto a las costas cada parte abonarás las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Que desestimando como desestimo la reconvención formulada por la Procuradora Sra. Santamaría Alcalde en representación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, debo absolver y absuelvo a la Mercantil Genus Publicidad, SL, de los pedimentos ejercidos en su contra, con expresa imposición de costas a la reconviniente ".
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Burgos de treinta de marzo de dos mil siete fue recurrida en apelación por Diputación Provincial de Palencia.
Cumplidos los trámites las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Burgos, en la que se turnaron a la Sección Tercera de la misma, que tramitó el recurso y dictó sentencia el dieciocho de octubre de dos mil siete , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Concepción Santamaría Alcalde y estimando la impugnación formulada por el Procurador don César Gutiérrez Moliner de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Burgos en los autos de juicio ordinario 408/2005 se revoca la misma únicamente en el sentido de condenar a la Excma. Diputación de Palencia a indemnizar a Genus Publicidad, SA en una cantidad equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la Diputación con los productos que hayan incorporado el diseño protegido, lo que se determinará en ejecución de sentencia de acuerdo con los criterios que se fijan en el fundamento de derecho sexto de esta resolución. en todo lo demás se confirma la sentencia apelada, imponiendo a la parte demandada las costas causadas por su recurso, y sin hacer imposición de las costas causadas por la impugnación de la parte actora ".
La representación procesal de Diputación Provincial de Palencia interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos de dieciocho de octubre de dos mil siete .
Dicho Tribunal, por providencia de once de diciembre de dos mil siete mando elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil nueve , decidió: " 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Diputación de Palencia, contra la sentencia dictada, con fecha dieciocho de octubre de dos mil siete, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección Tercera), en el rollo de apelación nº. 344/2007 , dimanante de los autos de juicio de ordinario nº. 408/2005 del Juzgado de Primera Instancia nº. Cuatro de Burgos. 2º) Y, no habiéndose personado en el presente rollo la parte recurrida, quedan los autos pendientes de señalamiento del día y hora para la celebración de la vista, o, en su caso, para la votación y fallo del recurso de casación ".
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Diputación Provincial de Palencia, se compone de dos motivos, en los que la recurrente, con apoyo en el apartados 1 y 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:
La infracción del artículo 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial.
La infracción del artículo 55, apartado 5, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial.
Evacuado el traslado conferido al respecto, no se personó ante esta Sala la parte recurrida.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día dos de marzo de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
La sentencia recurrida, dando por supuesto que la demandada y ahora recurrente, Diputación Provincial de Palencia, había lesionado el derecho de la demandante, Genus Publicidad, SL, al utilizar como marca, sin el consentimiento de ésta, un dibujo industrial concedido a la misma durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, condenó a la infractora a cesar en tal uso y a indemnizar a la titular perjudicada en los términos establecidos en los apartados 5 y 6 del artículo 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del dueño industrial.
Se ha de indicar que Diputación Provincial de Palencia, en su escrito de reconvención, alegó que el dibujo litigioso había sido creado por Genus Publicidad, SL en cumplimiento del encargo que ella le había hecho en el funcionamiento de una relación de servicios de contenido publicitario, por lo que, con invocación del artículo 15 de la mencionada Ley 20/2003 , pretendió se declarase su titularidad sobre el referido bien inmaterial.
La Audiencia Provincial desestimó tal pretensión reconvencional por razón de que - como se expone en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de apelación -, según la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003 , el artículo 15 de la misma no es aplicable a los dibujo concedidos durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial .
La sentencia de apelación ha sido recurrida por la demandada y actora reconvencional, por dos motivos.
En el primero señala Diputación Provincial de Palencia, como norma infringida, la del apartado 2 del artículo 59 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , pues entiende que ha sido indebidamente aplicado en la sentencia recurrida.
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Ciertamente, la Audiencia Provincial, tras negar que fuera aplicable al conflicto el artículo 15 de la Ley 20/2003 , en el que - como se expuso - la ahora recurrente había fundado su pretensión reconvencional, señaló que ello no quería decir " que el dibujo industrial no pueda ser objeto de cesión por el autor, en el marco de una relación de arrendamiento de servicios como la que mantuvieron Genus Publicidad y la Diputación de Palencia en el año dos mil uno " y, contemplando tal hipótesis - que no había sido la afirmada por la demandada al reconvenir -, argumentó que en tales casos regía la exigencia de que la cesión constara por escrito, como hoy establece el artículo que en este motivo se señala como infringido. Lo que, concluyó, no había sucedido.
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El motivo se desestima, pues, como destaca la sentencia de 20 de octubre de 1997 , y las que en ella se citan, el recurso de casación se da contra la parte dispositiva y no contra los fundamentos jurídicos de las sentencias, por lo que no procede estimarlo cuando el fallo que vaya a recaer como consecuencia de la estimación debiera ser el mismo.
En efecto, es eso lo que sucedería en el caso enjuiciado, ya que, siendo distintas las adquisiciones originaria prevista en el artículo 15 de la Ley 20/2003 y derivativa consecuente a una cesión, el que declarásemos que el artículo 59, apartado 2, de la misma Ley fue, o no, correctamente aplicado, no alteraría el contenido de la decisión impugnada, que seguiría siendo desestimatoria de la reconvención - en la que, como se ha expuesto, Diputación de Palencia identificó la causa de su alegado derecho sobre el dibujo litigioso -, por no haber sido impugnada la " ratio decidendi " de la misma: esto es, la declaración de no ser aplicable el artículo 15 al caso.
En el segundo de los motivos del recurso de casación denuncia Diputación de Palencia la infracción del artículo 55, apartado 5, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial.
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Alega la recurrente que, dado que el Tribunal de apelación había declarado que no se había probado en el proceso la cifra de negocios alcanzada por ella - como infractora del derecho de la demandante - con los productos que incorporaban o a los que se aplicaba el dibujo protegido, la condena a indemnizar a la demandante en medida equivalente al uno por ciento, con la previsión de que aquel dato de referencia se determinaría en fase de ejecución de sentencia, era totalmente contraria a lo establecido en el artículo 219, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
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El motivo se desestima dado que lo que en él se denuncia es la infracción de una norma procesal, de modo que en su examen no procede entrar sin que se haya interpuesto el recurso extraordinario a que se refiere el artículo 469 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil .
Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, de acuerdo con la regla general de vencimiento que sancionan los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la Diputación Provincial de Palencia, contra la Sentencia dictada, con fecha dieciocho de octubre de dos mil siete, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos , con imposición de las costas a la recurrente.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Jesus Corbal Fernandez Jose Ramon Ferrandiz Gabriel Antonio Salas Carceller Encarnacion Roca Trias PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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