STS, 22 de Octubre de 2008

Ponente:OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Número de Recurso:3573/2006
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2008
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

Denegación inscripción marca mixta nº 2.271.239 "PROFISEGUR, S.L.". Recurrente: PROFISEGUR, S.L.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Octubre de dos mil ocho.

En el recurso de casación nº 3573/2006, interpuesto por la Entidad PROFISEGUR, S.L., representada por la Procuradora Doña María Eugenia Fernández-Rico, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 691/2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 4 de mayo de 2006, recaída en el recurso nº 840/2003, sobre denegación de inscripción de la marca mixta nº 2.271.239 "PROFISEGUR SL"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., representada por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, y asistida de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de febrero de 2003, que desestimó el recurso interpuesto contra otra de 20 de noviembre de 2000, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.271.239 "PROFISEGUR SL", para productos de la clase 36ª del Nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de junio de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (PROFISEGUR, S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 24 de julio de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el art. 6 bis del Convenio de París, infracción de los arts. 1 y 12.1.a) de la Ley de Marcas.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 218 de la LEC, por haber infringido la sentencia las reglas de la lógica y de la razón exigibles en virtud del mencionado artículo.

Terminando por suplicar dicte sentencia favorable a los intereses de la recurrente, casando la recurrida, admitiendo la inscripción de la marca mixta Profisegur en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con expresa imposición de costas a la oponente.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 16 de abril de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 18 de mayo de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 28 de junio de 2007, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. Por la Entidad PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., mediante escrito de fecha 5 de julio de 2007, en el que manifiesta se dicte sentencia desestimando el recurso, manteniendo la de instancia, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 20 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de octubre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.271.239 PROFISEGUR S.L. de la clase 36 para "correduría de seguros", pese a la oposición de la marca nº 821.801 PROSEGUR de la misma clase para "servicios de depósitos de valores en cajas fuertes".

Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es estimado con base en los siguientes fundamentos:

"Si lo esencial de una marca es el impacto inmediato que puede producir en el potencial consumidor o destinatario del mensaje, la primera impresión que se tiene al contemplar la marca pedida es que se dan una de estas dos posibilidades: a) que se trata de un servicio o productos derivado de una muy conocida empresa de seguridad, o b), que de no ser así y sin necesidad de seguir adelante en el examen del expediente, ya se intuye quién va a oponerse al registro. Esta primera aproximación al tema es esencial al tiempo de resolver porque incide directamente en el impacto del mensaje en cuanto según el art. 1 de la Ley la marca busca "distinguir", no "confundir", y cualquiera de las dos posibilidades que hemos enumerado lleva a la misma conclusión, que no existen apenas diferencias, sino profundas sugerencias. Cierto que la marca pedida reproduce la denominación social, pero ello no es una patente de corso para invadir prioridades en el Registro cuando se produce riesgo de colisión. Es muy libre la solicitante de utilizar en el tráfico mercantil una razón social que le ha sido admitido, pero no convertirla en marca sin más y sin respetar derechos adquiridos en ese estricto ámbito de la propiedad industrial alegando la intromisión de una sílaba (FI) en una marca notoria y para operar en un campo (seguros) muy relacionado con las múltiples actividades de la prioritaria".

La entidad PROFISEGUR S.L. ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

En el escrito de oposición, la parte recurrida, bajo el epígrafe "improcedencia del recurso" alega que el carácter excepcional del recurso de casación impide convertirlo en una segunda instancia, que es lo que, a su juicio, se trata de hacer por la empresa recurrente.

No se observa, sin embargo, que exista defecto en la formulación del recurso, pues en el escrito de interposición se hace una critica de la sentencia, bien en su aspecto formal -falta de motivación e incongruencia-, bien en su aspecto material o sustantivo -infracción del artículo 12.1.a) y 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre -, suficiente para considerar que los requisitos exigidos por la Ley y la Jurisprudencia para la interposición se han cumplido, en cuanto en apartados bien diferenciados se recogen los diferentes motivos de casación, con indicación de cuales son las normas que se consideran infringidas por la sentencia, mencionándose las sentencias de esta Sala, que estima que son de aplicación al caso.

TERCERO

Por razones de metodología se debe examinar en primer lugar el motivo segundo, que se refiere al quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, por falta de motivación e incongruencia.

En realidad lo que se está haciendo a través de una parte de este motivo, es, más que una denuncia de formas esenciales, una crítica de fondo sobre la confusión en que, según entiende, cae el juzgador de instancia al considerar que se da una concurrencia en los campos aplicativos, confundiendo "campo de la seguridad privada" con "campo de los seguros privados". Es esto una cuestión de contenido material, que debe plantearse, como así se hace, en los motivos invocados con base en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, y allí será resuelto.

Propiamente formal es la denuncia de no haberse tratado el tema de que la marca solicitada es mixta, que no es distintiva, que contiene un anagrama, son de diferente color. Sin embargo, este aspecto del motivo también debe rechazarse, porque, como reiteradamente tiene declarado esta Sala, el requisito de motivación y congruencia ha de considerarse cumplido, aunque no se de respuesta detallada a todas las cuestiones invocadas por las partes, cuando de los razonamientos del órgano judicial pueda deducirse, incluso tácitamente, cual ha sido el hilo conductor que lo haya llevado al fallo.

Pues bien, si el juzgador "a quo" ha considerado que el impacto o primera impresión que se tiene al contemplar la marca es que pertenecen a la misma empresa, al no existir apenas diferencias sino profundas sugerencias, ya implícitamente está descartando que los signos, los gráficos y demás elementos que tiene el diseño de la empresa solicitante, no son suficientes para hacer desaparecer esa primera impresión perturbadora.

CUARTO

La empresa recurrente aduce en su primer motivo de casación, infracción, en primer lugar, del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, en cuanto no se ha acreditado que Prosegur haya acreditado su notoriedad en el campo de los seguros privados, siendo el término "segur" de uso común en el campo de la seguridad y de los seguros inapropiable por nadie.

Al margen de las posibles imprecisiones en que haya podido incurrir la sentencia recurrida respecto de la utilización del concepto de notoriedad, de lo que no cabe duda es que la conclusión a la que llega es correcta. En efecto, mientras que la notoriedad no escapa al principio de especialidad y solo obtiene una protección reforzada en los supuestos de productos y servicios pertenecientes a los mismos sectores, como claramente se infiere del artículo 3.2 de la Ley de Marcas, la renombrada constituye una excepción a ese principio, al desbordar la protección dentro de un campo determinado para extenderse más allá de él y afectar a todos los ámbitos, cualquiera que sean los productos y servicios a que se refieran. Por eso esta Sala viene reiterando que la protección que otorga el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, se dará en aquellas que tengan una reputación que supere el limitada campo en que operan, y son conocidas por la generalidad de los ciudadanos, aunque no sean habituales consumidores o usuarios de los productos o servicios de que se trate.

Esta Sala en su sentencia de 19 de julio de 2006 consideró que la marca PROSEGUR tiene el carácter de renombrada, por lo que la cuestión relativa a la actuación en diferentes campos aplicativos pierde su trascendencia, debiendo quedar limitada a si se aprecia entre los dos signos enfrentados similitudes tales que puedan producir confusión en el consumidor.

Como reiteradamente ha señalado esta Sala, la apreciación fáctica realizada por el Juzgador de instancia en relación con la comparación entre signos enfrentados no puede ser discutida en casación, salvo en los supuestos en que se haya producido arbitrariedad o irracionalidad, que en este caso no se producen. En efecto, no hay duda que ambas marcas tienen un indudable parecido y pueden llevar al consumidor a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos que amparan, que, aunque pertenecen a diferentes ámbitos comerciales, no excluyen la posibilidad de una cierta asociación por referirse ambos a la protección frente al riesgo y a la generación de confianza. Esta confusión no se excluye por el distinto diseño, pues lo predominante en la solicitada es la denominación, que a pesar de contener una sílaba "fi" entre las dos partes "pro" y "segur", no logra producir una clara diferencia. El hecho de que el término "segur" sea de común utilización no elimina la confusión pues al englobarse en el conjunto pierde su sustantividad adquiriendo un perfil característico. Tampoco es decisivo que la marca solicitada coincida con la denominación social de su titular, pues en cualquier caso es necesario para su acceso al Registro que no incida en las prohibiciones establecidas en la Ley.

Por último debe señalarse en relación con las sentencias de esta Sala que se citan en el escrito de interposición que en el ámbito de las marcas es difícil aplicar precedentes jurisprudenciales, dado el carácter casuístico de la materia en la que es difícil encontrar casos idénticos o análogos al que se examina, ya que normalmente siempre habrá alguna diferencia de detalle que impide aplicar supuestos anteriores.

QUINTO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3573/2006, interpuesto por la Entidad PROFISEGUR, S.L., contra la sentencia nº 691/2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 4 de mayo de 2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 840/2003, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.