STS, 24 de Enero de 2011

"Bodegas Ontañón, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja el recurso contencioso-administrativo número 292/2009 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 2009, confirmado en alzada el 27 de abril siguiente, que concedió el registro de la marca número 2.814.061, "Clos D'Artesa".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 30 de noviembre de 2009, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que se anule la resolución recurrida y se declare la improcedencia de la concesión del expediente de marca referida, por concurrir semejanza incompatibilizadora con los derechos prioritarios que esta parte representa".

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 23 de diciembre de 2009, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que desestime el recurso y se confirme la actuación administrativa recurrida, con costas al actor".

Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictó sentencia con fecha 18 de febrero de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto, sin expresa imposición de costas".

Quinto.- Con fecha 30 de abril de 2010 "Bodegas Ontañón, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2478/2010 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo: Único: "infracción de lo dispuesto en los artículos 6.1.b) y 7.1.b) de la vigente Ley de Marcas , y en la jurisprudencia en relación con los citados preceptos legales".

Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Séptimo.- Por providencia de 25 de noviembre de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de enero de 2011, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja con fecha 18 de febrero de 2010 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bodegas Ontañón, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.814.061, "Clos D'Artesa", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)".

A la inscripción de la marca número 2.814.061, "Clos D'Artesa", solicitada por la "Sociedad Cooperativa Catatalana Limitada D'Artesa de Segre", se había opuesto "Bodegas Ontañón, S.A." en cuanto titular:

1. de la marca comunitaria número 4.109.451, "Artesa" (solicitada pero aún no inscrita), que ampara productos de la clase 33 -"bebidas alcohólicas (excepto cervezas)"- y servicios de las clases 35 -"exclusivas comerciales; representaciones, venta al por mayor y al por menor, exportación, importación; todo lo anterior respecto a bebidas alcohólicas (excepto cervezas)"- y 39 -"distribución de bebidas alcohólicas (excepto cervezas)", y

2. de la marca nacional número 844.194/4, "La Artesa", para productos de la clase 33, en concreto "vinos, espirituosos y licores" y del nombre comercial 257.613/9, "Bodegas Artesa", en la clase 35, "servicios de venta al por menor en comercios de bebidas alcohólicas excepto cervezas".

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado, en síntesis, que "los distintivos, 'Clos D'Artesa', el solicitado, y 'Artesa' 'Bodegas Artesa', el prioritario, son suficientemente desemejantes [...] ya que el examen de éstos debe hacerse desde una perspectiva estructural, global, atendiendo a todos sus elementos [...]".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

" 1ª.- La marca solicitada, 'Clos D'Artesa', se diferencia del nombre comercial ya inscrito, 'Bodegas La Artesa', en una palabra completa (Clos, frente a Bodegas), lo que descarta la existencia de identidad o un elevado grado de semejanza entre ambos signos, pues la estructura gráfica y fonética del signo ya es completamente distinta.

Lo mismo sucede si se comparan las marcas, pues la solicitada 'Clos D'Artesa' contiene una palabra más que las marcas inscritas, 'Artesa' y 'La Artesa' no tienen, lo que desfigura cualquier posible identidad o parecido entre ambos signos.

2. - Por otra parte, la inclusión en el signo solicitado de la palabra 'Clos' (del catalán, traducible al castellano como cercado o vallado) inhabilita cualquier posible similitud o confusión conceptual entre este signo ('Clos D' Artesa') y los ya registrados, que, o bien no incluyen mención alguna más que la de 'Artesa' (caso de las marcas) o bien añade a esta palabra la de 'Bodegas' (caso del nombre comercial) que tiene un significado y un significante completamente distintos al de 'Clos'.

3. - La palabra en la que todos esos signos coinciden ('Artesa') es, al mismo tiempo, una indicación topográfica que obedece al origen geográfico del producto: la localidad de Artesa de Segre (municipio de la provincia de Lleida), y una palabra genérica (según el Diccionario de la RAE, 'Cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostando hacia el fondo. Sirve para amasar el pan y para otros usos').

   En relación con lo primero, de seguirse el argumento de la parte actora, ningún otro fabricante de bebidas podría incluir ni en su nombre comercial ni como marca de ninguno de sus productos esa palabra, lo que supone la pretensión de arrogarse el uso exclusivo y excluyente de ese sustantivo, algo que ha sido rechazado hasta la saciedad por nuestro Tribunal Supremo, que ha señalado (por todas, STS de 15-11-1993 , que 'tampoco las denominaciones geográficas -según reiterada jurisprudencia de esta Sala (SS. 18 septiembre y 22 diciembre 1986 , 21-9-1987 , 12-4-1988 Y 11-7-1989 ) -son monopolizables por un solo empresario'.

   En relación con el segundo aspecto, el titular de un signo distintivo (nombre comercial, marca, rótulo de establecimiento) no puede legítimamente impedir a otros empresarios el uso, dentro de sus signos distintivos, de un nombre común siempre que, como sucede en el presente caso, por razón de su disposición y de la combinación de palabras u otros signos, se impida la confusión gráfica, fonética y conceptual entre unos y otros.

4. - A mayor abundancia, cabe señalar que, como expresaba la resolución de concesión de 5 de febrero de 2009, 'El solicitante es titular de la marca 2.253.608 'Castells D'Artesa' en la clase 33, concedida y en vigor, y del N.C. 222.882 'Cooperativa D'Artesa' concedido y en vigor que protege actividades relacionadas con los productos solicitados', marca y nombre comercial que, conteniendo también la palabra 'Artesa', han coexistido sin conflicto con los signos distintivos aquí traídos como oponentes."

   Tercero.- "Bodegas Ontañón, S.L.", disconforme con la sentencia, la recurre en casación invocando un solo motivo en el que denuncia la infracción de los artículos 6.1.b) y 7.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , y de la jurisprudencia recaída en relación con ellos. En la primera parte de la fundamentación jurídica de su recurso, una vez transcritos los preceptos legales que considera vulnerados, afirma que los productos reivindicados por la nueva marca coinciden con los protegidos por sus distintivos (marcas comunitaria y nacional, así como nombre comercial) prioritarios. Dado que sobre esta cuestión no hay discrepancia entre las partes, ni se niega en la sentencia de instancia la similitud aplicativa, esta ha de tenerse como existente.

   En la segunda y más relevante parte de su escrito, la recurrente vuelve a alegar la existencia de semejanzas entre la marca concedida y sus propios distintivos prioritarios. Insiste en que el vocablo principal ("Artesa") figura en unos y otros y que esta coincidencia produce el riesgo de confusión, sin que el resto de términos haya de ser tenido en cuenta en la comparación pues carecen de fuerza distintiva. Así ocurriría, a su entender, con la palabra "bodegas" inserta en el nombre comercial prioritario ("Bodegas Artesa") "[...] por no ser más que un mero indicativo de la actividad principal de Bodegas Ontañón, S.A.,[...] y se ha convertido en un elemento comúnmente utilizado en este tipo de marcas, por lo que los consumidores no lo tienen en cuenta a la hora de elegir los productos de su interés".

   Lo mismo sucede, en su opinión, con los términos "Clos D" que incluye la nueva marca pues se trata "de un elemento comúnmente utilizado en este tipo de marcas y para este tipo de productos", a cuyo efecto cita como ejemplo los distintivos números M 2838266 Clos de la Vall, M 2806238 Clos del Conde, M 2802888 Clos de la Torre, M 2780376 Clos de L'Estel, M 2668316 Clos del Portal, M 2568955 Clos D'Arcis.

   Concluye que tanto desde el punto de vista visual como auditivo y conceptual "[...] es mucho más grande el parecido existente entre estos signos que sus diferencias, ya que la nueva solicitud coincide en su vocablo principal 'Artesa' protegido por los registros anteriores, sin que el resto de elementos que la acompañan otorguen la suficiente fuerza distintiva." A lo que añade que la Sala Cuarta de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior ya decidió en un caso análogo rechazar la inscripción de la marca "Artesa Napa Valley" por su semejanza con la marca comunitaria figurativa "Arteso" registrada a favor de "Bodegas Ontañón, S.L." con el número 2.050.623, para identificar bebidas alcohólicas.

   Cuarto.- El motivo no podrá ser acogido pues reiteradamente hemos afirmado que el recurso de casación en materia de marcas no se puede transformar en mera exposición de la discrepancia de quien lo sostiene con el juicio de hecho de los tribunales de instancia, ni es adecuado que mediante aquél se lleve a cabo una nueva valoración de las diferencias o semejanzas apreciadas. La argumentación de la parte recurrente no es, en definitiva, sino un intento de rebatir las diferencias que el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja ha encontrado entre los dos distintivos confrontados, para concluir que prevalece sobre ellas la semejanza o similitud de los signos.

   En efecto, el contenido del motivo único de casación va dirigido en realidad a discrepar sobre la intensidad de las diferencias estimadas por el tribunal de instancia, cuya apreciación debe prevalecer salvo que en casación se demuestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede. No es irrazonable afirmar, como hace el tribunal sentenciador y previamente la Oficina registral, que la inclusión de los términos "Clos D" antes del vocablo "Artesa" convierte a la nueva marca en un signo distintivo con características propias, diferenciado suficientemente del anterior "Artesa" o, a fortiori , de "Bodegas Artesa", de modo que unos y otros pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión o de asociación.

   Puede ser discutible aquella apreciación de instancia pero no por ello es irrazonable, tanto menos cuanto que a ella se añadía un último argumento favorable, expuesto en la sentencia impugnada y sobre el que guarda silencio la recurrente, cual es la existencia de registros anteriores análogos a favor de la sociedad cooperativa que pretendía -y obtuvo- la inscripción de la nueva marca "Clos D'Artesa". Dicha sociedad cooperativa se denomina precisamente "D'Artesa de Segre", municipio leridano perteneciente a una comarca vitivinícola cuyo territorio se encuadra en la zona de producción de la denominación de origen Costers del Segre y es titular de otra marca ("Castells d'Artesa") y de un nombre comercial en los que se incluye el término "Artesa" para identificar bebidas alcohólicas o actividades con ellas relacionadas.

   Compartimos también el planteamiento del tribunal sentenciador tanto al rechazar las alegaciones de la demanda sobre la falta de distintividad de la expresión "Clos D" como al subrayar la inapropiabilidad en exclusiva, a efectos de marcas identificadoras de vinos, del topónimo (Artesa) que corresponde al ya citado municipio.

   1. En cuanto al primer extremo, y pese a la cita de algunas marcas que la incorporan, no cabe afirmar que en el mercado español la expresión "Clos D" se haya convertido en un elemento común o genérico asociado a marcas vitivinícolas, de modo que carezca de distintividad hasta el punto de que los consumidores prescindan de él al elegir los productos. Por el contrario, es acertado el juicio de instancia al admitir que los términos "Clos D" que incluye la nueva marca pueden cumplir satisfactoriamente su función identificadora en unión de otros para distinguir bebidas alcohólicas, razón bastante para no prescindir de ellos en el análisis comparativo de aquélla con las marcas prioritarias.

      En efecto, no es este supuesto uno de aquellos en que la apreciación de la similitud deba basarse exclusivamente en el componente fonético principal, operación que sí es posible cuanto los restantes términos de la marca resulten irrelevantes o carezcan de fuerza significante dentro de la impresión de conjunto producida.

   2. En cuanto al segundo extremo, debemos partir de la innegable vinculación de la sociedad cooperativa titular del nuevo signo con la localidad de Artesa de Segre, tal como su razón social evidencia. La pretensión de reflejar esta circunstancia en los productos amparados por sus marcas resulta en principio legítima (dejando al margen, por no haber sido planteados, los eventuales problemas derivados de la utilización de parte del nombre del municipio) y así ha sucedido en los registros antes citados, "Castells d'Artesa" y "Cooperativa D'Artesa".

      No cabe olvidar que el topónimo Artesa de Segre da nombre a una de las subzonas de producción de la denominación de origen Costers de Segre, por lo que resulta acertada la afirmación del Tribunal de instancia sobre la inapropiabilidad en exclusiva del término Artesa -que en este contexto responde a su acepción geográfica más que a su significado como instrumento de panadería- para distinguir vinos, pudiendo por el contrario ser inscritas marcas que, junto a él, incluyan otras expresiones suficientemente caracterizadas y dispares entre sí. Este es el caso de autos.

      Quinto.- Por lo que se refiere a la decisión de la Sala Cuarta de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en el asunto R 747/2006 (decisión que ulteriormente ha confirmado el Tribunal General de la Unión Europea en la sentencia de 23 noviembre de 2010, recurso T-35/08 ) es cierto que fue rechazada la inscripción de la marca "Artesa Napa Valley" por su semejanza con la marca comunitaria figurativa "Arteso" registrada a favor de "Bodegas Ontañón, S.L." con el número 2.050.623 para identificar bebidas alcohólicas. Aun cuando "Bodegas Ontañón, S.L." había opuesto asimismo la existencia de un segundo signo prioritario (la marca española denominativa "La Artesa" número 844.194, también para vinos, espirituosos y licores) este motivo de oposición no fue objeto de análisis pues la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior "consideró superfluo examinar si las pruebas del uso de la marca española denominativa La Artesa eran suficientes para apreciar un uso efectivo de ésta."

      El rechazo a la inscripción de la nueva marca "Artesa Napa Valley" estuvo motivado, en síntesis, por dos razones: la similitud Artesa-Arteso, y la falta de distintividad para vinos de los términos "Napa Valley" que contenía el signo aspirante, ya que esta expresión corresponde a una conocida zona vitivinícola de California y opera, en consecuencia, más bien como una indicación del origen geográfico de los productos protegidos. De ambos factores dedujeron las instancias comunitarias competentes que debía prosperar el motivo de oposición articulado sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 ].

      Dado que, según ya hemos destacado, en el caso de autos no cabe negar la fuerza distintiva de la expresión inicial ("Clos D"), que contiene la marca aspirante, el conjunto del nuevo signo ("Clos d'Artesa") aparece suficientemente diferenciado de los precedentes ("Artesa", "La Artesa" o "Bodegas Artesa") y procede su inscripción, sin que sea posible trasladar a este supuesto la solución adoptada en el caso de "Artesa Napa Valley".

      Sexto.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

      Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español