STS, 12 de Marzo de 2010
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2010:1317 |
| Número de Recurso | 3909/2007 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Marzo de dos mil diez.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.909/2.007, interpuesto por FRIGORÍFICOS ANDALUCES DE CONSERVAS DE CARNE, S.A., representada por el Procurador D. Jesús Iglesias Pérez, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 12 de abril de 2.007 en el recurso contencioso-administrativo número 3.204/2.003, sobre inscripción de marca número 2.480.787 "FACSA FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A.".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A., representada por la Procuradora D Mª Jesús González Díez.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 12 de abril de 2.00 7, desestimatoria del recurso promovido por Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de enero y 22 de octubre de 2.003, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.480.787 "FACSA FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A.", de tipo mixto, para servicios de la clase 39 del nomenclátor, que había sido solicitado por Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparado recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de junio de 2.00 7, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A. ha comparecido en forma en fecha 4 de septiembre de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de juli o, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos: - 1º, por infracción de los artículos 1, 2.a), 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marca s, y
- 2º, por infracción de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida, dictando otra que declare no ser ajustada a Derecho y, en consecuencia, dejando sin efecto, la resolución recurrida y denegando la marca nº 2.480.787.
El recurso de casación ha sido admitido por Auto de la Sala de fecha 28 de mayo de 2.00 9.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia desestimando los motivos de casación invocados y confirmando en todas sus partes la recurrida, confirmando en definitiva la concesión a su favor de la marca 2.480.787, todo ello con imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 22 de enero de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 10 de marzo de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto del recurso de casación.
La entidad mercantil Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A. interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de abri l de 2.007, en el recurso contencioso administrativo número 3.204/2.003. Dicha Sentencia desestimó la impugnación de la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 2.480.787 "Facsa Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A.", con gráfico y reivindicación cromática, para amparar servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías en clase 39 del Nomenclátor Internacional.
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se expresa como a continuación se transcribe en el fundamento quinto de la Sentencia:
" QUINTO. Pues bien, en el presente supuesto la Oficina Española de Patentes y Marcas consideró que las marcas enfrentadas había diferencias suficientes como para que fueran compatibles, excluyéndose cualquier tipo de riesgo de confusión.
Coincidiendo con lo manifestado por la Oficina, entre las marcas enfrentadas si existen elementos diferenciadores en su conjunto que las dotan de identidad propia y evitan el riesgo de confusión. Sobre todo si atendemos a los distintos campos aplicativos que amparan las marcas enfrentadas y en virtud del principio de especialidad de la marca; circunstancia que se considera suficiente por la Sala como para declarar ajustada a derecho la resolución impugnada."
Planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación se articula en dos motivos.
En el primer motivo se invoca el artículo 6.1.b) de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marca s, alegación que hay que entender referida por la fecha de la solicitud de la marca objeto del presente recurso -5 de junio de 2.002- al artículo 12 de la anterior Ley 32/198 8.
En este motivo expone la recurrente que existe identidad entre sus marcas registradas y la pretendida por Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A. Manifiesta que en el "uso habitual" de los signos enfrentados se prescindirá de los otros elementos de uno y otro signo, identificándose el producto o servicio respectivo sólo con la abreviatura o anagrama FACSA. Añade que para sus clientes y consumidores, la recurrente es conocida como FACCSA, por lo que coincide denominativa y fonéticamente con FACSA. Entiende que la concesión de la marca mixta "Facsa Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A." obedece al error de considerar como precedente la concesión de la marca nº 1.934.361 "F Facsa el nostre ou" y la representación de un huevo, cuando sin embargo a la misma solicitante Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A. le fue denegada la marca nº 2.248.658 "Facsa" para servicios de distribución y almacenaje de productos alimenticios y bebidas en clase 39, por entender la Oficina Española de Patentes y Marcas, que aquélla colisionaba con sus marcas "Faccsa" en clases 29 y 30.
En el segundo motivo expone que considera infringida la jurisprudencia de la Sala elaborada en torno a la aplicación de la normativa legal transcrita, citando al efecto diversas sentencias (Sentencias de 18 de junio de 2.002, de 22 de septiembre de 1.997, de 22 de septiembre de 2.999, de 8 de marzo de 1.996 y de 13 de febrero de 1.99 6).
Sobre el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.
Las marcas que se enfrentan en el presente litigio (la marca nº 2.480.787 "Facsa Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A.", marca pretendida, y las marcas nº 1.248.177, 1.248.178, 1.238.185 y 1.248.186 "FFF Faccsa", marcas prioritarias) son todas ellas marcas mixtas que presentan una apariencia gráfica diferenciada, pero que cuentan respectivamente con unos elementos denominativos (Facsa y Faccsa), sin duda los más distintivos de los que integran los signos enfrentados y entre los que existe una cuasi identidad denominativa y una plena coincidencia fonética. Esta manifiesta proximidad del elemento más significativo de las marcas en litigio haría prácticamente inviable la concesión de la marca en la misma clase ya que, pese a las restantes diferencias denominativas y gráficas, la referida coincidencia denominativa y fonética supondría un riesgo notable de confusión. En efecto, la relevancia para ambas empresas de dicho acrónimo, prácticamente coincidente, es indudable, ya que se refiere a su denominación respectiva, por lo que una y otra empresa pueden ser conocidas con dicho vocablo en el tráfico mercantil, con el consiguiente riesgo de identificación con las mismas de los productos y actividades caracterizados con el referido término.
Tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sala de instancia han valorado como factor relevante para admitir la concesión de la marca solicitada la diferencia aplicativa entre los servicios reclamados para la marca pretendida (transporte, embalaje y almacenaje de mercancías) y los productos alimentarios de las clases 29 y 30 reivindicados para las marcas prioritarias opuestas. Sin embargo no puede obviarse la circunstancia puesta reiteradamente de relieve por la parte recurrente y en ningún caso desmentida por la solicitante de la marca que la codemandada es una empresa que se dedica entre otros al sector alimenticio, de forma que incluye en su actividad de transporte los productos de alimentación. Ello resulta confirmado por el registro que Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A. obtuvo en 1.994 de la marca mixta nº 1.934.361 "F Facsa, el nostre ou", concedida para distribución de huevos en la clase 39.
Pues bien, con independencia del juicio que pudiera emitirse respecto a la concesión en su momento de esta última marca, lo que resulta evidente es que existe una clara relación aplicativa entre los servicios de transporte o distribución de alimentos y los productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 en las que la parte recurrente centra su actividad. En este aspecto puede afirmarse que el juicio de hecho realizado en el supuesto de autos tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sala de instancia afirmando que existe una total disparidad aplicativa de las marcas enfrentadas resulta patentemente equivocado, lo que permite su rectificación en esta sede de casación, en la que las valoraciones de hechos no resultan revisables salvo que estén carentes de motivación o resulten arbitrarias o manifiestamente erróneas (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC
3.083/1.99 9-). Hemos de concluir, por consiguiente, que se ha producido una errónea aplicación del artículo
12.1.a) de la Ley de Marca s al entender que no existe entre las marcas enfrentadas ningún riesgo de confusión o asociación, ya que dicho juicio es consecuencia de una valoración manifiestamente equivocada sobre la absoluta falta de relación aplicativa entre los servicios de transporte de mercancías y los productos alimentarios de las citadas clases 29 y 30 cuando tales servicios de transporte o distribución comprenden a los productos del sector de la alimentación. En esos casos, efectivamente, una marca de servicios de distribución de alimentos y otra referida a los alimentos pueden ser fácilmente confundidas o asociadas en el tráfico mercantil si incorporan respectivamente elementos denominativos tan distintivos y próximos como "Facsa" y "Faccsa".
Por el contrario, la apreciación de falta de relación aplicativa realizada por la Sala de instancia sería certera si los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías reivindicados por la marca novel excluyesen los de productos de las clases referidas a productos del sector de la alimentación humana comprendidos en las clases 29, 30 y, parcialmente, en la 31. La consecuencia de esta apreciación es que la marca no podría ser obstaculizada por las prioritarias opuestas si los servicios reclamados en la clase 39 excluyesen de su ámbito los productos del sector alimenticio en general comprendidos en las clases antes citadas.
La infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marca s aplicable al caso conlleva la estimación del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida. Ello nos lleva a resolver, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicció n, la cuestión debatida en el recurso contencioso administrativo, y, en virtud de las mismas razones ya expuestas, a estimar parcialmente el citado recurso entablado por Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A. en el sentido de rechazar la concesión de la marca solicitada en los servicios reclamados de la clase 39 del nomenclátor internacional respecto a productos alimenticios, admitiendo la concesión otorgada por la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto a servicios de transporte, embalaje y almacenaje en relación con cualesquiera otros productos.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, procede estimar el recurso de casación formulado por Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A., casando y anulando la Sentencia impugnada. Asimismo procede estimar en parte el recurso contencioso administrativo previo interpuesto por la misma entidad mercantil, anulando las resoluciones administrativas impugnadas en tanto que comprende la concesión de la marca nº 2.480.787 "Facsa Fórmula Adecuada para Cataluña, S.A." para los servicios de la clase 39 respecto de productos de alimentación, rechazado la impugnación de la concesión de la misma respecto a los servicios reclamados en relación con el resto de productos.
No procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicció n.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A. contra la sentencia de 12 de abril de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativ o (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 3.204/2.003, sentenci a que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS EN PARTE el recurso contencioso-administrativo antes mencionado, interpuesto por Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A. contra las resoluciones de 20 de enero y 22 de octubre de 2.003 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente correspondiente a la marca nº 2.480.787 "FACSA FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A.", resoluciones administrativas que también anulamos en cuanto a que la concesión del registro de la misma para los servicios reivindicados en la clase 39 del nomenclátor internacional debe excluir los relacionados con los productos de alimentación.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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