STS, 2 de Febrero de 2004
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:549 |
| Número de Recurso | 3617/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 3617/2000, interpuesto por Don Roberto , representado por la procuradora Doña Almudena Galán González , y asistido de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de enero de 2000, recaída en el recurso nº 375/1998, sobre denegación inscripción marca nº 2.026.627 "GANADERIA DE CASA DOMECQ"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Roberto , contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 1997, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra las resolución dictada por la referida Oficina en fecha 5 de junio de 1997, por la que se denegó la inscripción de la marca nº 2.026.627, para amparar productos de la clase 31.
Notificada esta sentencia a las partes, por el referido recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 31 de marzo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (D. Roberto ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 24 de mayo de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1, c) de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia relativas a la congruencia.
2) Al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1, d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: infracción por aplicación indebida del art. 12.1. a) de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar admita el recurso y case la sentencia recurrida y declare la revocación de la denegación de la solicitud de registro de marca nº 2.026.627 "GANADERIA DE CASA DOMECQ", acordando en su lugar su concesión.
Por providencia de fecha 15 de enero de 2002 se dió traslado a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso al no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (art. 89.2 L.R.J.C.A.), siendo evacuado el trámite conferido mediante escritos de fechas 29 y 31 de enero de 2002, en los que manifestaron lo que consideraron pertinentes a su derecho.
Por auto de la Sala de fecha 24 de julio de 2002 se acordó declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto en relación con el motivo segundo aducido al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, admitiéndose respecto del primero de los motivos indicados, fundado en el artículo 88.1.c) de dicha Ley, ordenándose por providencia de fecha 4 de abril de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 9 de abril de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 24 de noviembre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 27 de enero del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso entablado por don Roberto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca nº 2.026.627 GANADERIA DE LA CASA DOMECQ, clase 31, "ganadería", por identidad del término principal DOMECQ, con la marca contrapuesta nº 1.746.832 TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ, también de la clase 31, que protege "reses bravas".
La sentencia de instancia incurre en el error de centrar la controversia en la comparación de la marca solicitada con la marca GANADERIAS MARQUES DE DOMECQ nº 848.798, siendo así que la resolución recurrida, aunque deslice un fallo en el número de las marcas, define claramente por sus nombres cuales son los signos enfrentados, entre las que no se incluye esta última, sin duda por la razón de que se había aportado el consentimiento del titular de ésta, así como del de la marca DOMECQ nº 1.145.622, para la inscripción de la solicitante. Además el debate se ha concretado en los escritos de las partes a la comparación de las marcas nº 2.026.627 y la nº 1.746.832, a que antes se hizo referencia. Se da, por tanto, la incongruencia que se denunció en el único motivo que ha sido admitido en este recurso de casación, por lo que procede estimarlo, y de conformidad con el artículo 95.1 d) de la Ley Jurisdiccional resolver el recurso dentro de los términos en que se ha planteado el litigio.
Aunque los signos en oposición presentan elementos diferentes, sin embargo, hay que admitir que el más característico en ambos es el término "DOMECQ", que va a servir a los consumidores para identificar el origen de la res. Frente a ello no cabe argumentar que el comercio se desarrolla entre ganaderos conocedores del mercado de ganadería, pues siempre cabe la posibilidad de que así no sea, y, en todo caso, entre las finalidades que se trata de conseguir con la inscripción de una marca no sólo está la de defensa de los consumidores, sino la de dar relevancia a la titularidad frente a otros productores. Debe tenerse presente que el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, enumera, como prohibición relativa, la inscripción de las marcas "que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", con lo que viene a indicarse, que si la similitud llega a generar una asociación del producto con otro, la prohibición debe operar. En el presente caso, la inclusión del término DOMECQ junto con el de "CASA", puede generar ese riesgo, pues hace pensar que es omnicomprensivo de todas las ganaderías de la familia DOMECQ. El que en una marca se use la palabra "ganadería" y en la otra la de "toros", no implica la diferencia conceptual a que alude el demandante, porque el primero es comprensivo del segundo, actuando de especie de un género más amplio. Todas estas razones llevan a concluir que la resolución recurrida ha valorado adecuadamente el alcance del mencionado precepto
Frente a ello no puede argumentarse que han convivido pacíficamente marcas que llevan incorporado el indicado apellido, pues, aunque ello fuera así, la agregación al sector comercial de la ganadería de nuevas marcas que lo tengan con un elemento añadido que parece reducir a la unidad el origen empresarial de todos los toros de la familia Roberto , podrían perjudicar la coexistencia o generar nuevas perturbaciones derivadas de una errónea asociación. Tampoco cabe aducir una jurisprudencia que establece el criterio de una apreciación de conjunto del signo, olvidando aquella otra que acude al elemento más característico de los términos empleados. En fin, se citan una serie de sentencias dictadas durante la vigencia de la legislación anterior-Estatuto de la Propiedad Industrial-, por lo que su aplicación a casos que se suscitan bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 no puede acogerse sin reparos dada la distinta regulación existente en una y otra normativa; y en este sentido la introducción del principio de especialidad por el artículo 12 de la indicada Ley, restringe en cierta medida los criterios del examen de conjunto de los signos enfrentados, que han de matizarse en función de la mayor o menor aproximación de los sectores comerciales implicados, que en el presente caso, es practicamente el mismo.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
-
) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3617/2000, interpuesto por D. Roberto contra la sentencia nº 56/2000, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de enero de 2000 y recaída en el recurso nº 375/1998.
-
) Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON Roberto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 1997, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra las resolución dictada por la referida Oficina en fecha 5 de junio de 1997, por la que se denegó la inscripción de la marca nº 2.026.627, para amparar productos de la clase 31.
-
) Sin expresa condena en costas de la instancia, y debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
STS, 19 de Diciembre de 2008
...el que el apellido no es común y el nombre propio no es especialmente significativo; cita sobre este particular, entre otras, la STS de 2 de febrero de 2004, dictada en el recurso nº 3617/2000, en la que este Tribunal declaró la incompatibilidad entre las marcas "GANADERÍA DE CASA DOMECQ" y......
-
SAP Barcelona 1379/2010, 5 de Noviembre de 2010
...sobre costas está previsto en dicho precepto y además no es necesaria la petición de su inclusión para imponerlas ( Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Febrero de 2004 ) que se justificó en la sentencia adecuadamente por haber sido la actuación de la acusación prestada relevante para fun......