STS, 4 de Mayo de 2007

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2007:3044
Número de Recurso6896/2004
Fecha de Resolución 4 de Mayo de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Mayo de dos mil siete.

En el recurso de casación nº 6896/2004, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora Doña Rocío Sampere Meneses, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 231/2004 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de febrero de 2004, recaída en el recurso nº 1103/1999, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 2.124.146 "KAMPIO EL FRESCOR DE LA CALIDAD"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad BANKINTER, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de julio de 1999, que desestimó el recurso ordinario de reposición interpuesto contra otra de 7 de diciembre de 1998, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.124.146 "KAMPIO EL FRESCOR DE LA CALIDAD", para designar productos de la clase 35ª del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de junio de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (BANKINTER, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 9 de julio de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 13 d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la Jurisprudencia relativa a la "incompatibilidad de las marcas por prohibición del artículo 12 ".

Terminando por suplicar admita a trámite el recurso; y en definitiva, dictar sentencia dando lugar al mismo y casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 2 de diciembre de 2005, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 10 de enero de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. QUINTO.- Por providencia de fecha 18 de diciembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de abril de 2007, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca con gráfico, nº 2.124.146 "KAMPIO EL FRESCOR DE CALIDAD" de la clase 35ª para "publicidad y gestión de negocios comerciales", pese a la oposición de la marca nº 877.707 GRÁFICA, de la misma clase para los siguientes servicios: "Los servicios de estudio y análisis económicos y de mercado; de realización de estudios empresariales; y de organización de empresas; de orientación y de selección de personal, de peritajes de rendimiento; de registros, transcripción, composición, compilación, transmisión o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones; de planificación, control, dirección, inspección, vigilancia, información y peritaje de empresas y negocios; verificación de cuentas, estimaciones y evaluaciones financieras y fiscales; de explotación o compilación de datos matemáticos o estadísticos; de comercio interior y exterior, de representaciones y exclusivas". La resolución se basó en que "fonética, visual y conceptualmente se perciben de forma manifiestamente dispar, por lo que existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en que:

"En el caso examinado, la Sección no puede acoger los argumentos expuestos por la recurrente, toda vez que entre las grafías referentes a la letra K existen diferencias suficientes, incluso a nivel del diseño de la parte izquierda de la misma que resulta completamente diferente, y a ello se debe añadir el conjunto de la marca concedida que así analizada la hace sustancialmente diferente, dado que no llega a concurrir el posible riesgo de confusión para los consumidores en referencia a quien se encuentra detrás del producto pues existe la diferencia suficiente que impide la igualdad.

Por otro lado, el apartado d) del artículo 13 estable que tampoco pueden registrarse como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco, pero tal no es el caso que concurren en autos pues si bien es cierta la notoriedad del signo utilizado por la recurrente la diferencia antes señalada basta por sí sola para estimar la posibilidad del registro concedido".

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella. A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

En el presente caso no se aprecia que en la valoración efectuada por el Tribunal de instancia se haya producido arbitrariedad o irracionalidad. En efecto, el mero hecho de constar la marca opositora con una sola imagen que trata de representar la letra "K", frente al conjunto denominativo de la solicitada en el que la indicada letra, bien es verdad que con un aspecto singular, es la inicial de una palabra más amplia de seis letras y un slogan inferior que en nada hace referencia, como no podía ser de otra forma, a los servicios que va a prestar, son elementos suficientemente diferenciadores que no permiten que el consumidor medio pueda caer en cualquier tipo de confusión sobre el origen empresarial de los productos, máxime cuando ni siquiera la letra inicial tenga una forma similar sino que es diferente en su diseño.

Tan clara distinción entre los signos impide apreciar infracción del artículo 13 .c), conforme a una clara jurisprudencia (Sentencias de 2 de octubre de 2002, 18 de diciembre de 2003 y 25 de octubre de 2004, entre otras), ya que el elemento causal de la prohibición establecida en él es la del aprovechamiento del prestigio ajeno, y esto no ocurre cuando los signos son claramente distintos. Tampoco cabe apreciar la infracción del art. 13 .d), por la misma razón anterior, y porque no parece deducirse del escrito, al menos no aparece expresado con claridad si el derecho de autor protegido lo es de la letra "K", o de "BANKINTER", o de ambos conjuntamente, falta de certeza que impide al Tribunal, cuando esto no se resuelve en la sentencia, a excluirlo de su examen en casación, si no se ha planteado, cual ocurre en el presente caso, el motivo de casación de incongruencia del apartado c) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

TERCERO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6896/2004, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A., contra la sentencia nº 231/2004 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de febrero de 2004, recaída en el recurso nº 1103/1999; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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