STS, 15 de Diciembre de 2003
| Ponente | FRANCISCO TRUJILLO MAMELY |
| ECLI | ES:TS:2003:8094 |
| Número de Recurso | 11778/1998 |
| Procedimiento | CASACION |
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. SANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIAD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 11.778/1998 interpuesto por D. Lucas , representado procesalmente por D. ANTONIO ALVAREZ- BUYLLA BALLESTEROS, contra la sentencia dictada el día 12 de mayo de 1998 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección ) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 1439 de 1995, que anuló la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de Mayo de 1.995 que resolvía el recurso ordinario interpuesto contra la anterior de 8 de Septiembre de 1.994, y las Resoluciones de la misma Oficina de 13 de Julio de 1.995, también confirmatorias de otras 3 anteriores de 3 de Marzo de 1.995, que confirmaban, respectivamente, la inscripción de las marcas solicitadas números 1.794.015, 1.794.026, 1.794.027 y 1.794.028, todas denominativas, " ERMENEGILDO ", Clases 12, 25, 39 y 41 del Nomenclátor internacional, para distinguir, - por su orden -, " vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima ", " servicios de publicidad y negocios ", " servicios de transporte y depósito " y " servicios de educación y esparcimiento ".
Con fecha 12 de mayo de 1998 la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo promovido por la entidad mercantil " ERMENEGILDO ZEGNA ESPAÑA, S.A." contra los acuerdos, relacionados en el primer fundamento jurídico de esta resolución, de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS que inscribieron las marcas números 1.794.015, 1.794.026, 1.794.027 y 1.794.028 a favor de D. Lucas con el distintivo " ERMENEGILDO " los que se declaran nulos y sin efecto alguno ordenando a la citada OFICINA que proceda a su cancelación por incurrir en incompatibilidad con otras marcas ya registradas. Sin costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación D. Lucas , a través de su Procurador Sr. ALVAREZ- BUYLLA Y BALLESTEROS, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen ajustados a derecho los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas por los que se concedieron a su representada la inscripción de las Marcas nºs 1.794.015, 1.794.026, 1.794.027 y 1.794.028 " ERMENEGILDO " , remitiendo lo necesario a la Oficina Española de Patentes y Marcas para mantener su inscripción.-
Mediante providencia de fecha 3 de octubre de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 4 de diciembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-
El recurrente en casación solicitó en 13 de Diciembre de 1.993 el registro de las marcas números 1.794.015, 1.794.026, 1.794.027 y 1.794.028, todas denominativas, " ERMENEGILDO ", Clases 12, 25, 39 y 41 del Nomenclátor internacional, para distinguir, respectivamente, " vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima ", " servicios de publicidad y negocios ", " servicios de transporte y depósito " y " servicios de educación y esparcimiento ". Se opuso ERMENEGILDO ZEGNA ESPAÑA, S.A., como titular de la marca internacional número 410.571, denominativa " ERMENEGILDO ZEGNA ", de las Clases 23, 24 y 25, para distinguir, respectivamente, " hilos de lana, pelo, seda, crin, yute, cáñamo, lino, algodón y otras fibras ", " tejidos de lana, pelo, seda, crin, yute, cáñamo, lino, algodón y otras fibras " y " tricotados de todo género fabricados con hilo de cada cualidad, lencería, vestidos de pret a porter, sombreros ".
El solicitante y hoy recurrente en casación tenía inscrita desde el 20 de Enero de 1.981 ( había sido solicitada en 29 de Abril de 1.980) la marca número 941.032, " ERMENEGILDO ", concedida para distinguir productos de la Clase 25 del Nomenclátor, " camisetas, calzoncillos, combinaciones, suéters, pullovers, jerseys, trajes de baño, medias, calcetines, impermeables, corbatas, pañuelos para el cuello, camisas, mantillas, corsés, fajas, sostenes, cinturones, vestidos, americanas, chaquetas, pantalones, pantuflas, zapatos y zapatillas "; y cuya concesión se otorgó aún existiendo ya concedida la marca internacional " ERMENEGILDO ZEGNA ".
La Oficina Española de Patentes y Marcas en Resolución de 8 de Septiembre de 1.994 concedió la inscripción de la primera de ellas, y en otras tres Resoluciones de 3 de Marzo de 1.995, las otras tres. Interpuestos recursos ordinarios contra todas ellas por ERMENEGILDO ZEGNA ESPAÑA, S.A. fueron resueltos, el primero de ellos - esto es, el interpuesto contra la Resolución de 8 de Septiembre de 1.994 -, por la Resolución de 8 de Mayo de 1.995 que lo denegó, en esencia, por las siguientes razones: a), porque si bien es cierto que los registros en liza presentan un elemento denominativo común, no obstante los productos que respectivamente amparan no guardan ninguna relación; b) porque en virtud del principio de especialidad de las marcas, estas pueden convivir en el mercado sin ocasionar confusión; c), se respetan así los derechos adquiridos por la marca muy difundida " ERMENEGILDO ZEGNA " en todos aquellos sectores en que esta marca desenvuelve sus efectos; teniendo en cuenta que ésta marca aún siendo una marca muy conocida en el sector de la moda no es una marca renombrada ", y los otros tres por otras tantas Resoluciones de 13 de Julio de 1.995, que desestimaron aquellos recursos, confirmando la inscripción de las marcas solicitadas por: a), existir entre las marcas enfrentadas suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado y, b), resultar perfectamente posible la convivencia pacífica de ambos signos, de la misma forma que convive la marca oponente con la marca nº 941.032 ERMENEGILDO en la Clase 25 propiedad del solicitante por lo que nada parece impedir su convivencia.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra tales Resoluciones administrativas, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 12 de Mayo de 1.998, estimando el recurso, por entender, tras haber hecho transcripción de los artículos 12.1.a), b) y c) 13 de la Ley de Marcas, que:
(...) " Del examen de los signos enfrentados, en cuanto a su semejanza fonética no cabe la menor duda de la posibilidad de confusión en el mercado y, si bien es cierto, que la sola semejanza, y aún la identidad de los distintivos no condiciona finalísticamente las circunstancias contenidas en el precepto citado en primer lugar (art.12) ya que tales coincidencias pueden enervarse cuando con las marcas enfrentadas se trata de distinguir productos en absoluto similares, siendo ellos tan diferentes que ni siquiera pertenecen a una misma área comercial; sin embargo, es innegable por notoriedad que la marca " ERMENEGILDO ZEGNA " posee una extraordinaria fuerza distintiva habida cuenta de que constituye una marca renombrada de fuerte implantación y consolidación en el mercado, cuya reconocida reputación queda amparada en la prohibición establecida en el art. 13 c), anteriormente citado, puesto que de admitir las homónimas, pese a que se refieran a otros productos, se produciría un riesgo verificable de asociación que supondría un aprovechamiento indebido de las marcas prioritarias, al llevar al consumidor a considerar que los productos que adquiere proceden unitariamente de la misma marca, lo que implica una deslealtad a la propietaria y un claro perjuicio a los consumidores ".
Dos son los motivos de casación que al amparo, ambos, del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal se articulan contra la sentencia de instancia. Uno, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y, otro, por infracción de la doctrina jurisprudencial de la prioridad registral.
Para resolver adecuadamente este recurso de casación se hace preciso recordar la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre la naturaleza y objeto del recurso de casación.
Y, a este respecto, conviene dejar constancia a la vista del contenido de los motivos que se articulan, que el objeto del recurso de casación, tal como de forma reiterada ha establecido esta Sala lo que hace innecesaria la cita concreta de las sentencias que así lo han declarado, ( aunque por más recientes podrían citarse las de 14 de Julio y 30 de Septiembre del corriente año), no es el examen de nuevo, sin limitación alguna, de la totalidad de los aspectos fácticos y jurídicos de la cuestión o cuestiones planteadas en la instancia, sino el más limitado de enjuiciar, en la medida en que se denuncien a través de los motivos de casación que la Ley autoriza, las hipotéticas infracciones jurídicas en que haya podido incurrir el órgano judicial " a quo ", bien sea " in iudicando ", es decir, al aplicar el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia al resolver aquellas cuestiones, bien sea " in procedendo ", esto es, quebrantando normas procesales que hubieran debido ser observadas. No es, pues, como tantas veces se ha dicho un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo y total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que sólo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal " a quo ", resuelve el caso concreto controvertido, lo que supone, por un lado, que no puede ser suficiente el criterio del vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto en la apelación y, por otro, que requiere una crítica de la sentencia que demuestre aquel error in iudicando o in procedendo, sin que pueda quedar limitado en el ámbito del acto administrativo, pues es la sentencia y no aquel, el objeto de este recurso.
Derivación de dicha jurisprudencia es la afirmación que también puede verse en ella y que conviene resaltar al decidir sobre este recurso de casación. La descripción hecha por la Sala de instancia debe ser respetada por este Tribunal, incluso en la hipótesis de que no la comparta, en tanto esa descripción no se combata adecuadamente, esto es, utilizando el motivo de casación pertinente e invocando como infringidas las normas o principios jurídicos que, al hacer la descripción, lo hayan podido ser.
Pues bien, dentro del limitado ámbito en que en este recurso de casación nos movemos, es de observar cómo la ratio decidendi de la sentencia ha estado en la apreciación por el Tribunal de Instancia de la aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas en relación con el concepto de notoriedad, afirmando la extraordinaria fuerza distintiva que la marca oponente tiene por su fuerte implantación y consolidación en el mercado, cuya conocida reputación queda amparada en la prohibición establecida en el citado artículo 13.c), citado.
A la vista de ello ninguno de los dos motivos combate esa ratio decidendi. Uno, porque denuncia la infracción por la Sala de instancia del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, precepto que la sentencia contempla - y lo interpreta de forma correcta -, pero que, además, no es el que sirve de fundamento a su decisión. Otro, porque denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial de la prioridad registral, que tampoco sirve de fundamento a la decisión de la Sala que si bien hace referencia a ella, es para establecer la prioridad de las marcas " ERMENEGILDO ZEGNA ", que son las únicas tomadas en cuenta. Por fin, la Sala de instancia, contra lo que se aduce, no procede a la revisión de la registrabilidad de ningún signo protegido, sino que deniega la inscripción de otros por la notoriedad y nombradía de aquel que toma en consideración.
Por otra parte si, a través de los dos motivos de casación articulados, lo que pretende denunciarse es que la Sala no toma en cuenta el signo " ERMENEGILDO ", del que es titular el recurrente en la confrontación de las marcas, esa denuncia sólo podría hacerse invocando el motivo adecuado por incongruencia de la sentencia.
Así, pues, el argumento decisorio ha quedado incólume, por no combatirse, en ningún caso, a través del motivo oportuno. Ello ha de comportar, por lo ya razonado anteriormente, que el recurso de casación no puede prosperar.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional procede la imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Lucas contra la sentencia dictada con fecha 12 de Mayo de 1.998, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 1.439 de 1.995; con expresa imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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