STS, 5 de Diciembre de 1985

1. Por el Procurador don Francisco Garciavaso Sánchez, en representación de Wander, SA. y de Productos y Procedimientos Wander, SA., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Aranjuez, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra la Sociedad Milupa, S.A. sobre declaración de derechos estableciendo los siguientes hechos: Primero: Con fecha veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y dos, el Registro Español de Propiedad Industrial, concedió a favor de la Sociedad demandante, una marca internacional bajo el número doscientos veinticuatro mil doscientos veintinueve, consistente en la denominación "Adapta» y para señalar y distinguir "preparaciones alimenticias, dietéticas y alimentos para niños». La citada marca internacional tiene protección en España a tenor de los Convenios Internaciones suscritos entre otros países por Suiza y España, y se encuentra en la actualidad en pleno vigor registral. Acreditando la certeza de lo que antecede, se acompaña al presente escrito de demanda certificación expedida por el Ministerio de Industria, Registro de la Propiedad Industrial de la que se desprende la existencia de la referida marca internacional, denominación en que consiste, productos que distingue así como su titularidad y vigencia. Segundo: Con fecha cuatro de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, se concede por el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la firma Sociedad Anónima de Productos y Procedimientos Wander, domiciliada en Barcelona el Registro de una marca bajo el número ciento noventa y tres mil setecientos dieciséis consistente en la denominación "Adapta IR.» para señalar y distinguir: "leches y preparados lácteos», como renovación de la que con el mismo número fue expedida en veintiuno de enero de mil novecientos cuarenta y siete. Tercero. La denominación Adapta protegida por las marcasconcedidas a favor de las demandantes y que en los apartados anteriores se consignan, vienen siendo utilizadas en España para señalar y distinguir una leche destinada al consumo infantil; fabricada por Sociedad Anónima de Productos y Procedimientos Wander, S.A. bajo licencia de la Sociedad Suiza Wander, S.A. La preparación a que anteriormente se refieren, goza de un elevado prestigio en el mercado de este tipo de productos. Cuarto: Con fecha cinco de julio de mil novecientos setenta y tres, la Sociedad Milupa, Sociedad Distribuidora, S.A., hoy transformada su razón social en la de Milupa, S.A., y en su nombre y representación don Hanko Siems, como Director Gerente, acudió ante el Registro de la Propiedad Industrial, en solicitud de concesión de una marca etiqueta bajo el número setecientos diecinueve mil setecientos treinta, consistente en la denominación de "Leapta» y para señalar y distinguir "Leche en polvo». La citada solicitud de marca fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de dieciséis de agosto del año mil novecientos setenta y cuatro a efectos de posibles oposiciones por parte de terceros que se pudieran sentir perjudicados con su inscripción. Con fecha dos de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, es decir dentro del plazo legal de oposiciones establecido por el vigente Estatuto en materia de Propiedad Industrial, la Sociedad demandante Wander, S.A. propietaria de la marca internacional número doscientos veinticuatro mil doscientos veintinueve "Adapta», formuló oposición a la sociedad de inscripción de la citada marca mediante escrito en el que razonaba que la denominación que ella tenía prioritariamente protegida, y aquella que posteriormente se solicitaba por Milupa, para distinguir idénticos artículos eran absolutamente incompatibles y susceptibles de originar un error y confusión entre los consumidores. Se ha de hacer notar, pues ello tendrá transcendental importancia para lo que más adelante se expondrá, que en este escrito se destacaba el hecho de que la incompatibilidad entre las denominaciones enfrentadas nacía sustancialmente de la comunidad entre los vocablos enfrentados del término apta. Como consecuencia de el citado escrito de oposición, así como de otras oposiciones que se formularon ante el Registro de la Propiedad Industrial a la solicitud de la marca en cuestión, dicho Organismo Administrativo con fecha veintinueve de enero de mil novecientos setenta y seis acordó la denegación de inscripción de la marca número setecientos diecinueve mil setecientos treinta "Leapta» que se solicitaba, publicándose tal denegación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial correspondiente al día dieciséis de mayo de ese mismo año de mil novecientos setenta y seis. Quinto: Pese a que la entidad demandada no tenía concedida su marca consistente en la denominación de "Leapta» y pese incluso a que esa Marca le había sido denegada, la misma no tuvo el menor inconveniente en salir al mercado con una leche para consumo infantil que denominó bajo el vocablo en cuestión. Todo ello en perjuicio de los derechos de exclusividad de las firmas demandantes sobre la denominación "Adapta», y en su consecuencia sobre cualesquiera otra denominación que pudiera resultar confundible e incompatible con aquélla que tenía debidamente registrada. Sexto: Pero además de lo expuesto, existen otros antecedentes de extraordinaria relevancia para la cuestión que aquí se discute y que demuestran en forma insuperable la incompatibilidad entre las denominaciones "Adapta» y "Leapta», y el derecho consecuente de las demandantes de impedir el uso de esta segunda denominación por lesionar tal uso los derechos exclusivos y excluyentes que derivan de sus prioritarias concesiones regístrales. La Sociedad Milupa, SA., es una Sociedad que si bien es española es de origen alemán y filial de las Sociedades de esa nacionalidad. Séptimo: Existe aún una última prueba que refuerza la tesis de incompatibilidad entre las denominaciones "Adapta» y "Leapta» para distinguir artículos comprendidos en una misma clase del Nomenclátor Oficial de Marcas. Según se expone al principio de este escrito la razón sustancial de la incompatibilidad entre las denominaciones "Adapta» y "Leapta» se encontraba en la comunidad existente en ambos vocablos de la partícula "Apta». Pues bien, una de las sociedades solicitantes de la denominación Leapta, la entidad Milupa, AG. con fecha dos de octubre de mil novecientos setenta y cuatro presentó escrito de oposición a la solicitud de una marca instada por la sociedad Sandoz, S.A. y consistente en la denominación de "Leapta». Esta oposición la basaba Milupa, AG. en la preexistente concesión a su favor de una serie de marcas todas ellas consistentes en la denominación Aptamil. En ese escrito de oposición se hacía constar en forma exhaustiva, que la semejanza entre las denominaciones Leapta y Aptamil, nacía precisamente de esa comunidad de la partícula "Apta», comunidad que convertía a los vocablos en cuestión en incompatibles para convivir en el mercado. Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina suplicando se dicte en su día sentencia declarando: Primero: Que la Sociedad demandada Milupa, SA. carece de derecho de utilizar la denominación Leapta, para señalar y distinguir una leche adaptada, por tener dicha marca denegada por el Registro de la Propiedad Industrial debiendo de abstenerse de la utilización de tal denominación en lo sucesivo. Condenando: Primero, a que la Sociedad demandada esté y pase por la anterior declaración. Segundo, a que la Sociedad demandada destruya cuantos envases tenga en existencia en los que figure la denominación "Leapta» y cuyos envases vayan destinados a distinguir leche adaptada. Tercero, a que la demandada pague las costas del presente litigio.

2. Admitida la demanda y emplazada la Sociedad demandada Milupa, S.A. compareció en los autos en su representación el Procurador don Celestino García Longoria y García; que contestó a la demanda; oponiéndose a la misma, con los siguientes hechos: Primero: Desde mil novecientos setenta esta parte usa la designación Leapta en sus etiquetas como alusión de la natural designación del producto LecheA-da-pt-da, siglas Leapta. Convencida de que se trata de abreviación de conceptos genéricos definidores de materias alimenticias y cualidades conocidas como "Leche adaptada a la alimentación infantil», y sin pensar que a pesar de ello pudiera constituir una marca registrable y menos de obligatorio registro. Segundo: Como fuera informada de la Adapta doscientos veinticuatro mil doscientos veintinueve, así como Adapta, IR. ciento noventa y tres mil setecientos dieciséis, respectivamente, deseadas y registradas por las demandantes, ya eran marcas, pese a su carácter genérico expresivo de género, clase y cualidad o acción, pidió el cinco de julio de mil novecientos setenta y tres, la marca ya en uso Leapta, jamás atacada por usucapión, con el número setecientos diecinueve mil setecientos treinta. Le fue denegada por similar a Lacta y por genérica y expresiva de género y clase. Tercero: Las Marcas Adapta y Adapta IR. en nada se parecen a Leapta porque no existe semejanza fonética, pues la vocal o silaba tónica no es tan dominante que absorba, ni la postónica, y el oído percibe más sonido que la tónica característica. Cuarto: Y no se diga si la Marca lleva más elementos que impidan la confusión, al formar parte de un envase que acentúa la distinción como en el caso de setecientos diecinueve mil setecientos treinta subjudice, que en fotocopia se acompaña. Quinto: Adapta es una marca nula de raíz por su carácter genérico de cualidad o acción. Leapta se distingue de Adapta perfectamente, pues al genérico Apta, las actoras añadieron el prefijo AD y esta parte LEA. Es falso que Leapta se use sólo, ni que lo sea para leche adaptada, sino para leche en polvo también. Aun así, por lo genérico no puede prohibirse a nadie escribir, ropa adaptada, fue adaptada, constitución adaptada, traducción adaptada, etc., etc., hasta agotar diccionarios y vocabularios. Sexto: Es tan descabellada la demanda por quien pretende apropiarse la voz Apta del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que su pretensión de monopolio lingüístico, merece la sanción de costas por abuso, temeridad y apropiación, de vocablo de común lenguaje. Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina suplicando se dicte sentencia: Primero: Estimando todas o algunas de las excepciones dilatorias de falta de personalidad. Segundo: De no estimarlo declarar la "litis pendencia» ante el Juzgado de Primera Instancia número once de Barcelona. Tercero: De no estimarlas, absuelva a esta parte de las peticiones adversas, dada la diferencia entre Marcas y el carácter genérico de las demandantes, todo con expresa condena en costas.

3. Las partes evacuaron los traslados que para réplica y duplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación.

4. Que recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

5. Unidas a los autos las pruebas practicadas, el Juez de Primera Instancia de Aranjuez, dictó sentencia con fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro con la siguiente parte dispositiva: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador señor García Vaso en representación de Wander Sociedad Anónima y de Sociedad Anónima Productos y Procedimientos Wander, S.A. contra Milupa Sociedad Anónima, representada por el Procurador señor García Longoria, debo de declarar y declaro que la demandada Milupa Sociedad Anónima carece del derecho a utilizar la denominación Leapta para señalar y distinguir una leche adaptada, debiendo abstenerse de la utilización de tal denominación en lo sucesivo, condenando a la misma demandada Milupa, SA., a estar y pasar por la anterior declaración y a que destruya cuantos envases tenga en existencias en los que figure la denominación Leapta y cuyos envases vengan destinados a distinguir leche adaptada; sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

6. Apelada la anterior resolución por la representación de la parte Milupa, S.A., y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, dictó sentencia con fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y tres con el siguiente Fallo: Que desestimando el recurso, de apelación interpuesto por Milupa, SA., representada en esta segunda instancia por el Procurador don Ramiro Reynols de Miguel, contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Aranjuez de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno , en el presente juicio, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución sin hacer expresa imposición de costas en ninguna de las dos instancias.

7. Por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre de la Sociedad Milupa, SA. se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de Casación por infracción de Ley al amparo de los siguientes motivos:

1. El motivo tercero del recurso, de examen preferente por razones lógico-procesales, se ampara en el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley procesal, en su anterior redacción, y denuncia el error de derecho en la apreciación de la prueba que demuestra la equivocación evidente del juzgador en contra de lo establecido en los artículos mil doscientos cuarenta y dos y mil doscientos cuarenta y tres del Código Civil y seiscientos diez y seiscientos treinta y dos de la Ley de Enjuiciamiento y artículo trescientos cuarenta de esta última normativa; argumentando, en síntesis, a tal respecto, que el citado error de derecho consiste en no haber resuelto el juzgador según el resultado de la prueba pedida de oficio para mejor proveer, en interpretar rigurosamente el artículo seiscientos treinta y dos en diligencia del número tercero del artículo trescientos cuarenta , y en no discriminar en materia de prueba pericial entre la "necesaria» y la "conveniente»; motivo que decae tan pronto se tenga en cuenta que el dictamen pericial, tanto si se emite en período probatorio a petición de parte, como si lo es en virtud de la facultad que al órgano jurisdiccional otorga el artículo trescientos cuarenta , debe ser apreciado según las reglas de la sana crítica, sin que, en ningún caso, su pericia sea vinculante para el juzgador, y mucho menos cuando su convicción se ha formado a través de la valoración de los distintos medios probatorios, y sabido es, además que es reiterada doctrina de esta Sala que al ser la prueba pericial de apreciación libre y no tasada, los artículos mil doscientos cuarenta y tres del Código Civil y el seiscientos treinta y dos de la Ley procesal no tienen el carácter de preceptos valorativos a efectos del número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos, y por tanto no pueden ser citados en casación como Ley infringida.

2. El motivo primero deducido con apoyo en el número primero del indicado artículo mil seiscientos noventa y dos , denuncia la infracción, por aplicación indebida, del artículo ciento veinticuatro, número primero del Estatuto de la Propiedad Industrial , en cuanto, según razona, en ninguna parte del fallo de la sentencia que se combate, y ni tan siquiera en sus considerandos, se ha consignado que la denominación Leapta, para señalar y distinguir una leche para la alimentación infantil, pudiera ser confundida con Adapta, marca registrada para distinguir productos y preparados lácteos; motivo que debe correr la misma suerte que el anterior, pues a) si la sentencia de primera instancia, cuyos considerandos acepta la de apelación, declara en su sexto considerando que "hay que apreciar una evidente semejanza fonética y gráfica entre las denominaciones Adepta y Leapta, que tienen el mismo número de letras y de sílabas y que puede inducir a error o confusión en el mercado, máxime cuando ambas denominaciones se aplican a productos similares...»; y b) si la sentencia aquí recurrida -después de recoger los antecedentes relativos a la denegación administrativa de la pretensión de inscripción de Leapta como marca, denegación declarada conforme a Derecho en vía contencioso-administrativa por la Audiencia y por la Sala Tercera de este Tribunal Supremo por afirmar tales órganos jurisdiccionales la acusada semejanza fonética y gráfica entre la marca registrada y la denegada- llega a idéntica conclusión respecto a dicha semejanza, es manifiesto que no puede afirmarse seriamente que la resolución recurrida no haya consignado que la denominación Leapta no puede inducir a confusión en el mercado; pero es que, además, como tiene declarado esta Sala con reiteración, carece de consistencia la afirmación de que la protección que el artículo ciento veintitrés dispensa a la marca registrada quede limitada a los extremos que dicho artículo menciona, pues al particular que ostenta su titularidad no puede negarse el derecho a obtener en vía civil una declaración que le faculte para perseguir las infracciones, cualesquiera que sean, al objeto de impedir que se cometa el mal y no reducirse a reprimir sus consecuencias, pues, en definitiva, quien tiene inscrita una marca en el Registro de la Propiedad Industrial puede hacer valer ante los Tribunales su derecho a no ser perturbado en su empleo como una emanación de ese derecho especial de propiedad; (sentencias de cinco de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, veintisiete de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho , etc.); doctrina laexpuesta que conduce lógicamente a la desestimación del segundo motivo, con igual apoyo procesal y en el que se invoca la infracción, por aplicación indebida, del artículo ciento veintitrés del mencionado Estatuto , pues, como se acaba de decir y expresa el artículo cuarto del mencionado texto legal, los interesados están facultados para perseguir ante los Tribunales a quienes de cualquier forma atentan contra sus legítimos derechos, y no cabe duda que uno de tales atentados está constituido por el uso de una denominación prohibida por dicha normativa, ello sin perjuicio de que se ejecute o no simultáneamente la consiguiente acción reparadora de los daños sufridos por el ataque a tal propiedad.

3. Por lo expuesto procede desestimar el recurso e imponer las costas al recurrente con pérdida del depósito, por impeditivo del artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley procesal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto a nombre de Sociedad Milupa, SA., contra la sentencia que con fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y tres, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid ; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas y a la pérdida de la cantidad que por razón de depósito ha constituido a la que se dará el destino que previene la Ley; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jaime Santos Briz.- José María Gómez de la Barcena y López.- Rafael Pérez Gimeno.- José Luis Albácar López.- Matías Malpica González Elipe.- Rubricados.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Rafael Pérez Gimeno, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.