STS, 8 de Abril de 1984

Declarar que el bien sobre el que recae el derecho de propiedad industrial, por consecuencia del registro de la patente de invención número 187.518, lo constituye el procedimiento para la preparación de aquellos concretos derivados de la 3,5 dioxopirazolidina sustituidos en la posición 4 que responden a la fórmula general estructural general que se comprende en la primera nota reivindicatoria.

Declarar que hecha abstracción de detalles y fases accesorias, en esencia y fundamentalmente el procedimiento objeto de la patente 187.518, y sobre el que el derecho de propiedad recae, se caracteriza por hacer reaccionar una sustancia que contenga el sustituyente de las características denominadas genéricamente R. en la patente, con otra sustancia adecuada, que sea de las que contengan precisamente los dos sustituyentes de las características que en la patente se denominan "arilos", eligiendo por la naturaleza de ambas sustancias el método operatorio para con la ayuda de los adecuados elementos de condensación obtener como resultado los productos industriales que corresponden a la fórmula, estructura y composición que es efectiva, digo específica, en la reivindicación primera, de la antedicha patente, procedimiento único que comprende el eventual accesorio a partir de sustancias que, formando añilo pirazolidínico tengan el sustituyente "arilo" en las posiciones; 1 y 2 y el sustituyente R en la posición 4 que se transforman en R por simple hidrogenación simultánea o posterior a la condensación.

Declarar la novedad del procedimiento industrial objeto de la patente 187.518 y que el mismo no era conocido, empleando o utilizando industrialmente con fecha anterior a 21 de enero de 1949, fecha de depósito de la patente de invención en su país de Origen, así como tampoco publicado o divulgado científicamente con anterioridad a dicha fecha, ni obtenidos en ensayos de laboratorios conocidos por tal proceso industrial, derivados de la 3,5 dioxo-pirazolidina comprendidos, cual la fenilbutazona, en la fórmulageneral citada en la reivindicación primera de dicha patente.

Declarar que a la actora J. R. Geigy, S.A., como titular de la patente española de invención número 187.518, le corresponde el derecho exclusivo de explotar comercial o industrialmente el procedimiento de obtención de derivados de la 3,5 dioxo-pirazolidina, comprendidos en la fórmula estructural citada en la nota reivindicatoria, número 1, de la calendada patente, y que, por tanto, perturban el derecho de propiedad y causan perjuicio patrimonial a la actora, el empleo por tercero y sin consentimiento de la misma del procedimiento industrial objeto de la patente, o el empleo de productos obtenidos por dicho procedimiento en la preparación de compuestos, en lo que la sustancia obtenida por el procedimiento de la patente constituye el elemento activo de tales preparados, así como cualquier otra actividad, que de cualquier modo constituya o implique explotación industrial o comercial, que causa a la actora disminución en las ganancias que de otro modo hubiera obtenido.

Declarar que los demandados han llevado a cabo actos de explotación comercial o industrial del objeto de la patente número 187.518 de la actora, y en provecho propio, en virtud de los cuales aquélla ha dejado de fabricar y vender cantidades de fenilbutazona que los demandados han empleado en la elaboración de sus preparados que de otro modo hubieran sido necesariamente adquiridos a la actora, en cuanto el único procedimiento para la obtención industrial de dicha sustancia hasta hoy conocido es el que constituye el objeto de la mentada patente.

Declarar que los demandados vienen obligados a cesar en los actos que perturban la quieta posesión y el derecho de propiedad industrial, que la titular de la patente de invención 187.518 le corresponde, y a reparar los perjuicios irrogados en virtud de actos de explotación del invento a la actora, por razón del lucro cesante a ella producido en la cuantía, que resulte de la cantidad de fenilbutazona utilizada por los demandados en sus preparados, y de las ganancias que ha dejado, de obtener la actora, entendiendo por tales la diferencia entre, el precio de coste industrial y su precio de venta

Condenar a los demandados a estar y pasar por las precedentes declaraciones y a satisfacer a la actora la indemnización de los perjuicios resultantes en período de ejecución de sentencia, y al, pago de las costas si temerariamente se opusieran a la demanda.

RESULTANDO que, conferido traslado de la demanda a los demandados para contestarla, por los Laboratorios López Brea se allanaron á la misma, ratificando ante la judicial presencia dicho allanamiento.

RESULTANDO que el demandado don Joaquín se opuso a la demanda manifestando que si bien reconocía la exactitud del certificado que se acompañaban de contrario, lo que no podía aceptar era que estuviera en pleno vigor, por razón del tiempo, transcurrido, y además que no podía ser la elaboración del producto a que la patente se refería objeto de concesión, ya que se trata de un resultado industrial, y lo prohibe el artículo 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial , modificado por Decreto de 26 de diciembre de 1947 , haciendo diversos razonamientos de carácter científico y terminando, previa alegación de la excepción "sine actione agis", por solicitar se desestimase la demanda, absolviéndole de la misma.

RESULTANDO que el demandado don Inocencio también se opuso a la demanda, glosando en esencia cuanto había dicho en codemandado e insistiendo en la afirmación de que por la forma en que se realizaba la elaboración del producto que llevaba a efecto la actora, el método por la misma empleado no podía ser objeto de concesión, asegurando que su patente no ofrecía ninguna novedad, y que sólo se trataba de un procedimiento para obtener un producto farmacológico que podía lograrse por otros similares; por lo que conforme al Reglamento de Propiedad Industrial no procedía fuera, motivo de concesión, terminando con la petición de que se le absolviera de la demanda.

RESULTANDO que, sustanciado el juicio por sus restantes trámites, se resolvió en la instancia por sentencia de 14 de agosto de 1959 , que contiene el siguiente fallo: "Que estimando en parte la demanda deducida por J. R. Geigy, S.A., en reivindicación, de la patente de invención número 187.518, debo declarar y declaro:

Que el objeto sobre que recae el derecho de propiedad industrial lo constituye el procedimiento para la preparación de derivados de la 3,5 dioxo-pirazolidina, sustituidos en la posición cuarta, que responde a la fórmula estructural que se comprende en la primera nota reivindicatoria de las contenidas en la memoria descriptiva.

Que la esencia y fundamento del procedimiento lo constituyen las operaciones que se especifican en la memoria descriptiva obrante a los folios 5 a 120 de autos, al reaccionar entre sí lassustancias que asimismo se consignan en el documento.

Que el procedimiento patentado ofrece novedad con fecha anterior a 21 de marzo de 1949, pero no el producto "Fenilbutazona", que con su utilización se obtiene.

Que a la actora J. R. Geigy, S.A., como titular de la patente, le corresponde él derecho exclusivo de explotar, industrial y comercialmente, el procedimiento de obtención de derivados de la 3,5 dioxo-pirazolidiña, contenidos en la nota reivindicatoria de la patente, y de consiguiente, perturban su derecho y le causan perjuicios patrimoniales el empleo por terceros y sin su consentimiento de los procedimientos patentados, sin que el derecho referido alcance a la venta y producto exclusivo del producto "fenubutazona".

Que el demandado don Juan Antonio ha llevado a cabo actos de explotación industrial del objeto de la patente, al fabricar con arreglo al mismo y vender fenilbutazona, en los que viene obligado a cesar, por constituir una usurpación del derecho de propiedad que causa perjuicios a la actora, y que le imponen la obligación de indemnizarla en cuantía que deberá determinarse en período de ejecución de sentencia, para cuya fijación se señala como base la diferencia entre el precio de coste industrial y su precio de venta. Consecuentemente, debo condenar y condeno al expresado señor Juan Antonio , en la representación que ostenta, a estar y pasar por la totalidad de las declaraciones anteriores, ya los demandados don Joaquín Laboratorio Turró y a don Inocencio , a estar y pasar solamente por los cuatro primeros pronunciamientos que anteriormente se consignan, absolviéndolos del quinto y de las demás pretensiones deducidas, imponiendo expresamente al reiterado señor Juan Antonio el pago de la tercera parte de las costas causadas a la actora, sin hacer especial imposición a ninguna de las partes del resto de las producidas".

RESULTANDO que interpuesto contra mentada sentencia recurso de apelación, admitido en ambos efectos t y sustanciado con arreglo a derecho, fue resuelto por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, mediante la suya de 25 de marzo de 1961 , la cual contiene la siguiente parte dispositiva: "Que revocando en parte la sentencia apelada debemos declarar y declaramos:

Que el bien sobre el que recae el derecho de propiedad industrial, por consecuencia del registro de la patente de invención número 187.518 lo constituye el procedimiento para la preparación de aquellos concretos derivados de la 3,5 dioxopirazolidina, sustituidos en la posición cuarta, que responden a la fórmula estructural general que se comprende en la primera nota reivindicatoria.

Que, hecha abstracción de detalles y fases accesorias, en esencia y fundamentalmente el procedimiento objeto de la patente 187.518, y sobre el que el derecho de propiedad industriar recae se caracteriza por hacer reaccionar una sustancia que contenga el sustituyen te de las características qué en la patente se denominan "arilo", eligiendo por la naturaleza de ambas sustancias el método operatorio para con ayuda de los adecuados elementos de condensación obtener como resultado los productos industriales que corresponden a la fórmula de estructura y composición que es específica en la reivindicación primera, de la antedicha patente, procedimiento único que comprende el eventual accesorio de partir de sustancias que formando anillo pirazolidínico tengan el sustituyente "arilo" en las posiciones 1 y 2, y el sustituyente R en la posición cuarta, que se transforman en R por simple hidrogenación o posterior a la condensación.

La novedad del procedimiento industrial objeto de la patente 187.518, y que el mismo no era conocido, empleado o utilizado industrialmente con fecha anterior a la de 21 de marzo de 1949, fecha de depósito de la patente de invención en su país de origen, así como tampoco publicado o divulgado científicamente con anterioridad a dicha fecha, ni obtenidos en ensayos de laboratorio conocidos por tal proceso industrial, derivados de la 3,5 dioxo-pirazolidina, comprendidos, cual la fenilbutazona, en la fórmula general citada en la reivindicación primera de dicha patente.

Que a la actora, J. R. Geigy, S.A., como, titular de la patente española de invención 187.518, le corresponde el derecho exclusivo de explotar comercial o industrialmente el procedimiento de obtención de derivados de la 3,5 dioxo-pirazolidina, comprendidos en la fórmula estructural, citada en la nota reivindicatoria primera de la antes mencionada patente, y que por tanto perturban el derecho de propiedad y causan perjuicio patrimonial a la actora el empleo de tercero y sin consentimiento de la misma del procedimiento industrial objeto de la patente; la venta del producto obtenido por dicho procedimiento o el empleo de productos obtenidos por dicho procedimiento en la preparación de compuestos, en los que la sustancia obtenida por el procedimiento de la patente constituye el elemento activo de tales preparados, así como cualquier otra actividad que de cualquier modo implique explotación, industrial ó comercial y que causa a la actora disminución en las ganancias que de otro modo hubiera obtenido, y manteniendo en lodemás la, sentencia apelada y sin hacer especial imposición de las costas de esta segunda instancia.

RESULTANDO que contra meritada sentencia se preparó y sucesivamente formalizó recurso de casación por infracción de Ley y doctrina legal por la parte actora, apoyándolo en los siguientes motivos:

Al amparo del número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción, por violación, de los párrafos 1 .º y 3° del artículo 45 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 , que conceden al titular de una patente de invención el derecho exclusivo a fabricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objeto de la misma como explotación industrial y lucrativa, partiéndose por la recurrente de la afirmación de que los efectos de la concesión de una patente son la exclusividad de la fabricación y venta de los productos que ampara, y, por lo tanto, habiéndosele otorgado a ella la patente "de invención española número 187.518 para elaborar los que" con todo detalle y por el procedimiento que indica expresó en la demanda, no era posible pronunciarse en el sentido en que lo ha hecho la sentencia recurrida, y como consecuencia, tras prolijos razonamientos, concluye justificando a su juicio que la sentencia recurrida está incursa en la infracción que le atribuye en este motivo, y qué por ello debe ser estimado.

Al amparo del número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación del artículo 45, párrafos 1.° y 3.°, del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial , en cuanto que no obstante reconocer el derecho exclusivo de los actores el Tribunal de Instancia absuelve de la demanda al señor Inocencio por la fabricación, bajo patente distinta, del mismo producto protegido por el título de mi representada, expresándose que, así como en el anterior la infracción cometida en la sentencia consistía en proclamar la eficacia y consecuencias de la patente en que fundaba su acción, y no condenar a la indemnización de daños y perjuicios a los demandados, el presente motivo se articula por entender que la sentencia no ha podido, sin la infracción que se le imputa, absolver al demandado señor Inocencio , y al mismo tiempo afirmar que dada la calidad del producto libremente puede expenderse en el mercado, y considerar que el señor Inocencio puede también fabricarlo y usarlo en la forma que tenga por conveniente, ya que, también está en posesión de patente que le autoriza para ello, haciendo un estudio comparativo de una y otra patente y asegurando que la del señor Inocencio no se halla en vigor.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Federico Rodríguez Solano y Espín.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que la protección que otorga el Registro de la Propiedad Industrial al beneficiario de una patente de invención se extiende al derecho exclusivo de fabricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objetó de la misma como explotación industrial o lucrativa, en las condiciones que se fijan en el Estatuto de 26 de julio de 1929 (artículo 45, párrafo 3.°, en relación con el 1 .°), pero no prohibe que las personas que adquirieron en el mercado lo producido al amparo de dicho certificado puedan emplearlo en la obtención de nuevos preparados con fines también industriales, puesto que ni ese precepto obliga a los compradores a consumir personalmente dichos efectos o darles un uso- determinado ni puede permitirse, como dice la sentencia de esta Sala de 15 de junio de 1963 , que la elaboración y perfeccionamiento de medicamentos quede estatificada y sin progreso por virtud de aquella protección impidiendo valerse de lo patentado para obtener un compuesto más beneficioso para la sociedad en general, sobre todo cuando en definitiva ello implica una forma de consumir lo fabricado por el titular registral, y cómo en el supuesto que aquí se contempla la sentencia que se impugna declara expresamente que uno de los demandados compró el producto Fenil Butazona libremente en el comercio, y que el otro, desde diciembre de 1956, lo obtuvo directamente de otra empresa, que no ha sido parte en el proceso, sin que en forma alguna conste lo importasen del extranjero, de tales hechos no se puede derivar una condena de indemnización de daños y perjuicios, puesto que los mismos presuponen la realización de actos lícitos no comprendidos en el artículo 134 de la Ley de 16 de mayo de 1902 , aparte de que si esas responsabilidades fueran exigibles no sólo de los fabricantes que especulen con los objetos registrados, sino también y conjuntamente con ellos de los compradores de los mismos, se daría lugar a una duplicidad de indemnizaciones derivadas de un solo hecho, con el consiguiente enriquecimiento injusto de los primeros, interpretación que por conducir al absurdo debe ser rechazada, según la tesis mantenida constantemente por la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

CONSIDERANDO que tampoco puede deducirse tal condena de la circunstancia de que el segundo de los demandados fabricase el producto aludido, desde el 17 de diciembre de 1954 hasta igual mes de 1956, porque la propia resolución recurrida reconoce lo hizo al amparo de otra patente otorgada a su favor, con lo que estaba facultado para realizar esos trabajos, conforme a lo que establecen, los artículos 45 y 61 de dicho Estatuto , en tanto no se declarase su nulidad por alguna de las causas que señala el artículo 115del mencionado texto legal (sentencia de 12 de junio de 1960 ), y como ello no se ha solicitado en la demanda, ni aun siquiera se ha instado el procedimiento especial que para obtener tal pronunciamiento establecen los artículos 270 y concordantes del expresado Estatuto , al subsistir la plenitud de efectos de la misma, no puede integrar su uso una perturbación de los derechos de la actora, ni cabe inferir de su conducta la posibilidad de indemnizar los perjuicios que se reclaman, y al haberlo estimado así el Tribunal, "a quo" no infringió por violación el citado artículo 45, como se pretende en el primer motivo del recurso formulado al amparo del número 1° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni mucho menos por tal concepto los 455, 1.101 y 1.902 del Código Civil, tanto porque a ninguno de ellos se alude en la sentencia recurrida, con lo que no se han podido violar, como porque el primero de esos preceptos se refiere a los frutos que deba abonar el poseedor de mala fe, cosa que ninguna relación guarda con el problema debatido, sobre todo cuando la buena fe se presume siempre, según el artículo 434 de dicho Cuerpo Legal, el Segundo porque presupone la existencia de un negocio jurídico que vincule a los litigantes en cuyo cumplimiento hayan incidido en dolo, negligencia o morosidad, supuesto que tampoco concurre en este pleito, y el tercero, porque concretándose a la culpa extracontractual exige para su aplicabilidad, según constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala, entre otros requisitos, la alegación y probanza de la realidad del daño sufrido por el reclamante, lo que no ha sido justificado adecuadamente en la hipótesis aquí contemplada, por todas cuyas razones el motivo debe ser desestimado.

CONSIDERANDO que los razonamientos acabados de exponer provocan el decaimiento del segundo motivo, encauzado por la misma vía formal del anterior y por idéntico concepto de infracción de los párrafos

1. y 3.° del artículo 45 del Estatuto de la Propiedad Industrial , porque para sostener su tesis la sociedad recurrente parte del supuesto, de que la patente del litigante contrario estaba abandonada, sin que tal afirmación aparezca de los hechos que en la resolución impugnada se dan por acreditados, sobre todo en el momento de su utilización, por lo que lo que en realidad pretende es sustituir el criterio mantenido por la Sala de Instancia por el suyo propio y particular, en contra de la doctrina proclamada por la jurisprudencia de esta Sala, procediendo, en consecuencia, rechazar el recurso en su totalidad.

CONSIDERANDO que no siendo conformes de toda conformidad las sentencias de ambas instancias, no era necesaria la constitución de depósito para interponer el presente recurso, como se infiere del artículo 1.698 de la Ley procesal civil, por lo que debe acordarse su devolución.

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por J. R. Geigy, S.A., contra la sentencia que con fecha 25 de marzo de 1961 dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas; devuélvasele la cantidad que constituyó en depósito a efectos de la interposición del presente recurso, y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Federico Rodríguez Solano y Espín, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en él día de su fecha, de que como Secretario certifico. Firmado. Indalecio Cassinello.