STS, 30 de Octubre de 1986

. 633.- Sentencia de 30 de octubre de 1986

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de Propiedad Industrial.

MATERIA: Propiedad industrial, Marca. Caducidad por no utilización.

DOCTRINA: Hay que dejar sentado que en materia de derecho de marcas conviene tener presente

que aquellas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe, sino también el interés

general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las

funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y

reputación entre el público consumidor del producto diferenciado a través de la marca. Y es ese

carácter «funcional» del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda

configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización

en el Registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de

exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles

competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un

comportamiento debido, a un «faceré» consistente en el uso obligatorio de la marca registrada que,

en nuestro ordenamiento positivo está recogido y sancionado en el número 5 del artículo 158 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 al disponer que las marcas caducarán «por falta

de uso de la misma durante cinco años consecutivos, salvo caso de fuerza mayor

documentalmente justificada».

En la Villa de Madrid, a treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación por Infracción de Ley y Doctrina legal contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de Mayor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de los de Sevilla, sobre Caducidad de Marca y otros extremos, cuyo recurso fue interpuesto por la Entidad Mercantil española «Persan, S.A.» representada por el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal y asistida del Letrado don José Luis Gómez de la Torre, en el que es parte recurrida la también Compañía Mercantil «Johnson's Wax Española, S.A.», personada, representada por el Procurador de los Tribunales don Adolfo Morales Vilanova y asistida del Letrado don Javier del Valle Sánchez.Antecedentes de hecho

1. El Procurador don Miguel Conradi Rodriguez, en representación de la Entidad Johnson's Wax Española, S.A., formuló ante el Juzgado de 1 .a Instancia de Sevilla núm. 4, demanda de juicio declarativo ordinario de Mayor Cuantía, contra la también entidad mercantil Persan, S.A., sobre Caducidad de marca y otros extremos, estableciendo en síntesis los siguientes hechos: Primero. Que su representada, importante sociedad domiciliada en Madrid, es filial de la sociedad norteamericana Johnson & Son Inc., dedicada a la fabricación de productos destinados a la limpieza y entretenimiento del hogar; que los productos fabricados por su mandante, son conocidos en el mercado nacional, tanto por su calidad como por la profusa propaganda de que ellos realiza; que aun cuando ello es notoriamente conocido y de innecesaria prueba, en demostración de lo relacionado, acompañaban ejemplares de algunos de los productos fabricados y vendidos por su representada en el mercado nacional: Segundo. Que entre los productos, se encuentra un detergente especial para eliminar la grasa que distingue con una etiqueta en el que consta la marca «Johnson» de su representada y las expresiones «Único -Quita- superquitagrasa»; que por la citada etiqueta, su representada solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial una Marca bajo el número 906.849, que la marca tuvo una serie de oposiciones a su inscripción, y entre otras, la de una marca número 259.894, consistente en la denominación «Quilla» para señalar y distinguir, entre otros productos, detergentes, pertenecientes a la sociedad demandada. Tercero. Que con fecha 11 de junio de 1980, el Letrado de la demandada en nombre de la misma, propietaria de la marca número 259.894, requirió a su representada para que se abstuviera en el uso de la etiqueta que venia empleando para la venta del producto. Cuarto. Que con fecha 28 de junio de 1952, don Roberto , solicitó del Registro de la Propiedad Industrial, una marca bajo el número 259.894, consistente en la denominación «Quilla» para señalar y distinguir «Jabones, detergentes jabonosos para lavar, jabón en escamas, líquido, en polvo y en pasta, sustitutivos del jabón, lejías, bujías, aceites y grasas lubricantes»; que con fecha 29 de enero de 1953 se acordó la inscripción de dicha marca, publicándose en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, que con fecha 30 de junio de 1977 se concedió la inscripción de transferencia de la marca citada a favor de la demandada, publicándose en el Boletín Oficial, con fecha 5 de marzo de 1973, se concedió la renovación de expresada marca. Quinto. Que la marca número 259.894 «Quilla», no ha sido utilizada desde la fecha de su inscripción o desde la fecha de publicación de su inscripción en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en 1.° de marzo de 1953, al menos durante un período de cinco años consecutivos. Sexto. Que referida marca de la que es titular registral la demandada, no ha sido utilizada desde la fecha en que el Registro de la propiedad acordó su inscripción, 29 de enero de 1953 hasta fecha posterior al año 1979, por lo que la misma caducó en 29 de enero de 1958. Hallándose en cualquier caso en la actualidad caducada la mencionada marca por falta de uso. Séptimo. Que se había celebrado acto de conciliación sin avenencia. Octavo. Que habiendo obtenido su representada la documentación acreditativa de la caducidad de la marca Quilla número 259.894 por falta de uso de la misma durante más de cinco años consecutivos, es por lo que solicitaban se acordase la declaración de que tal marca fuera declarada caducada. Terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declarara que la marca «Quilla» número 259.894, caducó el día 29 de enero de 1958, o en su defecto el 1." de marzo de dicho año, por no haberse utilizado en el plazo de cinco años a partir de la fecha de su inscripción, que en cualquier caso se declarara caducada por no haberse utilizado durante plazo superior a cinco años consecutivos, condenándose a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones, con imposición de las costas del procedimiento. Admitida la demanda y emplazada la demandada entidad Mercantil Persan, S.A., compareció en los autos en su representación el Procurador don Antonio Muñoz Arteche, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en síntesis los siguientes hechos: Primero. Que al correlativo, quedaban a lo que resultare de la prueba que probase la demandante. Segundo. Que con respecto al de igual número de la demanda, asimismo estaban al resultado de la prueba. Tercero. Que era cierto que el Letrado que autorizaba esta contestación, dirigió la carta que se aludía. Cuarto. Que efectivamente por don Roberto se solicitó del Registro Oficial de la Propiedad Industrial la concesión de una marca que había de amparar la denominación «Quilla» y que determinó el expediente número 259.894, y que efectivamente dicha marca fue concedida a su representada. Quinto. Que negaban el correlativo, ya que desde su concesión, la marca número 259.894 «Quilla», ha sido usada prolijamente y sin solución de continuidad, como probarían en su momento; que de cualquier modo, resaltaban que se concedió la inscripción de transferencia de la citada marca el 30 de junio de 1977, era decir, hacía menos de cinco años; que además el dominio de la marca se encontraba consolidado y no podía ya ser impugnado: Sexto. Que negaban el correlativo, y en cuanto a los documentos que se acompañaban, cuya legitimidad tendría que adverarse de contrario, nada acreditaban en contra de la afirmación de que la marca «Quilla» número 259.894, había sido continuamente usada desde su concesión. Séptimo. Que era cierta la celebración del acto de conciliación. Octavo. Que negaban este hecho de la demanda, ya que la documentación que pudiera poseer la actora, no acreditaba la caducidad de la marca de referencia por falta de uso de la misma. Terminaba suplicando se desestimara en todas sus partes dicha demanda al estimarse la excepción que alegaban, o subsidiariamente, igualmente se desestimara en todas sus partes referida demanda, con imposición de las costas a la demandante. Las partes evacuaron los traslados que pararéplica y duplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en sus respectivos escritos, en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos. El señor Juez de 1.a Instancia de Sevilla núm. 4, dictó Sentencia con fecha 14 de noviembre de 1981 , cuyo fallo es como sigue: Que debo desestimar y desestimo la demanda promovida por «Johnson's Wax Española, S.A.» contra «Persan, S.A.», sobre declaración de caducidad de marca comercial, absolviendo a la demandada y no haciendo expresa imposición de costas.

2. Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1.a Instancia por la representación de la entidad actora Johnson's Wax Española S.A. y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala 2.a de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, dictó sentencia con fecha 31 de octubre de 1983 , con la siguiente parte dispositiva: «Que con revocación de la sentencia que con fecha 14 de noviembre de 1981 dictó el limo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 4 de los de esta capital y estimando la demanda formulada por «Johnson's Wax Española, S.A.», contra «Persan, S.A.», debemos declarar y declaramos que la Marca «Quilla» núm. 259.894, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la Entidad Persan, S.A., caducó el 1.° de marzo de 1958 por no haberse utilizado en el plazo de cinco años a partir de la fecha de la publicación de su inscripción en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y en cualquier caso por no haberse utilizado durante plazo superior a cinco años consecutivos; y en cuanto a costas de ambas instancias no hacemos especial pronunciamiento.

3. El 9 de abril de 1984, el Procurador don Luciano Rosch Nadal, en representación de la Entidad Persan, S.A., ha interpuesto recurso de casación por infracción de Ley y Doctrina legal, contra la sentencia pronunciada por la Sala 2.a de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, con apoyo en los siguientes motivos: 1. Amparado en el núm. 1 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto previene que «habrá lugar al recurso de casación sobre Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando el Fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las Leyes o doctrinas legales aplicables al caso del pleito», se denuncia: a) Infracción por violación del art. 158 núm. 5 del Estatuto de la Propiedad Industrial , indudablemente este artículo constituye pieza fundamental del presente recurso ya que se aplica en la Sentencia objeto de la presente casación tomándolo como base para el fallo estimatorio del recurso de apelación, revocando la Sentencia dictada por el limo. Sr. Juez de Primera Instancia y, estimando la acción ejercitada por la Firma actora Johnson's Wax Española, S.A. y, consecuentemente, declarando caducada la marca propiedad de mi mandante Persan, S.A., marca núm. 259.894, que ampara la denominación «Quilla». Indudablemente ello viola el precepto citado pues contempla el mismo, como supuesto fáctico, la falta de uso durante cinco años consecutivos de una marca, para poder decretar su caducidad. Y ello, en el acto que nos ocupa no ha sido así, pues la marca en cuestión, tanto por su primer titular, cuanto por el segundo, ha sido utilizada. Esta parte considera que ha probado este extremo suficientemente. Tenemos que resaltar que al transmitir el señor Roberto la marca a su segundo titular, mi mandante, Persan, S.A., éste la adquiere en pleno dominio y con justo título, observando todos los requisitos prevenidos y exigidos por el Registro de la Propiedad y por el propio Estatuto sobre Propiedad Industrial, quedando con ello evidenciado la seguridad jurídica y fuerza con que, patrocinado por el Ordenamiento jurídico, adquiere, el derecho sobre una marca Persan, S.A. Partiendo de ello, al producirse la impugnación por la actora, esta impugnación sobreviene en un momento en que Persan, S.A. actúa como propietaria de la marca «Quilla», que le fue transmitida, en 1977, no pudiendo incidir jamás, desde ningún punto de vista legalmente aceptable, en caducidad, y que, al interponerse la demanda que daba origen a este procedimiento en 1980, tan sólo transcurrieron tres años, y muy pocos meses, desde que era titular Persan, S.A., por lo que, y considerando que debe computarse el término a partir de la fecha en que el Registro de la Propiedad Industrial acepta la transmisión de la marca por el señor Roberto a favor de Persan, S.A. pues ello equivale a una nueva concesión - el tráfico jurídico debe estar garantizado y exige que se goce de una seguridad- ya que en otro caso Persan, S.A. hubiera podido recibir sólo una entelequia, de ninguna manera puede pensarse que han transcurrido los cinco años fatales prescritos en el precepto sustantivo cuya violación se denuncia, para decretar la caducidad por no uso de ja marca, b) Infracción por violación del art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial . El citado artículo dispone que «el certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción iuris tantum de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado el Registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título». En el caso que nos ocupa, en el presente escrito, la propiedad de la marca objeto de discusión, adquirida por Persan, S.A., no tiene duda alguna y no la tiene porque cumple todas las condiciones que el susodicho artículo prescribe, pues la transmisión realizada a favor de Persan SA- conforme al art. 31 del Estatuto de la Propiedad Industrial , se produjo cumpliéndose todos los requisitos y solemnidades de Ley, por lo que fue aceptada e inscrita consecuentemente por el Registro Oficial de la Propiedad Industrial, dado que por otra parte, no existían impedimentos optativos algunos. Por otra parte, se ha cumplido el requisito temporal impuesto en el mencionado art. 14 del Estatuto , ya quecuando se impugnó la marca de que nos venimos ocupando, habían transcurrido con creces, los tres años de quieta posesión de la misma por Persan, S.A., con buena fe y justo título, por lo que el dominio ha quedado consolidado a favor de dicha Entidad, consecuentemente, hay que admitir que la posesión de Persan, S.A. en relación con la marca «Quilla» es inatacable desde cualquier punto. Estimamos por tanto que el Fallo de la Excelentísima Audiencia Territorial de Sevilla infringe por violación el precepto mencionado - art. 14 del Estatuto - al haber estimado la acción ejercitada, frente a las disposiciones rotundas, clarísimas y específicas de este precepto que prescribe la consolidación del dominio cuando, una vez obtenida la titularidad de una marca se está quieta y pacífica posesión de ella durante tres años ininterrumpidos, habiéndola adquirido con buena fe y justo título, c) Infracción por aplicación indebida del art. 158 núm. 5 del Estatuto de la Propiedad Industrial . Estimamos que la Sentencia objeto de la casación infringe por aplicación indebida el precepto legal mencionado que expresa que «las marcas caducarán»: 5. Por falta de uso de las mismas durante cinco años consecutivos salvo de caso de fuerza mayor documentalmente justificada. Estimamos que el precepto citado no es aplicable al caso controvertido, ya que el supuesto de hecho contemplado por el Legislador, no se da en el caso presente en relación con la marca «Quilla» de que es titular Persan, S.A. 2.º Amparado en el núm. 7 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que previene que habrá lugar al recurso de casación por infracción de Ley o de doctrina legal, cuando en la apreciación de la prueba haya habido error de derecho. Conforme tiene declarado el Tribunal Supremo, el error de derecho se comete «cuando se infringe un precepto legal no reconociendo a determinada prueba la eficacia que la Ley le concede», a) Infracción por violación del art. 1.218 del Código Civil . Es evidente que se ha incidido en el error de derecho que se denuncia en este motivo del recurso, puesto que existe una prueba documental, consistente en documento público aportado precisamente por la parte actora. Es además, documento auténtico, puesto que goza de las condiciones requeridas para ello en numerosísimas Sentencias. El documento a que nos venimos refiriendo certificación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, es documento público que goza de este carácter de auténtico puesto que: Está legítimamente adverado. Está autorizado por quien corresponde, y evidentemente es apto para acreditar por sí mismo el hecho del uso de la marca Persan, S.A. Es evidente, por tanto, que se ha dado el error de derecho que se denuncia con la infracción del precepto sustantivo mencionado, b) Infracción por violación del art. 1.248 del Código Civil , en cuanto previene que «la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos será apreciada por los Tribunales conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil...». Evidentemente se ha incurrido en el error de derecho que se denuncia pues en el procedimiento de que dimana el presente recurso de casación han depuesto unos testigos, cuya veracidad es evidente, y por tanto, con absoluta fuerza probatoria, habiendo debido valorarse sus declaraciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto. Por tanto, es obvio que debe prosperar también este motivo de casación. 3.º Amparado en el núm. 7.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que previene que habrá lugar al recurso de casación por infracción de Ley o de Doctrina legal cuando en la apreciación de la prueba haya habido error de hecho, si éste último resulta de documentos o actos auténticos obrantes en el proceso de los que por su simple lectura aparezca evidente la equivocación sin necesidad de interpretaciones ni de otros razonamientos. En este sentido se denuncia como infringido por violación el art. 1.218 del Código Civil . Efectivamente, existe un documento público y auténtico, que demuestra por sí solo la equivocación evidente de la Sentencia recurrida sin necesidad de interpretación ni razonamiento alguno. Ciertamente, el documento citado acredita el uso de la marca «Quilla» por Persan, S.A..

4. Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista el día 23 de octubre de 1986.

   Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Ramón López Vilas.

   Fundamentos de Derecho

1. El primer motivo del presente recurso se articula al amparo del número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su anterior redacción, vigente al tiempo de su interposición, y en él la parte recurrente de forma totalmente improcedente incluye como infringidos, en este solo motivo, el artículo 158, número 5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 , en un apartado por el concepto de violación y en otro por el de aplicación indebida, intercalando entre ambos apartados (A y C) uno más (B) en el que denuncia infracción por violación del artículo 14 del propio Estatuto, lo que, de haberse aplicado reiterada Jurisprudencia de esta Sala, hubiera supuesto en su día causa de inadmisión en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del antiguo artículo 1.720 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el número 4 del artículo 1.729 de la misma Ley en su anterior redacción, y que aboca a su desestimación en el actual momento procesal. Desestimación que, en todo caso y a mayor abundamiento, procede porque, rechazada la referencia al artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial por no ser obviamente de aplicación y entrando en la cuestión de fondo inadecuadamente planteada por la parte recurrente, hay que dejar sentado que en materia de Derecho de Marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interésparticular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter «funcional» del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el Registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostente el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un «faceré», consistente en el uso obligatorio de la marca registrada que, en nuestro Ordenamiento positivo, está recogido y sancionado en el número 5 del artículo 158 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 al disponer que las marcas caducarán «por la falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos, salvo caso de fuerza mayor documentalmente justificada». Precepto que es de plena aplicación al presente litigio en el cual la «quaestio facti» en que se ha concretado la prueba relativa al uso o no uso de la marca discutida ha resultado ser extremadamente parca por ambas partes y especialmente inconsistente en el caso de la demandada (testimonio de unos dependientes y cita parcial y mutilada de una certificación en la que se declara lo contrario de lo que aquella pretende), debiendo razonablemente tenerse en cuenta en supuestos como el presente que es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirientes, etc.), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa, que puede resultar de imposible acreditación (prueba «diabólica»). Sostener en casos tan claros lo contrario, al amparo de un rígido entendimiento del «onus probandi», significaría desconocer que la base de un justo y razonable juicio ha de asentarse en una correcta apreciación de la prueba practicada en su conjunto, en la que los factores extremos mencionados han de ser debidamente ponderados, ya que de no ser así nos encontraríamos con la total inoperancia en la práctica del principio de obligatoridad del uso de la marca que proclama el número 5 del artículo 158 de nuestro Estatuto de la Propiedad Industrial (en consonancia, por cierto, con el actual Derecho comunitario). Con ello, en fin, se dará cumplimiento, además, a las dos finalidades esenciales del preceptuado principio del uso obligatorio de las marcas: la consolidación de la misma como bien inmaterial y la mayor aproximación o concordancia entre la realidad formal del Registro de marcas y la realidad social y viva de su efectiva utilización en el mercado.

   Los motivos segundo y tercero del recurso formulados al amparo del antiguo número 7.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en el primero de los cuales se repiten las incorrecciones denunciadas en el motivo primero) deben ser resueltamente rechazados por cuanto que la certificación a que aluden de la Cámara Oficial de Comercio, Industria- y Navegación de Barcelona y que la recurrente cita con reiteración, dice exactamente lo contrario de lo que aquélla pretende, pues en ella se certifica: «Que en vista de las aludidas declaraciones se ha de hacer constar que no ha sido usada en España la denominación Quilla para distinguir jabones o cualquier tipo de detergentes durante los últimos cinco años». Subrayado lo anterior, a continuación y tras un punto y como se lee en un tono menos concluyente y manifiestamente dubitativo y complaciente: «si bien, según parece desprenderse de las averiguaciones realizadas al efecto, dicha denominación Quilla fue utilizada en nuestro país por la firma «Persan, S.A.» de Sevilla, para identificar tales productos, años antes del período que se acaba de indicar», no siendo de recibo la cita parcial o mutilada de este último inciso o la alegación del testimonio de los propios empleados de la firma demandada.

   El rechazo de los tres motivos comporta el del entero recurso, con los preceptivos pronunciamientos en cuanto a costas del artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , vigente al tiempo de la interposición de aquél.

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,