STS 52/1980, 15 de Febrero de 1980

Por infracción de ley al amparo del artículo 1.692, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 1, 124, primero, 201/c y d , y 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 12, 13, 14, 163 y 216, tercero, del citado Estatuto por violación por inaplicación, ya que considerando la sentencia apelada, que la acción ejercitada por la actora es la acción civil especial de nulidad de inscripción de los registros de Propiedad Industrial, consistentes en Nombre Comercial número 60.506, marca número 664.978 y Rótulo de Establecimiento número 102.012, todos ellos denominados "Viajes Marthel, S. A.»; considerando igualmente que la citada acción de nulidad se basa en que la denominación registrada impugnada "Viajes Marhel, S. A.», ofrece parecido' o semejanza gráfica y fonética con la denominación usada con anterioridad a tales registros "Viajes Marthel, S. A. E.», cuya parecido puede inducir a error o confusión en el público; considerando asimismo que la actora "Viajes Marthel, S. A. E.», adquirió por prioridad de uso la propiedad industrial sobre la denominación "Viajes Marthel, S. A. E.», de acuerdo con lo establecido en los artículos antes señalados del Estatuto de la Propiedad Industrial, la sentencia debió considerar que viajes "Marthel, S. A. E.», posee la acción de nulidad ejercitada de la demanda con estimación de la misma, declarar nulos el nombre comercial, marca y Rótulode Establecimiento impugnados, denominados todos' ellos "Viajes Marthel, S. A.». La sentencia apelada, en su considerando segundo establece que la acción ejercitada en la demanda "es la acción de nulidad de las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial del Nombre Comercial número 60.506 de la marca 664.978 y del Rótulo de Establecimiento número 102.012 todos ellos "Viajes Marthel, So-cidad Anónima», cuya cancelación se postula en la' titularidad que la demandante "Viajes Marthel, S. A. E.», tiene sobre esta denominación adquirida por prioridad de uso». Igualmente la sentencia en su considerando tercero establece que "Viajes Marthel, S. A. E.», desde el 28 de mayo de 1958 viene usando* tal denominación; que "Viajes Marthel, S. A.», aparece constituida en 15 de abril de 1972; que "Viajes Marthel, S. A.», se opuso al Registro del Nombre Comercial "Viajes Marthe, S. A. E.», siendo éste denegado por incompatibilidad estimada por el Registro de la Propiedad Industrial dado su parecido que puede inducir a error o confusión en el público, y en el considerando quinto que es evidente la similitud que produce confusión entre los apelativos en pugna, semejanza en que ambas partes coinciden estimar, la actora en su demanda y la demandada en su oposición por tal causa a la inscripción pretendida de adverso, en el considerando sexto que la actora está legitimada activamente derivado de su derecho prioritario en su denominación social y en el considerando séptimo se dice que la legitimidad de uso del nombre, denominación o razón social "Viajes Marthe, S. A. E.», deriva de su posesión civil por el uso, en virtud de todo lo cual, aplicando el artículo uno del Estatuto de la Propiedad Industrial, la actora adquirió por creación y uso la Propiedad Industrial sobre la denominación "Viajes Marthe, Sociedad Anónima Española», con anterioridad a los registros impugnados, en base a lo cual posee la acción de nulidad ejecutada en la demanda, esgrimida en tiempo hábil ya que los registros impugnados "Viajes Martel, S. A. E.», no se hallaban consolidados al haber sido impugnados de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto citado dentro de los tres años de efectuado su registro a contar desde su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose a ello el artículo 124, primero, del Estatuto al establecer para las marcas que no podrán ser admitidas al Registro como marcas, los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica puedan inducir a error o confusión en el mercado, en relación con los artículos 201, c) y d) y 212 del Estatuto que establecen la aplicación del 124, primero, a los nombres comerciales y rótulos de establecimiento; declarada probada tal semejanza debieron los registros impugnados ser declarados nulos. No puede admitirse tesis sostenida en el considerando séptimo de la sentencia recurrida en el que se establece que cuando se trata de colisión de marcas adquiridas por el uso o extrarregistrales en colisión con marcas registradas posteriormente, sólo puede darse la nulidad si las denominaciones en litigio son idénticas; ello es falso y erróneo, y proviene de confundir la sentencia la acción ejercitada en la demanda de nulidad de registro con el ejercicio en otros casos de acción reivindicatoría o posesoria de marca en las que como es lógico si que se exige identidad entre las denominaciones en litigio, pero en este caso la acción es de nulidad y es de aplicación el artículo 124 , primero, que sólo exige semejanza o parecido que la propia sentencia declara existe, por lo tanto es improcedente la conclusión a que llega la sentencia en su considerando décimo de que esta parte carece de acción de nulidad por tratarse de denominación parecida o semejante en litigio, error que lleva en el considerando undécimo a considerar debe desestimarse la demanda. No tratándose de acción reivindicatoría de registros, ni posesoria del Código Civil sino de nulidad establecida en el Estatuto de la Propiedad Industrial, es suficiente y bastante la existencia de semejanza o parecido entre las denominaciones en litigio, máxime cuando la propia sentencia establece que puede inducir a error o confusión tal semejanza en el público, para que estimando que la actora tiene acción de nulidad de registro que ejercitar, sean los registros impugnados declarados nulos por "estimación de la demanda.

Por infracción de ley al amparo del artículo 1.692, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 1.124, tercero, en relación con los del Estatuto de la Propiedad Industrial números 201, c) y d) y 212 , por violación por inaplicación, ya que considerando la sentencia apela que la actora "Viajes Marthe, S. A. E.», ejecutó la acción civil de nulidad de inscripción de los registros Nombre Comercial número 60.506, marca número 664.978 y Rótulo de Establecimiento número 102.012, todos ellos denominados "Viajes Martel, S. A.», basada dicha acción de nulidad en el hecho de ser apellido el elemento característico de la denominación impugnada "Martel» y considerado y declarado probado que "Martel es apellido, y no acreditada la autorización de persona que ostente tal apellido en los expedientes de los registros objeto del pleito, estimándose el indicado motivo de nulidad debió de declararse nulos tales registros. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124, tercero, del Estatuto de la Propiedad Industrial . Por la prueba efectuada consistente en fotocopias legalizadas del listín telefónico quedó demostrado y la sentencia apelado no lo pone en duda que "Martel» es apellido, por lo tanto, teniendo en cuenta que dicha palabra es el elementó característico de la denominación impugnada "Viajes Martel, Sociedad Anónima», al no figurar en los expedientes de nombre comercial, marca y rótulo de establecimiento impugnados, autorización alguna de persona que ostente tal apellido, ni ser apellido de la solicitante, debió de aplicarse el artículo 124, tercero, citado y estimando el motivo de nulidad esgrimido en la demanda anular los registros de que se trata.

Por infracción de ley al amparo del artículo 1.692r ordinal primero, de la Ley' de Enjuiciamiento Civil, por infracción por inaplicación de los artículos 6.°, 7." y 71 de la Ley de SociedadesAnónimas, en relación con el artículo 144, noveno, del Estatuto de la Propiedad Industrial por violación por inaplicación, ya que considerado en la sentencia apelada que los registros de Nombre Comercial número

60.506, marca número 664.978 y rótulo de Establecimiento número 10.202, todos ellos "Viajes Martel, S.

A.», fueron solicitados ante el Registro de la Propiedad Industrial de 26 de enero de 1972, firmando las autorizaciones al Agente de la Propiedad Industrial don Jose Ángel , en calidad de Gerente de la Sociedad "Viajes Martel, S. A.», sin que constara en "constitución habiéndose declarado probado que la sociedad se constituyó muy posteriormente en 15 de abril de 1972, no podrían ostentar las facultades de gerente de una sociedad que no existía, y teniendo en cuenta la falta de personalidad como representante en calidad de Gerente en dichas autorizaciones debían ser declaradas nulas de pleno derecho, invalidando lo posteriormente actuado en el expediente administrativo, y estimándose el motivo presente de nulidad, declarados nulos los registros impugnados. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144, noveno, del Estatuto de la Propiedad Industrial ; en la tramitación de expedientes de marca "los documentos que deben presentarse para obtener el registro de una marca son... 9.° Una autorización suscrita por el interesado en caso de que la gestión se efectúe por medio de un Agente de la Propiedad Industrial, con el conforme de éste, o un poder notarial en el caso de que la gestión se realice por una persona que no tenga al carácter. Pues bien, de las autorizaciones obrantes en los expedientes resulta y así lo recoge la sentencia de que quien firmó la autorización en 26 de enero de 1972 hizo constar como Gerente de la Sociedad peticionaria "Viajes Martel, S. A.», constituida después en 15 de abril de 1972, con ello se irrogaba una personalidad y unas facultades que no tenía, puesto que una cosa es actuar como socio-gestor, que en este caso así lo debía hacer constar y otra cosa es actuar como Gerente, facultades que quedan claramente definidas en los artículos 7 y 71 de la Ley de Sociedades Anónimas , puesto que el Gerente debe ser nombrado como Administrador por la Junta General de la Sociedad, Junta General que no existe antes de la constitución de ésta, puesto que como máximo pueden ser nombrados los primeros en la Junta a efectuar en el acto constitutivo de la Sociedad, por lo tanto la autorización obrante en los expedientes de los registros impugnados es nula por no ostentar su firmante el carácter de Gerente, nulidad que lleva consigo la nulidad de lo actuado con posterioridad y, por tanto, de todos los expedientes; por ello, de acuerdo con los artículos 144, noveno, del Estatuto de la Propiedad Industrial y 6, 7, y 71 de la Ley de Sociedades Anónimas , debió de estimarse el motivo de nulidad de que se trata y declarar nulos los registros impugnados.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruida la parte recurrente unida y comparecida, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don José Antonio Seijas Martínez.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que frente a la sentencia de instancia que, desestimando la demanda, denegó la nulidad, en esta solicitada, de las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial, del nombre comercial número 60.506, de la marca número 664.978 y del rótulo de establecimiento número 102.012, registradas todas estas modalidades como "Viajes Martel, S. A.», que corresponde a la denominación social de la Sociedad demandada, ahora recurrida, se ha formulado el presente recurso de casación que consta de tres motivos, todos ellos amparados en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciándose en el primero la infracción, por violación a causa de su inaplicación, de los artículos 1, 124, primero, 201, c) y d),° y 212, en relación con los artículos 12, 13, 14, 163 y 216, tercero, todos ellos del Estatuto de la Propiedad Industrial , por entender la recurrente que, por prioridad de uso, le corresponde la propiedad de la denominación "Viajes Marthe, S. A. E.», ló que la legitima para ejercitar la acción que en la demanda ha deducido, encaminada a que se declaren las nulidades que tiene interesadas, motivo que ha de decaer, porque si bien es cierto que la Ley no crea la propiedad industrial, limitándose la función de la misma a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en ella se fijan, el derecha que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecha de la prioridad del uso de las distintas modalidades a que dicho texto legal se contrae, conforme establece, en su párrafo segundo, el artículo primero del mencionado Estatuto, no es menos cierto que ante este principio básico de la propiedad de nombres comerciales o marcas que vivan al margen del Registro de la Propiedad Industrial existe la posibilidad de que la inscripción en éste sea también medio de adquisición, como dice el artículo segundo, si bien dicha inscripción no sea constitutiva, sino meramente declarativa, en tanto no se consolide frente a terceros, con respecto al Registro, por el transcurso de tres años, conforme declara el artículo 14 del referido Estatuto , y siendo esto así, es evidente que la recurrente, por la simple prioridad en el uso de su nombre comercial -"Viajes Marthe, Sociedad Anónima Española»- registrado en los Registros de Sociedades Anónimas y Mercantil, que ha venido poseyéndolo con buena fe por tiempo superior a los tres años que marca el artículo 1.955 del Código Civil , para adquirir su propiedad tiene reconocido este derecho que no puede ser enervado por el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de otro nombre comercial de idéntica denominación, como así lo reconoció la sentencia de esta Sala de 2 de marzo de 1966 , la que ha sido ratificada por la de 7 de octubre de 1975, pero este derecho que a todo poseedor legal asiste por esaprioridad de uso extrarregistral, con las condiciones anteriormente expuestas, no le otorga la facultad de anular nombres comerciales o marcas posteriormente registradas que sean similares, porque la protección que el Estatuto de la Propiedad Industrial dispensa a los titulares de nombres comerciales, marcas y rótulos de establecimientos que pueden confundirse con otros anteriores, se supedita a la previa inscripción en el Registro de la modalidad de la propiedad industrial que se trate de amparar, y por ello es imprescindible, para conseguir esa anulación, la previa inmatriculación, como así lo tiene declarado reiterada doctrina jurisprudencial en sentencias, entre otras, de 24 de noviembre de 1947, 26 de mayo de 1956, 21 de noviembre de 1958, 18 de marzo de 1960, 13 de diciembre de 1963, y 14 de marzo de 1969 , doctrina ésta ampliamente ratificada y corroborada por la sentencia anteriormente citada de 7 de octubre de 1975, y que también recoge las de 11 de marzo de 1977 y 23 de abril de 1979 , de acuerdo con el tenor literal de los artículos que como infringidos se alegan, pues el número primero del artículo 124, los apartados c) y d) del 201 y el. 212 , claramente establecen que el error o confusión, o no distinción suficiente, que pudiera determinar la nulidad de una inscripción de nombre comercial, marca o rótulo de establecimiento ha de serlo con relación a otro distintivo de estas diversas modalidades ya registradas con anterioridad a la que se impugne y solicite su nulidad y consiguiente cancelación, pero sin que en ninguno de tales preceptos se comprenda la prioridad extrarregistral en el uso como causa de anulación, y como ésa es la alegada por la recurrente, y siendo un hecho cierto que el nombre comercial, marca y rótulo que en el Registro de la Propiedad Industrial tiene inscritos la recurrida no es idéntica al nombre comercial de la recurrente, al no tenerla registrado en aquél, no puede obtener la nulidad de inscripciones que pretende en base de una similitud gráfica y fonética, pues, como queda expuesto, las normas restrictivas que en cuanto a la concesión de nombres comerciales, marcas o rótulos de establecimiento establece la Ley en razón a dichas similitudes, están condicionadas a la existencia de otras de esas modalidades anteriormente citadas.

CONSIDERANDO que por lo que respecta al segundo motivo, en él se alega violación, por inaplicación, del artículo 124, tercero, relacionado con los artículos 201, c) y d), y 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial , por estimar que siendo el elemento característico de la denominación impugnada en la demanda la palabra "Martel» y correspondiendo ésta a un apellido, sin que esté acreditado se halle autorizada "Viajes Martel, S. A.», para su uso por quien ostente tal apellido, debió declararse la nulidad de los registros del nombre comercial, marca y rótulo bajo cuyo nombre han sido inscritos, mas es indudable que en el caso objeto del litigio del que el recurso dimana no se cumplen los requisitos que el citado número tercero del artículo 124 exige para la no admisión en el Registro de la Propiedad Industrial, como distintivo de las modalidades inscritas, y que es objeto de impugnación y petición de nulidad con su consiguiente cancelación, la denominación con la que aparecen registradas, que es la de "Viajes Martel, S. A.», pues siendo ésta la razón social perteneciente a la entidad recurrida, es visto la ausencia del supuesto que, como necesario para declarar su nulidad, el citado precepto legal requiere.

CONSIDERANDO que igualmente ha de ser desestimado el tercero y último de los motivos articulados, en el que se acusa la violación, también por inaplicación de los artículos 6, 7 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 144, número noveno, del Estatuto de la Propiedad Industrial , ya que, según la recurrente, debían ser declaradas nulas de pleno derecho los registros del nombre comercial, número 60.506, marca número 664.978 y rótulo de establecimiento número 102.012, todos con la denominación "Viajes Martel, S. A.», porque la persona que firmó la autorización al Agente de la Propiedad Industrial lo hizo en calidad de gerente de la Sociedad peticionaria de las respectivas inscripciones, habiéndose constituido ésta muy posteriormente, pero es lo cierto que si bien la personalidad jurídica de las sociedades anónimas no se obtiene hasta su inscripción en el Registro Mercantil, conforme al citado artículo sexto de la mencionada Ley , el artículo 7 de la misma autoriza a los gestores para, realizar los actos necesarios para la constitución del ente social, y actos de esta naturaleza fueron los realizados por dicho autorizante, como gestor de la sociedad en constitución, dada la finalidad que como Agencia de Viajes iba a ser el objeto social de la misma, habiéndose interesado por aquél los registros de plena conformidad con lo que el número noveno del artículo 144 del Estatuto requiere, y además, en todo caso, las inscripciones regístrales fueron aceptadas y ratificadas por la Sociedad en la forma que el artículo 7 , anteriormente citado, previene.

CONSIDERANDO que por lo expuesto procede desestimar el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, a la que se devolverá el depósito necesariamente constituido, al no darse el supuesto que para su obligatoria constitución, previene el artículo 1.698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por "Viajes Marthe, S. A. E.», contra la sentencia que en 30 de enero de 1978 dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca , se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas y devolución del depósito innecesariamente constituido; y líbrese a la citada Audiencia lacertificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado», e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Julio Calvillo Martínez.-José Beltrán de Heredia y Castaño.-Manuel González Alegre y Bernardo.-José Antonio Seijas Martínez.-Jaime Castro García.- Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el excelentísimo señor don José Antonio Seijas Martínez, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.

Madrid, 15 de febrero de 1979.-José María Fernández.-Rubricado.