STS, 20 de Enero de 2010

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 722/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 3 de julio de 2007 , cuyo fallo dice literalmente:

« Que debemos estimar y estimamos el presente recurso Contencioso-Administrativo número 722/2005, interpuesto por Z.Z.J., S.A. contra la resolución de fecha de 21 de febrero de 2005, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 1 de junio de 2004, por la que se concedía la Marca nacional mixta "MATRÍCULA", núm. 2.556.817 5 Clase 38ª Y 41ª del Nomenclátor, que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico; y debemos acordar y acordamos que se proceda a la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca nacional mixta "MATRÍCULA", núm. 2.556.817 5 Clase 38ª Y 41ª del Nomenclátor, conforme dispone la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas . » .

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantilRECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil UNIDAD EDITORIAL, S.A. (entidad que ha absorbido a la entidad mercantil RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A.) recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 14 de enero de 2008 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que teniendo por presentado este presente escrito con los documentos que al mismo se acompañan y sus copias respectivas se sirva admitirlo y tenga por formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma legal, y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de 3 de julio de 2007 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 722/2005 dictando otra por la que se acuerde la CONFORMIDAD A DERECHO de la resolución administrativa dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordó la denegación de la marca núm. 2.556.817, MATRÍCULA, con gráfico, para distinguir servicios incluidos en las clases 38 y 41 . » .

CUARTO.- Por Providencia de fecha 20 de febrero de 2009, se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de fecha 14 de abril de 2009, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil Z.Z.J., S.A.), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1º.- El Abogado del Estado en escrito presentado el 29 de abril de 2009, manifiesta que «se abstiene de evacuar dicho trámite».

2º.- El Procurador Don Julián Sanz Aragón, en representación de la entidad mercantil Z.Z.J., S.A., presentó escrito el 3 de junio de 2009, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que, teniendo por presentado este escrito y por formulada oposición en nombre de Z.Z.J., S.A. contra el recurso de casación interpuesto y formalizado por UNIDAD EDITORIAL, S.A. contra la Sentencia de 3 de julio de 2007 (Autos 722/2005 ), acuerde admitirlo y, previos los trámites legales oportunos, dicte en su día Sentencia desestimando dicho recurso, confirmando, en consecuencia, la Sentencia recurrida.

Todo ello con expresa imposición de costas causadas al recurrente .».

SEXTO.- Por providencia de fecha 2 de diciembre de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 13 de enero de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la Compañía UNIDAD EDITORIAL, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2007 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Z.Z.J., S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de febrero de 2005, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.556.817 "MATRÍCULA" (mixta), que ampara servicios en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 1 de julio de 2004.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo y acuerda la inscripción de la marca solicitada en la Oficia Española de Patentes y Marcas, con base en las siguientes consideraciones, que, sustancialmente, se exponen en el fundamento jurídico octavo:

« [...] Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente" -Sentencias de 14, 21, 21, 28, 28, de noviembre de 1996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297) y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273 ) -.

Así las cosas la Sección estima que debe anularse la resolución recurrida y porque los sectores a los que se refieren son absolutamente distintos, lo que determina que no pueda producirse ningún riesgo de confusión. » .

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil UNIDAD EDITORIAL, S.A. se articula en la formulación de tres motivos de casación:

En el primer motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción del artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24 de la Constitución, se denuncia que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso contencioso-administrativo, relativa a que la marca aspirante se encuentra incursa en la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , por la existencia de plena incompatibilidad con la marca prioritaria número 2.438.135 "MATRÍCULA", con gráfico, derivada de su identidad denominativa y fonética.

El segundo motivo de casación, también fundado con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, imputa a la sentencia recurrida la vulneración de los artículos 24 y 120 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por falta de motivación, en cuanto que, según se aduce, la sentencia recurrida «no contiene el más mínimo razonamiento, en base al cual podríamos conocer de una forma clara, precisa y suficiente los hechos, motivos o circunstancias valorados por la Sala para llegar a la conclusión expuesta» de estimación del recurso contencioso-administrativo.

El tercer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, y, en concreto, del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, reprocha a la Sala de instancia el error padecido en el análisis de la similitud entre las marcas enfrentadas en su aspecto aplicativo, puesto que debió haber estimado la confundibilidad de las marcas de idéntica denominación "MATRÍCULA" que amparan productos y servicios claramente relacionados.

CUARTO.- Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia por falta de motivación.

Procede estimar la prosperabilidad del segundo motivo de casación, que examinamos prioritariamente, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en una defectuosa motivación, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el invocado artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , que prescribe que «las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación y valoración de laspruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho», debiendo «incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón», ya que, no obstante contener una extensa selección de los criterios jurídicos formulados por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en materia de Derecho de Marcas, elude proyectar dicha doctrina jurisprudencial de forma razonada sobre el caso controvertido, al limitarse a declarar que «los sectores [...] son absolutamente distintos, lo que determina que no pueda producirse ningún riesgo de confusión», de modo que no se justifica cuáles han sido las razones concretas que fundamentan la decisión judicial, lo que estimamos lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva que proclamado en el artículo 24 de la Constitución, que garantiza como contenido esencial primario el derecho a obtener una respuesta congruente fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes.

En efecto, la lectura de los fragmentos de la sentencia recurrida, que hemos transcrito, autoriza la afirmación de que la Sala de instancia ha incurrido en una manifiesta falta de motivación, en cuanto que no realiza un juicio pormenorizado sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas confrontadas desde la perspectiva denominativa y aplicativa, puesto que no se explicita el proceso lógico jurídico que conduce a la Sala de instancia al fallo que, en este supuesto concreto que examinamos, exigiría motivar el grado de vinculación aplicativa entre los productos amparados por la marca prioritaria en la clase 16 y los servicios reivindicados por la marca solicitada en clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y determinar si la decisión de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas había o no quebrantado el principio de especialidad.

A estos efectos, resulta adecuado consignar la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la sentencia 160/2009, de 29 de junio , en relación con la exigencia de motivación que se infiere del artículo 24 de la Constitución:

« La STC 94/2007, de 7 de mayo (FJ 6 ), recoge los rasgos fundamentales de la doctrina consolidada de este Tribunal en relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales como contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 CE , «Sirviéndonos a este fin de la precisa síntesis contenida en la STC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4 , cabe subrayar que: `a) El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. b) El deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial (SSTC 14/1991, 175/1992, 105/1997, 224/1997 ), sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (STC 165/1999, de 27 de septiembre ) y, en segundo lugar, una fundamentación en Derecho (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, y 173/2003, de 29 de septiembre ). c) La suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4 )» .».

En la sentencia constitucional 104/2009, de 4 de mayo , se delimita el contenido y el alcance del deber de motivación de los órganos judiciales en los siguientes términos:

« Este Tribunal Constitucional, por lo que hace al primer motivo de amparo que alega la entidad recurrente, ha sentado una reiterada doctrina según la cual el artículo 24.1 CE , que no garantiza el acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación del Derecho, sí exige, sin embargo, que la respuesta judicial a las pretensiones de las partes esté motivada con un razonamiento congruente fundado en Derecho. Y en relación a esta dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ), la STC 214/1999, de 29 de noviembre , afirma que «cuando lo que se debate es, como sucede en este caso, la selección, interpretación y aplicación de un precepto legal que no afecta a los contenidos procesales típicos del artículo 24.1 CE o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece deuna motivación o razonamiento que merezca tal nombre», criterio que hemos reiterado posteriormente (por todas, STC 96/2006, de 27 de marzo, FJ 6 ) .».

Asimismo, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo ha formulado de forma constante y reiterada el principio de que los Tribunales de Justicia fundamenten razonadamente las resoluciones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

« El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero , acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994 , Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo . » .

El cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, según se afirma en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas .

Por ello, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la doctrina del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado, estimamos que la Sala de instancia ha incurrido en un manifiesto déficit de motivación, puesto que constatamos que en la fundamentación de la sentencia recurrida no se responde con la extensión y la precisión debidas a argumentos jurídicos planteados en el escrito de demanda y en el escrito de contestación a la demanda, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y la concurrencia del presupuesto de similitud aplicativa que era determinante de la decisión del juzgador, al comprobarse que sólo aparentemente hay un pronunciamiento razonado sobre el fondo de la controversia jurídica planteada, lo que constituye vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución y de la exigencia de motivación a que alude el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el segundo motivo de casación formulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil UNIDAD EDITORIAL, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2007 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 722/2005, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, debemos pronunciarnos sobre la licitud de la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de febrero de 2005.

QUINTO.- Sobre los motivos de impugnación de la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de febrero de 2005.

Procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaciónprocesal de la entidad mercantil Z.Z.J., S.A., puesto que consideramos que la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada de 21 de febrero de 2005 es disconforme a Derecho, en lo que concierne a la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , respecto de la marca aspirante número 2.556.817 "MATRÍCULA" (mixta), en clase 41, en relación con los servicios reivindicados de esparcimiento y diversión y actividades culturales y deportivas, ya que, aunque apreciamos que existe identidad denominativa, valoradas las marcas confrontadas desde una visión de conjunto, y, asimismo, similitud aplicativa que genera riesgo de asociación sobre el origen empresarial, respecto de los servicios reivindicados en la clase 38 (servicios de telecomunicaciones) y en algunos de la clase 41 (servicios de educación y formación), dicho riesgo desaparece en relación con los concretos servicios que hemos identificado, porque no son similares a los productos amparados por la marca prioritaria número 2.438.135 "MATRÍCULA", en clase 16, que incluye publicaciones, revistas y libros y material de instrucción o de enseñanza.

En efecto, estimamos que la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, incurre en una aplicación inadecuada del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», al declarar que «no procede el registro de la misma marca, pues se podría producir confusión en el mercado y una falsa asociación entre los productos y servicios designados», puesto que quebranta el principio de especialidad, al no detenerse a analizar pormenorizadamente la existencia de disimilitud entre determinados servicios reivindicados en la clase 41 por la marca aspirante número 2.556.817 "MATRÍCULA" (mixta), y los productos amparados por la marca prioritaria oponente.

Se constata, por tanto, que la Directora General de la Oficina registral, al resolver el recurso de alzada, revocando la precedente decisión administrativa de concesión, no ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y que, como se advierte en la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, puesto que no ha tenido en cuenta el grado de separación aplicativa respecto de los servicios considerados en clase 41.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Aunque no aceptemos en su integridad la tesis que propugna la entidad mercantil recurrente en la instancia, concerniente a la plena compatibilidad de las marcas enfrentadas por la inexistencia de riesgo de confusión, sí que cabe estimar, que la Directora General de la Oficina registral se aparta, en relación con la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , de los criterios jurisprudenciales que hemos estimado adecuados para efectuar el juicio comparativo entre las marcas en conflicto, siguiendo las pautas jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, porque, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que, como hemos argumentado, incurre en error al apreciar, deforma indiferente, la similitud aplicativa entre los productos y servicios que amparan las marcas enfrentadas, sin tomar en consideración que no existe vinculación relevante entre determinados servicios reivindicados en clase 41 con los productos protegidos en clase 16 por la marca anterior oponente, ya que la eficacia obstaculizadora de la marca prioritaria no puede extenderse a productos o servicios en los que no se aprecia similitud denominativa, fonética, gráfica, conceptual y aplicativa.

Procede advertir que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los servicios designados por la marca solicitada, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de la marca que tiene el usuario de los servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión y del riesgo de asociación.

En este sentido, se aprecia que la Directora General de la Oficina Registral incurre en un claro error de apreciación al estimar que las marcas enfrentadas no pueden convivir en el mercado en el sector de los servicios de esparcimiento y diversión y los servicios de actividades deportivas y culturales, al deber valorar que en el público reconocido como pertinente en la utilización de dichos servicios, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es una persona informada razonablemente, atenta y perspicaz, no se produce error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial de dichos servicios.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores y usuarios que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma inadecuada por la Directora General de la Oficina registral al desatender estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación sin analizar o distinguir de forma concreta la distinta naturaleza de los productos y servicios designados por las marcas confrontadas.

No resulta ocioso consignar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

« En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas , también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ».

La existencia de «multitud de precedentes registrales que avalaría la concesión de la marca enjuiciada», no resulta determinante de la concesión de la marca en la integridad de los servicios reivindicados en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, puesto que cabe estimar adecuada la aplicación de la prohibición de registro de la marca novel en los servicios concretos en las clases 38 y 41, dada la existencia de un elevado grado de similitud aplicativa que hemos expuesto, entre los servicios de telecomunicaciones y los servicios de educación y formación, con los productos designados en clase 16, que protege la marca prioritaria, que no se compensa por las diferencias gráficas entre las marcas confrontadas, debido a la plena identidad de las denominaciones de los signos en pugna, que constituye el elemento predominante desde una visión global y de conjunto, que evidencia la producción de riesgo de confusión y de riesgo de asociación.

Por ello, procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Z.Z.J., S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de febrero de 2005, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.556.817 "MATRÍCULA" (mixta), para amparar servicios en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declara disconforme a Derecho en los términos fundamentados, procediendo el registro de la marca en la clase 41, para designar servicios de esparcimiento y diversión y servicios de actividades deportivas y culturales.

SEXTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni de las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Primero.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil UNIDAD EDITORIAL, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2007 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 722/2005, que casamos.

Segundo.- Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Z.Z.J., S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de febrero de 2005, que se anula parcialmente, exclusivamente en lo que se refiere a la denegación de la inscripción de la marca número

2.556.817 "MATRÍCULA" (mixta), en clase 41, respecto de los servicios de esparcimiento y diversión y servicio de actividades deportivas y culturales, confirmando la licitud de la denegación de la marca aspirante en clase 38 y en clase 41, respecto de los servicios comprendidos de educación y formación.

Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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