STS, 22 de Octubre de 2009

Primero.- "Hilti Aktiengesellschaft" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 838/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 2004, confirmado el 22 de marzo de 2005, que denegó la inscripción en España de la marca internacional número 803.195.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 13 de julio de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, declarando haber lugar a la demanda, estime el recurso y revoque las expresadas resoluciones registrales, decretando, en consecuencia, la concesión de la marca internacional 803.195 (figurativa), para los productos que reivindica en las clases 6, 7, 8, 9 y 20 del Nomenclátor Internacional".

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de septiembre de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ."

Cuarto.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de diciembre de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Hilti Aktiengesellschaft, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de marzo de 2005 que, en alzada, confirma acuerdo del mismo órgano de fecha 21 de septiembre de 2004. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

Quinto.- Con fecha 13 de mayo de 2008 interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1512/2008 contra la citada sentencia, fundado en el siguiente motivo: Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "en relación con los artículos 4.1 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 dediciembre, de Marcas , y artículos 6 quinquies del Convenio de la Unión de París y 5 del Arreglo de Madrid, así como jurisprudencia concordante".

Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Séptimo.- Por providencia de 19 de junio de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de diciembre de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Hilti Aktiengesellschaft" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción en España de la marca internacional número 803.195, para distinguir productos de las clases 6, 7, 8, 9 y 20 del Nomenclátor Internacional.

La marca se identifica con un color rojo (en la clasificación o código cromático más difundido internacionalmente, el de la empresa pantone, corresponde al número C32) sin más. En la terminología de esta rama del ordenamiento, se pretende la inscripción de un "color per se" .

Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que "el signo solicitado, que es el color rojo (pantone C32) por sí mismo, no cumple la función de identificar un origen empresarial que exige el citado artículo 4.1 al decir que el signo '...sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras'. En cuanto a las alegaciones efectuadas en el cuerpo del recurso de haber ganado distintividad por el uso, por lo que podría tener acceso al registro según lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas , hay que hacer las siguientes consideraciones. De la documentación aportada se desprende que la imagen corporativa del solicitante está asociada al color rojo. Sin embargo no queda probado que el color rojo (pantone C32) reivindicado haya adquirido distintividad por sí solo, independientemente de la denominación 'Hilti'. Por tanto, se ha de concluir que el signo solicitado no tiene capacidad distintiva ni la ha logrado por el uso".

Tercero.- El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo tras rechazar, en primer lugar, las alegaciones de la demandante sobre el transcurso del plazo de que disponía el organismo registral para resolver (fundamento jurídico cuarto de la sentencia de instancia). En el fundamento jurídico quinto expuso el contenido del acto impugnado y en el sexto transcribió varios epígrafes de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 25 de septiembre de 2002 sobre las marcas consistentes en colores para, acto seguido, negar que la solicitada fuera registrable en España. Por último, en el fundamento jurídico sexto rechazó la tesis de la demanda sobre la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París y en el artículo 5 del Arreglo de Madrid.

Dado que sobre cada una de estas cuatro cuestiones versarán los diversos apartados del motivo único de casación interpuesto por la sociedad recurrente, reproduciremos cuando sea menester las consideraciones de la Sala de instancia sobre cada una de ellas.

Cuarto.- En el primer y en el segundo apartado del referido motivo, que se formula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente considera que el tribunal de instancia ha infringido los artículos 4.1 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al no admitir que la marca aspirante tenga distintividad.

A juicio de aquella sociedad, el nuevo signo es apto para distinguir sus productos propios de los ajenos. Considera que "el concepto establecido por el artículo 4 de la Ley de Marcas [...] debe interpretarse en un sentido amplio" y que, según los criterios interpretativos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el color rojo pantone C32 "cumple con los requisitos numerados en el citado artículo, esto es, se trata de un signo, es susceptible de representación gráfica y permite distinguir en el mercado los productos de la empresa Hilti Aktiengesellschaft de los de otra [...]".

El examen de esta parte del motivo debe venir precedido de la exposición de la doctrina general que hemos sentado al resolver, por sentencia de 27 de marzo de 2006, el recurso de casación número 819/2003. Aun cuando se refieren a la situación legislativa previa a la Ley 17/2001 , sus consideraciones son aplicables en lo sustancial también a ésta. Dijimos en aquella sentencia lo siguiente:

"[...] La aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de los productos comerciales ha sido, después de una evolución histórica que no es del caso relatar, finalmente admitida tanto en España como en otros Estados y en el ordenamiento comunitario. En nuestro país, según la redacción del artículo 11.1.g) de la Ley 32/1988 , pueden ser objeto de registro siempre que dichos colores vengan 'delimitados por una forma determinada'.

En el ámbito comunitario, cuya regulación inspira decididamente nuestra Ley 32/1998, tanto la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, han sido interpretados por la jurisprudencia comunitaria en el sentido de que sus respectivos artículos relativos a los motivos de denegación de carácter absoluto admiten, bajo determinadas condiciones, el carácter distintivo de los colores, asociados o no a formas determinadas, siempre que los colores o las combinaciones de colores sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Habida cuenta de que los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104 están formulados en términos comparables a los de los artículos 4 y 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento 40/94 , la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en supuestos relativos a marcas nacionales (al resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales de los diferentes Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 89/104 , de aproximación de legislaciones) no difiere de la dada en esta materia al resolver los recursos de casación interpuestos contra sentencias del Tribunal de Primera Instancia que, a su vez, habían resuelto recursos contra decisiones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior o de sus Salas de recurso en relación con marcas comunitarias sujetas al Reglamento 40/94 .

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre el registro como marca de un determinado color en el marco de la Directiva 89/104/CEE (que es la que aquí más importa, por establecer las pautas comunes a las legislaciones nacionales en el marco de un sistema de aproximación de éstas) en la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel Groep BV (asunto C-104/01 ) a la que siguió la dictada el 24 de junio de 2004, en el asunto Heidelberger Bauchemie GmbH (asunto C-492/02). Dado que las cuestiones prejudiciales formuladas en uno y otro por el Consejo de Estado neerlandés y por el Bundespatentgericht alemán, de manera especial la remitida por el primero en el asunto Libertel Groep BV, fueron lo suficientemente amplias como para que el Tribunal de Justicia pudiera definir los criterios generales aplicables al registro de colores en el marco del sistema de legislaciones nacionales aproximadas (esto es, en interpretación de la Directiva citada), es innecesario volver a formular otra cuestión prejudicial respecto del mismo tema.

Sobre el mismo problema, pero ya interpretando el Reglamento 40/94 , la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004 , KWS Saat AG (recurso de casación C-447/02) confirmó la improcedencia de registrar un determinado color para identificar semillas vegetales y respecto de los problemas registrales que plantean colores asociados a diferentes formas tridimensionales, de nuevo en aplicación del Reglamento 40/94, el Tribunal de Justicia se pronunció en la sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble (recursos de casación acumulados C-468/01 a 472/01 P).

[...] Sin ánimo de transcribir ni de resumir siquiera una doctrina que presenta numerosos matices y en la que el análisis de cada uno de los signos individualmente analizados tiene una indudable trascendencia para el fallo, dado que su examen no debe hacerse de modo abstracto, sí resulta oportuno reseñar algunos de los principios más relevantes de la doctrina que sientan las sentencias citadas:

1. El color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

2. Es, en principio, contraria al interés general la restricción indebida de la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro de la nueva marca.

3. En el caso de combinaciones de colores delimitados por formas, es preciso analizar si el consumidor medio puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de los colores a la vista de la impresión de conjunto producida por esa combinación."Quinto.- Siendo cierto que como tal prohibición absoluta de registro ha desaparecido en la nueva Ley 17/2001 la que contenía el artículo 11.1.g) de la Ley de Marcas 32/1988 y, en consecuencia, no existe ya impedimento legal expreso para que "el color por sí solo" (esto es, al margen de su asociación a una forma) pueda constituir una marca, permanece en todo caso la exigencia de distintividad del signo cuyo registro se pretende.

En la medida en que la nueva Ley 17/2001 confiesa desde su exposición de motivos el propósito de atenerse a la armonización comunitaria en materia de marcas, esto es, a lo dispuesto en la ya citada Directiva 89/104/CEE (designio que, como ha quedado expuesto, también inspiró a la Ley 32/1988 ) para conseguir "una plena transposición" de ésta, es lógico que la interpretación de sus preceptos deba tomar en consideración la doctrina sentada por las sentencias del Tribunal de Justicia que se acaban de señalar, en el particular extremo de la aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de productos comerciales.

Pues bien, a partir de esta premisa, el primer apartado del motivo único de casación no podrá prosperar. El color que la empresa recurrente trata de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos no deja de ser un rojo usual en el mercado que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Ya hemos recordado el criterio de que el interés general se opone, en principio, a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Difícilmente puede admitirse que el color reivindicado pudiera ser registrable ab initio como exclusivo de una determinada empresa para distinguir una muy amplia gama de productos industriales, contenedores metálicos, herramientas eléctricas, sistemas de fijación y demolición, aparatos de medidas y todos los demás que, correspondientes a las clases 6, 7, 8, 9 y 20 del Nomenclátor Internacional, se relacionaban en la solicitud de inscripción.

Es cierto, sin embargo, que existe la posibilidad de registro, en algunos casos excepcionales, condicionada a que se demuestre cumplidamente que el público consumidor asocia inequívocamente un determinado color a un signo bien conocido. La reivindicación a título exclusivo de aquel color sólo es posible en los casos, extraordinarios, en que su carácter distintivo hubiera podido surgir a resultas del uso previo que se hubiera hecho de él en cada uno de los respectivos países.

Como es bien sabido, el artículo 3.3 de la Directiva 89/104 permite no aplicar los motivos absolutos de denegación de registro referidos en las letras b), c) o d) del apartado primero si la marca solicitada, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. En sentido análogo se pronuncia el artículo 5.2 de la Ley española 17/2001 : el motivo de denegación previsto en la letra b) del apartado primero (que el signo carezca de carácter distintivo) no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

La inscripción del nuevo signo hubiera requerido que "Hilti Aktiengesellschaft" demostrara cómo los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el tan repetido color rojo a sus productos, dotándole sobrevenidamente del carácter distintivo al que se refieren los dos preceptos citados. Y, al apreciar las pruebas aportadas al proceso de instancia (limitadas a los documentos del expediente, pues no se solicitó el recibimiento a prueba en aquél) según acto seguido examinaremos, el tribunal de instancia ha concluido que aquel hecho no ha sido debidamente acreditado.

En el segundo apartado del motivo único sostiene la recurrente que su signo "goza de distintividad sobrevenida a través del uso que de él ha llevado a cabo", a los efectos previstos en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas . Expone, a estos efectos, como ya hiciera en la demanda, que ha utilizado el signo cromático en España durante muchos años, que ha efectuado grandes inversiones publicitarias para difundirlo y que aquél goza de reconocimiento en el mercado como indicador de la procedencia empresarial.

Afirmaciones todas ellas referentes a meras cuestiones de hecho y de valoración de la prueba que no podemos tener por acreditadas ante la conclusión adversa que el tribunal de instancia hizo al respecto y que debe ser respetada en casación: "de la documental aportada, aún cuando los productos vayan dirigidos a un sector especializado, sólo se deduce la utilización del color pretendido en todos los formatos de propaganda o comunicación con clientes pero no que ese color sea el determinante del conocimiento que pueda tener el sector de sus productos ya que el mismo viene siempre asociado al propio nombre de la empresa. Es por ello que no cabría admitir la apropiación del color por parte de la recurrente en nuestro país".

Sexto.- En el tercer apartado del motivo único se imputa al tribunal de instancia la infracción del artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París. La tesis de la recurrente parte de que tiene registrada la marca en un país de origen (Liechtenstein) desde el 29 de agosto de 2002 y que siendo aquelpaís, al igual que España, miembros del citado Convenio, la aplicación de la cláusula "telle quelle" debería conducir a la inscripción del signo en España. A tenor de aquel precepto, que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es") aquéllas podrán ser rehusadas para su registro, entre otros supuestos, "cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo".

Tampoco esta alegación puede ser acogida, basada como está en la premisa de que "la marca rojo pantone c32, objeto de controversia, posee carácter distintivo". Sin necesidad de acudir a una interpretación extensiva de las excepciones, lleva razón el tribunal de instancia cuando rechaza la aplicación del párrafo

C.1 del artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París al estimar que el color que se pretende inscribir no tiene carácter diferenciador. Desprovisto como está de carácter distintivo -según en los fundamentos precedentes hemos corroborado- puede serle aplicada la causa o excepción prevista en el apartado B.2 del mismo artículo 6 quinquies.

Séptimo.- En el último apartado del motivo la sociedad recurrente afirma que el tribunal de instancia no ha respetado los artículos 1 y 5 del Arreglo de Madrid (Acuerdo relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891 ).

El juego combinado de los apartados primero y segundo de dicho artículo 5 tiene como resultado que en los países cuya legislación lo autorice, entre los que se cuenta España (artículos 79 y siguientes de la Ley 17/2001 ), las Administraciones a las que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la petición de extensión de la protección, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse protección a dicha marca en sus territorios, rechazo que debe acordarse antes de finalizar un año contado a partir del registro internacional de la marca o de la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el artículo 3 ter.

Sostiene la recurrente que el "depósito" de la marca internacional número 803.195 "tuvo lugar el día 12 de febrero de 2003 y el rechazo de la Oficina Española de Patentes y Marcas no fue declarado hasta 25 de marzo de 2004, por lo que el período máximo de un año establecido en el Arreglo de Madrid había expirado. Por tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas había perdido la facultad de declarar que no podía concederse protección a la marca en cuestión en el territorio español".

Ocurre, sin embargo, que según el relato de los hechos que el tribunal de instancia da como probados -y que han de respetarse en casación -la fecha inicial de apertura del plazo fue el 26 de junio de 2003, de modo que no había transcurrido el año en la fecha final de denegación. Afirma a este respecto el tribunal de instancia que "aun cuando no conste efectivamente el boletín sí aparece en el expediente la fecha, en la base de datos de situación jurídica de expedientes, indicándose que el inicio del plazo para el rechazo se producía el 26 de junio de 2.003 por lo que si el rechazo provisional fue el 25 de marzo de 2.004, o sea, antes del año de plazo establecido, no puede entenderse caducado el citado plazo".

La recurrente no llega a combatir propiamente estas consideraciones del tribunal de instancia. No discute que se trataba en este caso de la extensión territorial de la protección, consecutiva a una solicitud expresa, y se limita a afirmar, como hecho distinto del que aprecia el tribunal y sin la debida crítica a esta parte de la sentencia, las frases ya transcritas sobre el "depósito" de la marca internacional. En concreto, no se refiere al razonamiento que el tribunal de instancia hace, sobre la base de los datos que constan en la consulta informática de los expedientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cuanto a la fecha de apertura del plazo para denegar, como momento temporal distinto de la "fecha de solicitud".

Formulado en los términos que se dejan expuestos, el último apartado del motivo de casación debe ser también desestimado.

Octavo.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

No ha lugar al recurso de casación número 1512/2008, interpuesto por "Hilti Aktiengesellschaft" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 4 de diciembre de 2007 , recaída en el recurso 838 de 2005. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.