STS, 17 de Septiembre de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Septiembre 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 786/2.008, interpuesto por PROGOURMET, S.A., representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 27 de septiembre de 2.007 en el recurso contencioso- administrativo número 771/2.005, sobre inscripción de marca nº 2.563.747 "SALÓN DEL CLUB DE GOURMETS".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y EL CORTE INGLÉS, S.A., representada por el Procurador D. César Berlanga Torres.
PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia de fecha 27 de septiembre de 2.007 , estimatoria del recurso promovido por El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 27 de julio de 2.004 y 23 de marzo de
2.005. La primera de dichas resoluciones concedía el registro de la marca nº 2.563.747 "SALÓN DEL CLUB DE GOURMETS", de tipo denominativo, para parte de los servicios solicitados por Club G, S.A. -quien posteriormente transfirió sus derechos sobre la marca a Progourmet, S.A.- en la clase 35 del nomenclátor, y por la segunda se desestimaba el recurso de alzada interpuesto por la oponente, El Corte Inglés, S.A., contra la mencionada resolución, confirmada así en vía administrativa.
SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de enero de 2.008 , al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de Progourmet, S.A. ha comparecido en forma en fecha 10 de marzo de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia;
- 2º, que se basa en el mismo apartado del precepto procesal citado que el anterior, también por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia;
- 3º, igualmente amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de la jurisprudencia, y
- 4º, basado en el apartado 1.c) del reiterado precepto procesal, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 24.1 de la Constitución.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anula la recurrida, declarando la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de julio de
2.004 y 23 de marzo de 2.005 que acordaron la concesión de la marca nº 2.563.747, resoluciones que son ajustadas a Derecho.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 15 de septiembre de
2.008 .
CUARTO .- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se desestime el mismo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida El Corte Inglés, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia desestimándolo y confirmando íntegramente la sentencia recurridas, todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.
QUINTO .- Por providencia de fecha 13 de mayo de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 9 de septiembre de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
PRIMERO .- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Progourmet, S.A., impugna en el presente recurso la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 27 de septiembre de 2.007 por la que, se estimó el recurso de El Corte Inglés, S.A., y se anuló la concesión de la marca denominativa nº 2.563.747 "Salón del Club de Gourmets" para determinados servicios de la clase 35 (en particular, para servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial y trabajos de oficina, y especialmente servicios de organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios). El Corte Inglés se había opuesto a la concesión de la misma en defensa de su marca prioritaria en la misma clase nº 1.817.328, de tipo mixto, "Club del Gourmet, en ... El Corte Inglés".
La Oficina Española de Patentes y Marcas había concedido la marca en litigio para los servicios indicados, si bien la había denegado para los "servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes informáticas mundiales de todo tipo de productos alimenticios, bebidas, tabaco, publicaciones y revistas" por incurrir en la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ).
La Sentencia impugnada justifica la estimación del recurso contencioso administrativo entablado por El Corte Inglés en las siguientes razones jurídicas:
" CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, la nacional núm. 2.563.747 SALON DEL CLUB DE GOURMETS, en la clase 35, para " servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial y trabajos de oficina; y especialmente servicios de organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios "; y la marca nacional nº 1.837.328 CLUB DEL GOURMET, EN EL CORTE INGLES, en la clase 35 en todos sus productos y servicios, cuya titularidadcorresponde a la mercantil recurrente.
QUINTO.- [...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca, pues no existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de la marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades son de tales que existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma prácticamente igual y no son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente y gráficamente por lo que procede estimar el presente recurso. Pero es que, además, como también hemos sentado ya en abundante jurisprudencia y basta como referencia la STS 4 de julio de 2.005 (RJ 2005/5202 ), la exclusión plena del riesgo de confusión y asociación supone por si misma la imposibilidad de aprovechamiento de la reputación de otra marca, el cual requiere algún tipo de confundibilidad o posibilidad de asociación para que una marca pueda efectivamente usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por otra en su actividad comercial (Sentencias de 20 de julio de 2004 -RC 2.213/2001 [RJ 2004\5369]- y de 18 de diciembre de 2003 -RC
6.474/1999 [RJ 2003\9049 ]-), y tal ocurre en el caso de autos donde aún no discutiendo el prestigio de la marca oponente lo cierto es que la gran igualdad existente lleva, como ya se dijo, a estimar íntegramente el presente recurso." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)
El recurso se formula mediante cuatro motivos, de los que los tres primeros se amparan en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y el cuarto en el apartado 1 .c) del mismo precepto legal. En el primer motivo se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y de su jurisprudencia, por error en el procedimiento de comparación entre las marcas enfrentadas. El segundo motivo se basa en la infracción del mismo precepto y jurisprudencia, por no haberse apreciado diferencias entre los ámbitos aplicativos de las marcas respectivas. En el tercer motivo se alega la infracción de la jurisprudencia en relación con el criterio de comparación global y unitaria entre las marcas. Finalmente, en el último motivo, acogido al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisprudencial, se aduce que la Sentencia recurrida incurre en contradicción interna en su juicio comparativo, incongruencia omisiva sobre varias alegaciones de la demanda, y falta de motivación por no referirse de manera específica a las marcas en litigio.
SEGUNDO .- Sobre el primer motivo, relativo a la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y su jurisprudencia aplicativa.
En el primer motivo la parte recurrente aduce la infracción del precepto invocado porque la jurisprudencia aplicativa en que se apoya la propia Sentencia impugnada requiere que la comparación entre marcas enfrentadas debe evaluar de forma unitaria y ponderada los signos respectivos. Sin embargo, según la recurrente no se habría realizado en el caso de autos una comparación unitaria y de conjunto de las marcas en litigio, ya que existen entre ellas diferencias fonéticas, denominativas y gráficas que no han sido tenidas en cuenta. La Sentencia se refiere a la inexistencia de diferencias suficientes pero sin especificar la respectiva relevancia tanto de los elementos comunes como de los específicos de cada marca, aparte del gráfico de la marca prioritaria. Asimismo y entre otras consideraciones, indica la recurrente que es poseedora de la marca prioritaria nº 799.227 "Club de Gourmets", que no fue obstáculo para la concesión en su momento de la marca opuesta ahora "Club del Gourmet ... en El Corte Inglés" precisamente por el elemento diferencial constituido por los vocablos "en El Corte Inglés", cuyo valor distintivo afirma que también ahora debería ser tenido en cuenta.
El motivo debe ser estimado. Tiene, en efecto, razón la parte recurrente en que la Sentencia impugnada no ha respetado el criterio jurisprudencial alegado de que ha de efectuarse una ponderación entre todos los elementos que integran cada una de las marcas enfrentadas, acreditando la realización de un juicio global y unitario sobre cada signo -argumento también invocado en el tercer motivo, que puede considerarse subsumido en éste primero-. Por un lado la Sentencia de instancia incurre en flagrante contradicción al afirmar que "las marcas enfrentadas suenan al oído de forma prácticamente igual y no son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos" y, seguidamente que "siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente y gráficamente por lo que procede estimar el presente recurso", cuando lo cierto es que el recurso se estima por la primera de las afirmaciones, esto es, por el supuesto riesgo de confusión entre ambas marcas. Pero sobre todo, aunque pudiera entenderse que tan claracontradicción -denunciada también en el cuarto motivo- ha de atribuirse a un error de redacción, lo cierto es que en ningún momento la Sala justifica su juicio de confundibilidad de manera satisfactoria, indicando de manera específica y no con afirmaciones genéricas que valen para cualquier supuesto -inconcreción de la respuesta asimismo denunciada como incongruencia omisiva y falta de motivación en el citado cuarto motivo- porqué los términos y el gráfico que diferencian a las marcas enfrentadas no son suficientes para evitar el riesgo de confusión o de asociación entre ellas -riesgo este último al que, por cierto, la Sentencia se refiere también en términos contradictorios con el sentido del fallo-. De esta manera, no se acredita una acertada aplicación del precepto invocado acorde con la jurisprudencia mencionada, lo que lleva estimar el motivo, conjuntamente con el tercero , y con ello, el recurso de casación.
TERCERO .- Sobre la resolución del recurso de instancia y la comparación entre los signos enfrentados.
Casada y anulada la Sentencia recurrida, debemos resolver el litigio formulado en la instancia según está planteado el debate, tal como requiere el artículo 95.2.d) de la Ley jurisdiccional. Pues bien, planteado dicho debate tal como lo formula la Sentencia casada en su fundamento de derecho cuarto, antes transcrito, hemos de coincidir con la parte demandada en la instancia en que los signos enfrentados, dada la naturaleza de los vocablos que contienen y el carácter gráfico de la marca opuesta, no ofrecen riesgo de confusión o de asociación, por lo que debe desestimarse la pretensión obstaculizadora de la parte actora.
En efecto, los términos comunes empleados en ambas marcas ("club" y "gourmet" o "gourmets"), así como el vocablo "salón" de la marca concedida, presentan un marcado carácter genérico para los servicios amparados por ambas, y ostentan, en consecuencia, un escaso carácter distintivo. Así las cosas, no cabe duda de que la distintividad de la marca prioritaria está sobre todo ligada a la inclusión de los términos "en El Corte Inglés" y al gráfico que le acompaña, y que, como señala la parte demandada, tal distintividad explica la concesión de la misma en su momento frente a las más antiguas marcas de titularidad de la propia codemandada "Club de gourmets" (nº 799.227) y "El Salón del Club de Gourmets" (nº 1.179.521) en otras clases. Pues bien, esa misma distintividad y el gráfico de la marca ahora prioritaria en el presente litigio justifican que la marca solicitada y concedida no ofrezca riesgo de confusión ni de asociación con ella. En definitiva, estimamos que ambas marcas, contempladas cada una de manera global y comparadas entre si no presentan riesgo de confusión o de asociación comercial por su coexistencia en el mercado. Debe por tanto desestimarse el recurso contencioso administrativo entablado por El Corte Inglés, S.A. contra la concesión de la referida marca "Salón del Club de Gourmets".
A esa misma conclusión se llegó en la Sentencia de instancia impugnada en el recurso de casación
4.935/2.007 , desestimado por esta Sala. En dicha Sentencia de instancia se admitió la compatibilidad entre las marcas "Club de Gourmets" y "El club del gourmet en ... El Corte Inglés", en aquel caso para servicios de la clase 39. En la sentencia de casación se respetó el juicio de instancia por ser el mismo motivado y no incurrir en arbitrariedad ni error patente.
CUARTO .- Conclusión y costas.
Las consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos de derecho suponen la procedencia de estimar el recurso de casación formulado por Progourmet, S.A., casando y anulando la Sentencia de instancia. Asimismo, desestimamos el recurso contencioso administrativo a quo , interpuesto por El Corte Inglés, S.A., declarando la legalidad de la resolución de concesión de la marcas solicitada que había sido impugnada.
En cuanto a las costas, no concurren las circunstancias previstas en la ley para su imposición a cualquiera de las partes ni en la instancia ni en la casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción .
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Progourmet, S.A. contra la sentencia de 27 de septiembre de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 771/2.005, sentencia que casamos y anulamos.2. Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 27 de julio de
2.004 y 23 de marzo de 2.005 en el expediente de la marca nº 2.563.747 "SALÓN DEL CLUB DE GOURMETS".
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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