STS, 8 de Julio de 2009

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En el proceso contencioso-administrativo antes referido la

Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de abril de 2.007 , estimatoria del recurso promovido por Corporación Dermoestética, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de marzo y 12 de diciembre de 2.002, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la anterior. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.427.652 "DERMOESTÉTICA MAGAZINE", de tipo denominativo, para productos de la clase 16 del nomenclátor, que había sido solicitado por Megamultimedia, S.L.

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de julio de 2.007 , al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Megamultimedia, S.L. ha comparecido en forma en fecha 9 de octubre de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.a) del artículo 88 de la Ley 19/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por infracción del artículo 24.1 de la Constitución;

- 2º, que se basa en el apartado 1.c) del precepto mencionado de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 120.3 de la Constitución y del artículo 218 de la Le y1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ;

- 3º, basado en el mismo apartado que el anterior, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del 67 de la Ley de la Jurisdicción;

- 4º, igualmente amparado en el apartado 1.c) del reiterado precepto de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto de los artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 67 de la Ley jurisdiccional, y

- 5º, que se basa en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida, y dictando nueva sentencia, se resuelva lo suplicado por dicha parte en su contestación a la demanda y se confirmen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se concedió la marca nº 2.427.652.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de noviembre de

2.007 .

Personada Corporación Dermoestética, S.A., su representación procesal ha presentado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se inadmita el recurso y se confirme la recurrida, con imposición de las preceptivas costas a la parte recurrente.

El Abogado del Estado ha presentado un escrito en el que manifiesta que se abstiene de evacuar el trámite de oposición al recurso de casación.

Por providencia de fecha 11 de marzo de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de junio de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Megamultimedia, S.L., impugna en casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 17 de abril de 2.007, que estimó el recurso entablado por Corporación Dermoestética, S.A., y denegó la marca denominativa nº 2.427.652, "Dermoestética Magazine" para productos de la clase 16, que la recurrente en casación había solicitado y registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Antes del procedimiento judicial, la mencionada entidad Corporación Dermoestética había recurrido en alzada la concesión administrativa de la marca en defensa de su registro prioritario "Corporación Dermoestética", en clase 42.

La Sentencia impugnada justifica la estimación del recurso en las siguientes razones:

" PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de diciembre de 2002 que desestima el recurso de alzada contra resolución de 5 de marzo de 2002 que concede la inscripción de la marca nacional 242.7652 DERMOESTETICA MAGAZINE.

En la demanda se cuestiona la legalidad de la resolución administrativa por infracción del art. 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas de 10 de noviembre , que prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza, fonética gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades industriales o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

El Tribunal Supremo al interpretar el alcance de ese artículo de la Ley de Marcas ha declarado en sentencia de la Sala Tercera de 31 de octubre de 2002 que "El 12.1 de la Ley de Marcas 32/1998, de 10 de noviembre exige para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de la siguientes circunstancias: a) que existe identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca, nombre comercial, o rótulo de establecimiento, solicitado o ya registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que amparan la marca precedente o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado" y añade "En estas prohibiciones generales a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marcas renombradas) basta que no se de una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada...."

Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo la Sala Tercera de 28 de junio de 2002 señala "...que la prohibición incorpora tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes, de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error....".

En este caso las marcas enfrentadas con la marca nacional 2.427.652 como solicitante

DERMOESTETICA MAGAZINE denominativa para la clase 16 que comprende libros, revistas, publicaciones, manuales, folletos, catálogos, carteles, mapas, fotografias, posters, tarjetas (no magneticas y planos," y las marcas oponentes prioritarias 1959.418/419 CORPORACIÓN DERMOESTETICA mixta, para las clases 35 y 42 que comprenden respectivamente los siguientes: " servicios de publicidad, anuncios por todos los medios de difusión y lo relacionado a ellos de productos de dermatologia capilar y facial, servicios de importación, exportación, representación de todo tipo, de productos capilares en especiales los utilizados para la regeneración capilar, así como todo tipo de productos para tratamiento faciales y obesidad" y "servicios de tratamientos capilares y servicios médicos sobre el cuero cabelludo, salon de masaje y belleza, servicios de hospitales clínicos, limpiaestetica, servicios de investigación y desarrollo de productos de tratamientos capilares, cosmeticos para la prevencion y desaparición de arrugas y para tratamiento contra la obesidad". De su examen comparativo se desprende que existe entre ellos un grado de semejanza relevante que al coincidir en su ambito aplicativo con la marca 1959.418 determinan la apreciación de que concurre en este caso las circunstancias para la aplicación de esa prohibición general de acceso al Registro de la marca 2 4 27 652 DERMOESTETICA MAGAZINE. Por ello, con estimación de la demanda se declara la nulidad de la resolución de la OPEM que concede la inscripción de la marca 2427652 DERMOESTETICA MAGAZINE para la clase 26." (fundamento de derecho primero)

El recurso de casación se formula mediante 5 motivos. El primero de ellos se ampara en el apartado

1. a) de la Ley de la Jurisdicción, y se basa en la queja de que la Sala juzgadora no habría resuelto la litis por haber omitido la contestación a alegaciones relevantes formuladas en la demanda. El segundo motivo se incardina en el apartado 1.c) del referido precepto legal y se funda en la supuesta falta de motivación de la Sentencia impugnada para justificar el parecido entre las dos marcas causante de la denegación de la solicitada. Los motivos tercero y cuarto se acogen asimismo al apartado 1.c) de la Ley procesal, y se denuncia en ellos la incongruencia omisiva en relación con determinadas cuestiones plateadas en la demanda contencioso administrativa: la solicitud de inadmisión del recurso de la parte actora por no haberse opuesto inicialmente en vía administrativa con el preceptivo escrito de oposición y haber precluido el plazo de oposición en vía administrativa (tercer motivo), y las alegaciones sobre el carácter genérico, descriptivo y poco distintivo de la denominación solicitada (cuarto motivo). El quinto y último motivo se funda en la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por haber apreciado la incompatibilidad de las marcas enfrentadas en contra de diversos precedentes administrativos.

Sobre el primer motivo, relativo al defecto de jurisdicción.

Tal como se ha indicado, la entidad recurrente entiende que la Sala de instancia ha incurrido en denegación de justicia, con infracción del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el 24 de la Constitución, al no haber resuelto el conflicto planteado, ya que no se da respuesta a los motivos en que se sustenta el recurso.

El motivo no puede prosperar. La Sentencia que se recurre podrá incurrir en falta o insuficiencia de motivación (lo que se plantea en el motivo segundo) o en incongruencia omisiva sobre determinadas alegaciones substanciales planteadas en el pleito (contenido de los motivos tercero y cuarto), pero no se puede decir que no haya ejercido la jurisdicción que le corresponde y resuelto el litigio. La Sala estima el recurso formulado por la contraparte y deniega el registro de la marca que la recurrente en casación había obtenido en vía administrativa, resolviendo, por tanto, las pretensiones deducidas por las partes en el contencioso en ejercicio de su jurisdicción. Y, si bien puede objetarse la parquedad o insuficiencia de la motivación desde un standard constitucional, tampoco puede decirse que no exista razonamiento alguno que convierta la resolución impugnada en una respuesta puramente formal carente de todo contenido. Hay pues resolución judicial dictada en el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa y que da respuesta a las pretensiones formuladas por las partes.

Sobre el segundo motivo, relativo a la ausencia o insuficiencia de la motivación.

Denuncia la recurrente la insuficiencia de la motivación al no fundamentar adecuadamente el parecido entre las dos marcas opuestas que lleva a la Sala de instancia a decidir su incompatibilidad, con infracción de lo dispuesto en los artículos 120.3 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El motivo debe ser estimado. Tiene razón la actora que la motivación ofrecida por la Sentencia que impugna es notoriamente insuficiente hasta el punto de no ofrecer las razones que explican la decisión de incompatibilidad adoptada. En efecto, la Sala de instancia ni explica el porqué entiende que el parecido puede inducir a confusión (por toda justificación se afirma que "de su examen comparativo se desprende que existe entre ellos un grado de semejanza relevante"), ni explica la coincidencia aplicativa entre los productos de la clase 16 para los que se reivindica la marca denegada y los servicios de la 35, propios de la oponente ("... que al coindicir en su ámbito aplicativo..."). Tal ausencia de justificación de la conclusión de incompatibilidad a la que llegó la Sala juzgadora vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no puede propiamente decirse que la Sentencia impugnada sea motivada, ya que la fundamentación ofrecida no permite a las partes saber las razones y argumentos que integran su decisión, originando la consiguiente indefensión de la parte a la hora de combatir la resolución judicial contra la que se dirige el presente recurso.

Aunque resulta ya innecesario entrar a examinar el resto de los motivos en que se funda el recurso, puede añadirse que tal insuficiencia en la motivación implica asimismo la incongruencia omisiva denunciada en el motivo cuarto, que se refiere precisamente a la ausencia de contestación respecto de las razones alegadas por la recurrente en su oposición al recurso contencioso administrativo. Y, finalmente, cabe señalar que también sería de estimar el motivo tercero, puesto que es verdad que nada dice la Sentencia sobre la causa de inadmisión del recurso a quo que formuló en la instancia la ahora recurrente en casación.

Sobre la resolución del recurso contencioso administrativo de instancia.

Casada y anulada la Sentencia recurrida, debemos resolver las cuestiones planteadas en el recurso contencioso administrativo a quo , según ordena el artículo 93.2.d) de la Ley jurisdiccional. Y, en primer lugar, debemos examinar la causa de inadmisión esgrimida por la parte codemandada respecto a que la actora dejó precluir la fase de oposición a la solicitud de marca, ya que no formuló oposición a a la misma, lo que según la parte codemandada haría inadmisible tanto su recurso administrativo de alzada como su posterior recurso contencioso administrativo. Nada más lejos de la realidad. En efecto, para nada le impedía dicha inicial inacción reaccionar frente a la concesión administrativa de la marca, primer acto administrativo con efectos frente a terceros que de ser consentido, sí hubiera vedado la posterior impugnación de la concesión ante la jurisdicción. De esa manera, la única consecuencia de no haber formulado oposición frente a la solicitud de la contraparte era, cabalmente, dejar precluir dicho trámite sin formular alegaciones, pero en modo alguno significa que no pudiera impugnar administrativamente primero y jurisdiccionalmente después el acto administrativo de concesión de la marca.

Rechazada la causa de inadmisión esgrimida por la entidad Megamultimedia, procede resolver la impugnación que la actora Corporación Dermoestética realiza de la concesión administrativa de la marca "Dermoestética Magazine", examinando si la misma incurre en la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1.988 aplicable al caso ratione temporis . Pues bien, dicha prohibición opera cuando existe entre las marcas enfrentadas una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual en relación con productos o servicios idénticos o similares, que pueda inducir a confusión al usuario medio de dichos productos o servicios.

En lo que respecta al ámbito aplicativo, los productos de la clase 16 reclamada por la marca novel

(que incluye todo tipo de publicaciones, folletos, revistas, etc.) tienen una indiscutible relación con los servicios sobre los que se proyecta la marca prioritaria, pertenecientes a las clases 35 y 38, que comprenden los servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales (clase 35) y los de difusión de programas de radio y televisión (clase 38). En efecto, tanto los productos de la clase 16 como los mencionados servicios de las clases 35 y 38 son instrumentales para difundir cualquier tipo de mensaje, de tal forma que aun perteneciendo a distintas clases del nomenclátor, los folletos o cualquier tipo de publicaciones escritas y los servicios de publicidad o de difusión de programas de radio o televisión han de considerarse estrechamente relacionados. Quiere esto decir, por tanto, que existe una suficiente conexión aplicativa como para que no puedan coexistir en dichas clases marcas que por su parecido puedan inducir a la confusión a los consumidores.

En cuanto al parecido entre la marcas en litigio, ambas presentan una coincidencia denominativa relevante, la del término "dermoestética" que es sin duda el de mayor distintividad de los tres presentes entre las dos marcas. Dicha coincidencia denominativa y fonética hace que la marca solicitada "Dermoestética Magazine" pudiera asociarse a la prioritaria "Corporación Dermoestética", llevando a los usuarios a pensar que cualquier publicación con esa denominación perteneciese a la empresa titular de la prioritaria. Es verdad que en el presente supuesto los tres términos usados por las marcas en litigio podrían calificarse de poco distintivos, pero ello no evita el mencionado riesgo de asociación entre las dos marcas tal como están configuradas. En efecto, de los dos vocablos de la marca solicitada, magazine (revista) sería genérico en sentido estricto para la clase 16 solicitada, aunque su combinación con "dermoestética" -genérico y descriptivo para determinados servicios de salud- haría registrable la marca en la clase 16. Algo análogo sucede con la marca prioritaria, que combina el mismo vocablo "dermoestética" con "corporación", que describe cualquier tipo de entidad o empresa. Pero la prioritaria tiene adquirida la protección registral, reforzada por una cierta notoriedad en su sector específico, y pese a la escasa distintividad de los términos empleados no cabe duda de que en ámbitos aplicativos relacionados, la nueva marca podría hacer pensar que cualquier publicación con esa denominación fuera un medio de difusión de la marca prioritaria, lo que debe conducir a la denegación de aquélla, en contra de lo decidido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Debe pues estimarse el recurso y rechazar la inscripción de la marca solicitada.

Conclusión y costas.

Lo visto en los anteriores fundamentos de derecho nos lleva a la estimación del recurso de casación formalizado por Megamultimedia, S.L., casando y anulando la Sentencia impugnada. Asimismo y por las razones expuestas en el último fundamento, estimamos el recurso contencioso administrativo entablado por Corporación Dermoestética, S.A., y anulamos las resoluciones administrativas que otorgaron la marca solicitada.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1. y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede hacer imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,