STS 569/2009, 22 de Julio de 2009

Por escrito presentado en el Juzgado Decano de Valencia, el día quince de noviembre de dos mil dos , la Procurador de los Tribunales doña Julia Ferrer Pastor, en representación de Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Sanchís Mira, SA, en ejercicio de acciones por violación de marca y de competencia desleal.

Alegó la demandante, en síntesis, que se dedicaba a fabricar y vender en el mercado interior y exterior turrones, entre otros productos. Que, por escritura pública de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, don Juan Antonio Sirvent Arroyo, en representación de la titular registral, Almendra y Miel, SL, le había concedido licencia de uso de la marca 1.142.222, compuesta de los números y palabras " 1.880... el turrón más caro del mundo ", registrada, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y siete, a aquella sociedad para distinguir productos de la clase treinta y cinco. Que se trataba de una marca renombrada, mencionada en alguna guía gastronómica y que había tenido gastos considerables por su publicidad.

Añadió que Sanchís Mira, SA, fabricante de turrones distinguidos con la marca " La fama ", había lanzado un mensaje publicitario con el eslogan "Turrones La Fama, el turrón más famoso del mundo ". Que, por considerar que ese eslogan publicitario invadía la esfera de su derecho de exclusiva, requirió a la demandada de cese, sin éxito. Que, con esos antecedentes, ejercitaba en la demanda acciones de violación de marcas, reguladas en los artículos 34, 40, 41 a 44 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, así como acciones declarativas, de remoción de efectos y de indemnización de daños y perjuicios, previstas en el artículo 18, en relación con el 6 y el 12, de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal.

En el suplico de la demanda, interesó del Juzgado de Primera Instancia Juan Antonio Sirvent Selfa,

SA que " tenga por interpuesta demanda de acción de protección e marca y de las acciones de remoción de efectos de competencia desleal, indemnización de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto derivadas de la Ley de Competencia Desleal, indemnización de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto derivadas de la Ley de Competencia Desleal contra Sanchís Mira, SA (Turrones La Fama) y previos los trámites legales pertinentes, dicte sentencia que verse sobre los siguientes extremos: "1°.- Se condene a la demandada a indemnizar a mi principal los daños y perjuicios sufridos por la lesión de su derecho de marca consistentes en las perdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener por la misma, tomando como base para la fijación de la cuantía de las ganancias dejadas de obtener el 25 % de los beneficios que haya obtenido la demandada por consecuencia de la violación del derecho de marca, los cuales deberán diferirse para ejecución de sentencia al desconocer esta parte los mismos y depender de la documentación que al efecto aporte la demandada.- 2°.- Que se condene a la demandada a abstenerse en la utilización en cualquier forma de la presentación exterior referida anteriormente a los Turrones La Fama para evitar que prosiga la violación y en particular le condene a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca, así como a la publicación de al sentencia a costa de la misma mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.- 3° Subsidiariamente y para el supuesto de que no se aprecie la violación del derecho de marca aludido se condene a la demanda por la producción de actos de competencia desleal, prohibiéndole especialmente fabricarlo, comercializarlo o almacenado, así como importarlo, exportado o someterlo a cualquier otro régimen aduanero, ni aplicarlo en publicidad o documentos de negocio, y a la remoción de productos que sean consecuencia de los precitado s actos de competencia desleal y en particular, su retirada inmediata del tráfico económico, con retención y depósito de los materiales usados a tal fin (etiquetas, envases o cualquier otro molde) existentes en almacenes y dependencias, prohibiéndole el uso de la publicidad conteniendo el signo distintivo de mi representada, obligándole a su destrucción, y condenándole asimismo a que indemnice a mi principal en los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acto de competencia desleal (y en virtud de al acción de enriquecimiento injusto) a cuantificar en trámite de ejecución de sentencia de acuerdo con el perjuicio sufrido en el 25 % del beneficio obtenido por la demandada a determinar igualmente en trámite de ejecución de sentencia por depender su cuantificación de elementos que sólo constan en lo archivos de la demanda y que deberán ser aportados en dicha fase procesal.- 4°.- Que en cualquiera de ambos casos se condene igualmente a la demandada a indemnizar en concepto de daño moral la cantidad que al efecto señale el Juzgador por el perjuicio causado a la imagen de la marca y al deterioro que la misma ha sufrido derivado de los actos de violación del derecho de marca y constitutivos de competencia desleal, al tratarse de una marca de notoria relevancia e implantada en España durante mas de 35 años, emblemática y reconocida internacionalmente incluso por las guías culinarias extranjeras mas prestigiosos como se acredita incluso con la información aparecida en la guia culinaria Könemann que se acompaña como Documentos números 54 a 56.- 5º. Se impongan a la demandada las costas del presente procedimiento".

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valencia, que la admitió a trámite por auto de veinticinco de noviembre de dos mil dos , conforme a las normas del juicio ordinario.

Sanchís Mira, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador don Ignacio Zaballos Tormo. La demandada contestó la demanda, mediante un escrito en el que se opuso a la acumulación de las acciones previstas en las Leyes 17/2.001 y 3/1.991, negó la legitimación activa y la pasiva, así como la vulneración de la marca y la comisión de actos de competencia desleal, en contra de lo afirmado por la actora.

En el suplico del escrito de contestación, Sanchís Mira, SA interesó que "tenga por contestada en tiempo y forma legales, en la representación que ostento de Sanchís Mira, SA, la demanda contra la misma deducida por Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, previa sustanciación legal, acogiendo los motivos de oposición y excepciones articulados, dicte en definitiva Sentencia desestimatoria de dicha demanda con absolución de mi parte en todos sus pedimentos, e imposición de costas a la actora".

Celebrada la audiencia previa el veintidós de abril de dos mil tres y el juicio el veintitrés de mayo de dos mil tres , unidas a las actuaciones las pruebas practicadas y cumplido el trámite de conclusiones, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el treinta y uno de julio de dos mil tres , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimo la demanda interpuesta por Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, contra Sanchís Mira, SA, condenando al demandado a que se abstenga en la utilización en la presentación exterior retirando del tráfico económico todo lo que induzca a la confusión, así como la publicación de la sentencia a costa de la misma. Se condena a la demandada, a su vez, a indemnizar a la actora en la cuantía que se determinara en ejecución de sentencia, así como al pago de las costas causadas".

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue recurrida en apelación por la demandada Sanchís Mira, SA. El recurso fue admitido y las actuaciones elevadas a la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se turnaron a la Sección Seis, la cual tramitó la apelación y señaló para la deliberación el doce de febrero de dos mil cuatro, dictando sentencia el veinticuatro del mismo mes y año.

En su parte dispositiva la sentencia de la segunda instancia establece: " Fallo. En atención a lo expuesto. Decide. "1º) Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la entidad Mercantil Sanchís Mira, SA.- 2º) Revocar la Sentencia de fecha 31 de julio de 2.003 , y en lugar, desestimando el suplico de la demanda interpuesta por la Entidad Mercantil Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, debo absolver y absuelvo a la Entidad Mercantil Sanchís Mira, SA, de la pretensión de la parte actora.- 3º) En esta alzada no se hace expresa imposición de costas, en primera instancia se imponen a la parte actora".

Mediante escrito de quince de junio de dos mil cuatro, la representación procesal de Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, interpuso recurso de casación contra la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro , dictada por la Sección Seis de la Audiencia Provincial de Valencia.

Por providencia de veintiséis de enero de dos mil cinco se decidió la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que por auto de tres de marzo de dos mil nueve acordó "1º ) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, contra la Sentencia dictada, en fecha 24 de febrero de 2.004, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Sexta), en el rollo de apelación nº 926/2003 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1060/2002, del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Valencia.- 2º) Y entregar copias del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a las partes recurridas personadas ante esta Sala, para que formalicen su oposición en el plazo de veinte días".

El recurso de casación de Juan Antonio Sirvent Selfa, SA se compone de dos motivos, los cuales se apoyan en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

" Interés casacional basado en el artículo 477, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por considerar que existen múltiples pronunciamientos del Tribunal Supremo contrarios a los establecidos en la sentencia dictada por la Sección Seis de la Audiencia Provincial de Valencia objeto de este recurso, respecto al pronunciamiento de la misma, en relación con el derecho de marcas ".

" Interés casacional basado en el artículo 477, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por considerar que existen múltiples pronunciamientos del Tribunal Supremo contrarios a los establecidos en la sentencia dictada por la Sección Seis de la Audiencia Provincial de Valencia objeto de este recurso, respecto al pronunciamiento de la misma, en relación con el derecho de competencia desleal ".

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Isabel Julia Corujo, en nombre y representación de Sanchís Mira, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el siete de julio de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Juan Antonio Sirvent Selfa, SA, en la condición de licenciataria de la marca española número 1.142.222 - registrada a nombre de la licenciante, Almendra y Miel, SL -, interpuso demanda contra Sanchís Mira, SA, en ejercicio de acciones de condena al cese de la actuación calificada por la actora como ilícita y a la indemnización de los daños y perjuicios causados con ella.

Invocó la demandante - en primer término - los artículos 40 a 44 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , y - subsidiariamente - el artículo 18, en relación con el 6 y el 12, de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , ya que denunció, respectivamente, la violación por la demandada de su derecho sobre la marca y la comisión de actos desleales generadores de confusión y de aprovechamiento de la reputación del signo objeto de licencia.

La causa de tales acciones se identifica en el escrito de demanda, por un lado, por la composición de la marca objeto de licencia - integrada por el eslogan " 1.880... el turrón más caro del mundo " - y, por otro lado, por el comportamiento de la demandada - fabricante y vendedora de turrones distinguidos con el signo " La Fama " - consistente en la difusión, a ella imputada como anunciante, de un mensaje publicitario -" Turrones La Fama, el turrón más famoso del mundo "- que la actora entiende apto para generar los resultados previstos en aquellas normas.

La demanda fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, negó toda semejanza entre los dos mensajes, al advertir en ellos elementos diferenciadores de entidad bastante. Por ello, declaró que el comportamiento de la demandada no merecía la calificación de ilícito a la luz de las dos leyes citadas.

Dos son los motivos del recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Sirvent Selfa, SA contra dicha sentencia. Y aunque en ellos no se señalan, al menos con la claridad necesaria, las normas que la recurrente considera infringidas, la circunstancia de que se refieran a cada uno de los bloques normativos invocados en la demanda, permite identificar la infracción, sin merma del carácter extraordinario del recurso y los derechos de defensa de la parte recurrida.

En relación con la infracción del derecho sobre la marca, la norma que el Tribunal de apelación aplicó fue la contenida en el artículo 34, apartado 2, letras b) y c), de la Ley 17/2.001 .

Provocó dicha aplicación la consecuencia de negar la infracción, tanto por riesgo de confusión como por aprovechamiento de la reputación del signo ajeno, así como la facultad de la demandante de prohibir la actividad publicitaria descrita en la demanda - apartado 3, letra d, del mismo artículo -.

La argumentación de que se valió la Audiencia Provincial de Valencia para llegar a esa conclusión se contiene en el fundamento tercero de su sentencia. En él, tras un examen de conjunto de los dos mensajes, el Tribunal destaca, por un lado, la identidad de productos -" ... ambos eslóganes desarrollan su función en el ámbito del mercado del turrón " - , pero, por otro, la diferencia de contenido de los lemas, en los planos fonético - " 1.880 " en uno y " turrones La Fama " en el otro - y conceptual - uno destaca el precio y el otro la fama -.

El reconocimiento de la marca eslogan, llamada así porque incorpora un conjunto, normalmente breve, de palabras con fines básicamente publicitarios, ha planteado tradicionalmente cuestiones en orden a su reconocimiento. Especialmente, cuando su función es más promocional que de identificación del origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica.

En la interpretación de los artículos 7 y 12 del Reglamento 40/1.994, de 20 de diciembre de 1.993 , la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2.004 , en relación con el registro, como marca comunitaria, del sintagma " das prinzip der bequemlichkeit " -" el principio de la comodidad "-, puso de manifiesto que para apreciar el carácter distintivo de la marca se exige " con independencia del tipo de que se trate ", que la misma " sea apropiada para identificar el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada " (33); que, por ello, " los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas " (34), de modo que no está justificado fijar " criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia " (36), por más que sea posible, al aplicar dichos criterios, que se tenga en cuenta que " la percepción del público relevante " no es " necesariamente la misma para cada uno de estos tipos " (34); por lo que, aunque la doctrina general sea aplicable también a las "marcas denominativas constituidas por eslóganes publicitarios " - caracterizadas por su función promocional, consistente, por ejemplo, en destacar la calidad del producto de que se trate -, no cabe excluir la posibilidad de que la función de identificación del origen empresarial sea en el caso meramente secundaria, dado que " los consumidores medios no tienen la costumbre de deducir el origen de los productos a partir de tales eslóganes " (35).

El recurso no plantea cuestión alguna sobre la validez del registro de la marca licenciada, sino sobre la infracción de la misma, una vez registrada, que debe ser decidida con aplicación de los criterios generales establecidos en el artículo 34 de la Ley 17/2.001, apartado 2 , letras b) - riesgo de confusión que incluye el de asociación - y c) - aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de la marca registrada - y, claro está, en relación con el artículo 5, apartados 1, letra b), y 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 .

De acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los criterios imperantes en la materia son básicamente los que siguen:

1. ) El fin primordial de las marcas es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios para los que es registrada - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97 , Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (15 y 28) -.

2. ) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de

   2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -.

3. ) La determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida en un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -.

4. ) El riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport (24) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (18 ) -.

   Los referidos criterios fueron correctamente aplicados por el Tribunal de apelación, ya que, tras señalar con precisión las diferencias entre los mensajes publicitarios, el imputado a la demandada y el registrado como marca, en los planos fonético y conceptual, negó, correctamente, los riesgos de confusión y asociación, así como el aprovechamiento injustificado de la reputación de la marca licenciada.

   El motivo se desestima.

Los mismos argumentos que han llevado a la desestimación del primer motivo del recurso de casación conducen a la del segundo, que está referido a los actos desleales de confusión y explotación de la reputación ajena - artículo 6 y 12 de la Ley 3/1.991 -.

El comportamiento señalado por la actora como causante del riesgo de confusión - en sentido estricto y en sentido amplio - y del aprovechamiento de la reputación adquirida en el mercado por la marca licenciada - que aquellos preceptos tipifican -, no es otro que la imitación del eslogan o lema en que la misma consiste.

La distinta función que cumplen las normas sobre la marca - protectora de un derecho subjetivo, normalmente originado por una inscripción registral - y sobre la competencia desleal - protectora del correcto funcionamiento del mercado, en interés de todos cuantos participan en él - permite distinguir, en abstracto, los actos que son ilícitos según una y otra, pese a ser en algunos casos aparentemente iguales.

Sin embargo, tal distinción no tiene justificación en el que se enjuicia, fundamentalmente por la implantación en el mercado de la marca licenciada.

Por ello, como se ha indicado, la calificación de los actos imputados a la demandada como perfectamente jurídicos a la luz de la Ley de marcas, debe ser mantenida una vez contrastados con los preceptos que tipifican la deslealtad concurrencial y que fueron invocados en la demanda.

Debemos indicar, por último que, de acuerdo con los imperativos de la congruencia, no corresponde que examinemos los comportamientos alegados en la demanda a la luz de otros preceptos de la misma Ley 3/1.991 - como los referidos a la publicidad comparativa -, con toda seguridad no señalados en ninguno de los motivos.

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.