STS, 16 de Julio de 2009

"El Rey de los Muebles del Sur, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla el recurso contencioso-administrativo número 150/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de enero de 2005 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra la resolución de 22 de junio de 2004, denegó el registro de la marca número 2.558.924, "El Rey de los Muebles del Sur" (mixta).

En su escrito de demanda, de 7 de julio de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estime el presente recurso contencioso-administrativo, anulando la resolución de la OEPM de fecha 12 de enero de 2005 por la que se revoca la concesión de nuestra marca mixta gráfico- denominativa 'El Rey de los Muebles del Sur'." Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 25 de julio de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimatoria de la demanda por la que se confirme la resolución recurrida con imposición de costas a la parte recurrente".

D. Cesareo contestó a la demanda con fecha 11 de octubre de 2005 y suplicó sentencia "por la que se confirme la resolución final del expediente que causó la denegación de la solicitud de registro de esa marca y que revocó el inicial acuerdo que había concedido en principio su inscripción, de forma que se declare finalmente que es oportuno mantener la denegación de la inscripción registral de la marca nº 2.558.924, que fue instada en el expediente unido a los autos".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por El Rey de los Muebles del Sur, S.L. contra la resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero. Sin costas".

Con fecha 13 de febrero de 2009 "El Rey de los Muebles del Sur, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 273/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "por incongruencia, por omisión".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 9.d) y 6 de la a Ley 17/2001, de Marcas, y de la jurisprudencia que los interpreta.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 16 de abril de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla el 27 de noviembre de 2007, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "El Rey de los Muebles del Sur, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada que finalmente denegó la inscripción de la marca número 2.558.924, "El Rey de los Muebles del Sur", para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de venta al detall en comercios de muebles en general".

A la inscripción de la marca número 2.558.924, "El Rey de los Muebles del Sur", solicitada por "El Rey de los Muebles del Sur, S.L.", se había opuesto D. Cesareo en cuanto titular de las marcas números 2.259.229/6, "El Rey de los Muebles" (que ampara productos de la clase 20, en concreto "muebles, espejos, marcos; artículos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas"); 779.061/9 (para productos de la clase 20, "muebles, espejos, marcos, artículos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, celuloide y sucedáneos"); 2.120.799/2 (para productos de la clase 20, "mesas, sillas, tresillos, librerías, estanterías, armarios, camas y somieres de camas, muebles, espejos, marcos; artículos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas") y 2.191.457/5 (para servicios de la clase 35, "servicios de ayuda, asistencia, asesoría y consultoría para la dirección de negocios o empresas franquiciadas, servicios de publicidad, de difusión de anuncios y material publicitario; servicios de publicidad en radio y televisión; servicios de investigación y estudio de mercados, y de decoración de escaparates; servicios de agencia de importación y exportación") y del nombre comercial número 49.825/4 (que ampara "su negocio dedicado a la fabricación y venta de muebles de todas clases y estilos").

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado, rectificando su inicial decisión, que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados [...] una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. En efecto, la marca recurrida reivindica servicios de venta al detalle de muebles en general, siendo precisamente esos productos los amparados por la marca recurrente prioritaria. Que este factor de confundibilidad no se encuentra compensado con una suficiente disparidad de sus distintivos ya que la marca recurrida engloba por completo a la marca recurrente añadiendo únicamente los términos 'del sur' que no sólo no sirven para eliminar su mutua evocación y parecido con la marca recurrente sino, por el contrario, para incrementar el riesgo de confundir o asociar indebidamente la procedencia empresarial de las marcas en liza. Que en relación con la alegación del titular de la marca recurrida de que goza de un derecho preferente sobre la inscripción de la marca ahora solicitada, razón por la cual ha solicitado expediente de rehabilitación del rótulo de establecimiento nº 52373, es preciso señalar que dicho rótulo pertenecía a D. Patricio y no al titular de la marca recurrida".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general en materia de comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] Hemos de comenzar destacando que el presente recurso tiene por objeto si debe o no acordarse la inscripción de la marca solicitada por el recurrente. No puede efectuarse pronunciamiento alguno respecto de la validez de la inscripción de la marca oponente, dado el tiempo transcurrido desde la inscripción, y suponer ello una desviación procesal. No puede, en consecuencia, pronunciarse esta Sala sobre la posible causa que existió de denegación por coincidir parcialmente la marca inscrita con la denominación social de la recurrente; ni tampoco respecto si se debió denegar por encontrarse en el momento de la solicitud inscrito un nombre comercial, propiedad de la familia propietaria de la sociedad recurrente, aun no caducado.

Si la parte entiende que la marca oponente obtuvo su registro con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual, podrá ejercitar la oportuna acción reivindicatoria, prevista en el art 2.2 de la Ley de Marcas, sin que sea posible resolver dicha cuestión en el presente recurso.

[...] La marca cuya inscripción se deniega es de tipo mixto, consistente en un escudo caprichoso de cintas dispuestas de forma ondulada, que contiene la denominación El Rey de los Muebles del Sur en la que aparece la letra S destacada y una figura de un ángel a cada lado; y ampara la venta al detalle en comercios de muebles en general. La marca oponente es El Rey del mueble, que ampara muebles, espejos marcos, entre otros.

Aun cuando ambas marcas se refieran a clases distintas no cabe duda que existe coincidencia en las áreas de actividad, pues una solicita para la venta de muebles, mientras que la oponente ampara muebles.

Por otro lado, aun cuando la marca de la actora sea una marca mixta, con ciertas particularidades gráficas, lo cierto es que la denominación coincide íntegramente con la marca registrada, El Rey del mueble, añadiéndose Del sur; dicho añadido no goza de gran efectividad pues hace referencia a una identificación geográfica, que puede dar lugar a confusión al entender que se trata de una oferta de la marca El Rey del mueble referida a la zona sur del país. En definitiva, existe una gran similitud entre las dos marcas, que puede dar lugar a una confusión en el mercado, por lo que el recurso no puede ser estimado."

En el primer motivo de casación, bajo el amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente imputa a la Sala de instancia haber incurrido en "incongruencia, por omisión" al no dar respuesta a uno de los argumentos de su demanda, el referido a que la marca denegada coincide con la denominación social de quien solicitó su registro.

El motivo ha de ser rechazado. En el fragmento de la sentencia que acabamos de transcribir el tribunal se refiere de modo explícito a la coincidencia parcial de la marca prioritaria ("El Rey de los Muebles") con la denominación social de la recurrente, negando que esta circunstancia fuera suficiente para invalidar en el proceso de instancia la inscripción de aquélla. Razonamiento con el que implícitamente niega que la denominación social de la recurrente pueda servir de soporte a la nueva marca aspirante ("El Rey de los Muebles del Sur") dada la prioridad de la ya inscrita, cuyas similitudes con la nueva pasa a analizar.

Por lo demás, es la propia recurrente quien en el segundo motivo de casación trata de combatir, por razones de fondo, la apreciación (implícita) de la sentencia sobre este punto, como a continuación analizaremos. No tendría sentido imputar al tribunal de instancia una vulneración de norma sustantiva si sobre ella no hubiera habido pronunciamiento, explícito o implícito, en la sentencia a la que se tacha de incongruente por omisión.

El segundo motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y en él se denuncia la infracción de artículos 9.d y 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas.

En lo que se refiere al artículo 9.d) de la Ley 17/2001 la recurrente sostiene que goza de preferencia o prioridad para la inscripción, como marca, de su denominación social sobre cualquier otra que, o bien se pretenda inscribir, o ya esté registrada. Afirma que el tribunal de instancia no respeta "la jurisprudencia aplicable sobre atemperación de la compatibilidad entre marcas cuando se trata de denominaciones sociales", citando a estos efectos las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1990 y de 24 de junio de 1995.

La alegación de la recurrente no puede ser acogida. Ni en las citadas sentencias ni en otras relativas al análisis de las marcas cuyo contenido coincida con la denominación social de quien pretende su inscripción hemos llegado a afirmar que dicha coincidencia pueda servir de llave para evitar la prohibición relativa de registro establecida por el 6 de la Ley de Marcas cuando el signo aspirante presente con el prioritario las similitudes que en este caso ha apreciado la Sala de instancia. Admitir lo contrario significaría tanto como propiciar que por la mera constitución de una sociedad limitada bajo una denominación específica, coincidente con una marca ya inscrita, aquélla tuviera derecho a inscribir como marca su propia denominación en detrimento de los derechos exclusivos del titular de la marca inscrita.

Tal conclusión no es admisible ni el artículo 9.1 de la Ley 17/2001 la autoriza. Por el contrario, el apartado segundo de dicho artículo establece que no podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el Título II (entre las que figuran las comprendidas en el artículo 6 ). Es cierto que en la letra d) del apartado primero del artículo 9 se contienen determinadas prescripciones relativas a la inscripción como marcas del nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. Pero se trata de supuestos para los que el precepto legal exige que el titular de los signos pruebe el uso o conocimiento notorio de ellos en el conjunto del territorio nacional, lo que no sucede en el caso de autos.

La recurrente cita en su apoyo el pasaje de la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 en el que se explica cómo el nuevo texto legal "incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público".

Pues bien, no consta que la recurrente -cuya inscripción en el Registro Mercantil data de 1996- haya instado y obtenido la nulidad de la marca "El Rey de los Muebles" (registrada bajo el número 2.259.229 desde el año 2000) ni que haya demostrado el uso prioritario de su razón social en todo el territorio nacional como elemento significativo para lograr aquella declaración de nulidad que despejaría el acceso al registro de su propia marca. Vigente como está la inscripción de la marca número 2.259.229 "El Rey de los Muebles", el problema de su compatibilidad con la marca aspirante ha de ser resuelto desde la perspectiva del artículo 6 de la Ley 17/2001, a cuya cuestión se destina el siguiente apartado del presente motivo casacional.

En cuanto a la supuesta infracción del citado artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, la tesis de la recurrente es que la aplicación de los "criterios de interpretación de las normas recogidos en el artículo 3 del Código Civil así como de la jurisprudencia aplicable sobre el no riesgo de confusión entre marcas" conduce a la conclusión de que las marcas objeto de litigio son "plenamente compatibles".

En el desarrollo argumental de esta parte del segundo motivo sostendrá la sociedad recurrente que su marca protege servicios y la oponente productos, estando unos y otros incluidos en distintas clases del Nomenclátor. Tras reiterar de nuevo su alegato de que la marca aspirante coincide con su propia denominación social, trata de minimizar el riesgo de confusión apreciado por la Sala de instancia afirmando que el consumidor medio no será inducido a error pues "los muebles que ofrece el codemandado son muebles más de diseño, más modernos, y además se le conoce en el mercado por Muebles Rey y no por el Rey de los Muebles".

Tampoco estas alegaciones pueden servir para estimar el segundo motivo de casación. Aunque la marca denegada proteja servicios y la prioritaria productos, figurando unos y otros incluidos en distintas clases del Nomenclátor, es manifiesta su conexión o similitud aplicativa desde el momento que la primera trata de identificar "servicios de venta al detall en comercios de muebles en general" y la segunda estos mismos productos (los muebles). Es innegable, como bien aprecia el tribunal de instancia, que el consumidor se verían inducido a confusión sobre el origen empresarial de los muebles comercializados bajo una denominación similar a la que identifica precisamente la venta de muebles de otra entidad.

Además de la coincidencia aplicativa, también existe una obvia similitud de los componentes denominativos de ambos signos, hasta el punto de que sobre este extremo poco se dice en el motivo de casación objeto de análisis para desvirtuar las correlativas consideraciones de la sentencia. Y es que ciertamente la mera adición de los términos "del Sur" a la leyenda "El Rey del Mueble" no sólo no elimina el parecido de ambas marcas sino que -como bien aprecian al unísono la Sala de instancia y la Oficina registral- podría incluso incrementar el riesgo de confusión del consumidor haciéndole creer que se trata de una nueva versión de la marca ya inscrita sólo que limitada a una parte del territorio nacional.

La recurrente afirma que el tribunal basa su decisión exclusivamente en la coincidencia de las denominaciones de ambas marcas pero que también "existen diferencias gráficas que deben valorarse". Sin embargo en este caso las diferencias gráficas ceden ante la fuerte semejanza fonética de los signos en liza, tanto más cuanto que la marca ya registrada era meramente denominativa, esto es, sin componentes figurativos que contrastar con la aspirante al registro.

Añadiremos que las circunstancias singulares en que se haya venido desarrollando la actividad comercial de la sociedad recurrente, el tipo de muebles que haya fabricado o siga fabricando y otros factores análogos relativos al diseño de aquéllos en nada obstan a la conclusión alcanzada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y corroborada por la Sala de instancia. El contraste entre las marcas se ha de hacer a partir de sus elementos objetivos tal como se presentan a registro y desde esta perspectiva el signo ya inscrito y el que se pretende, sin éxito, inscribir son solicitados o serían concedidos sin limitaciones de tipología o diseño de los muebles respectivos.

Finalmente la cita de las sentencias de esta Sala de 29 julio 2005, 25 de mayo de 2006, 16 de julio y 11 octubre de 2007 se incorpora al segundo motivo de casación en términos que ni siquiera explican su relación específica con el supuesto de autos.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español