STS, 2 de Junio de 2009
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2009:3469 |
| Número de Recurso | 3578/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Junio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de junio de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3578/2007 interpuesto por "TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 8 de febrero de 2007 por la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 242/2005, sobre concesión de la marca número 2.540.818, "TCM Televisión". Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y la entidad "URBANESA 2000, S.A.", representada por el Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago.
El Procurador D. Óscar García Cortes, en representación de "Turner Entertainment Networks International Limited", interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 242/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de noviembre de 2004 desestimatorio del recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de mayo de 2004. En esta última se accedió a la solicitud de registro de la marca nacional número 2.540.818 "TCM Televisión" para productos de la clase 38.
En su escrito de demanda, de 11 de noviembre de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando el presente recurso, declarando nula y sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de mayo de 2004 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de junio de 2004 por la que se concedió la marca número 2.540.818, TCM Televisión, mixta, en clase 38 del Nomenclátor y la resolución del mismo Organismo de fecha 25 de noviembre de 2004 por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto por esta parte en fecha 16 de julio de 2004 contra la primitiva resolución, dictando otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca". Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 15 de diciembre de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor".
El Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago, en representación de "Urbanesa 2000, S.A.", contestó a la demanda por escrito de 21 de febrero de 2006 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "declarando la desestimación del presente recurso, por ser ajustada a Derecho la actuación del Registro de la Propiedad Industrial y legítima la concesión e inscripción de la marca a esta parte, en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Con imposición de costas a la recurrente".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, dictó sentencia con fecha 8 de febrero de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas".
Con fecha 20 de julio de 2007, el Procurador D. Óscar García Cortes, en representación de "Turner Entertainment Networks International Limite", interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3578/2007 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
Primero y segundo: Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".
Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico", en concreto del artículo 55.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de "la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
El Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago, en representación de la entidad "Urbanesa 2000, S.A.", presentó escrito de oposición al recurso y suplicó que se dicte resolución por la que desestimando los motivos del recurso articulado, se confirme en todos sus términos la sentencia recurrida, con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas.
Por providencia de 13 de febrero de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 27 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) con fecha 8 de febrero de 2007, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Turner Entertainment Networks International Limited" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.540.818 "TCM Televisión", para distinguir productos de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de comunicaciones de televisión y difusión y emisión de programas televisivos".
A la inscripción de la marca número 2.540.818, solicitada por "Urbanesa 2000, S.A.", se había opuesto "Turner Entertainment Networks International Limited" en cuanto titular de la marca número 2.292.787 "TCM Turner Classic Movies", que ampara productos de la misma clase (en concreto servicios de telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de televisión y servicios de correo electrónico).
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había "considerado que dado que el ahora solicitante es titular de la marca prioritaria, en vigor, 2.136.950 'TCM Televisión' (cl. 38), a pesar de cuya existencia se concedió la marca ahora oponente 2.292.787 'TCM Turner Classic Movies' (cl. 38) se entiende que el mismo tipo de convivencia puede llevar esta última con la marca ahora solicitada, 2.540.818 'TCM Televisión' y gráfico (cl. 38), ya que la única diferencia se encuentra en el elemento gráfico que incorpora y que, en todo caso, introduce un nuevo elemento de diferenciación".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general aplicable en materia de comparación de marcas, fueron las siguientes:
"[...] La Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, pues la marca impugnada era una mera continuación registral de otra marca del mismo titular con idéntico nombre, a la que solo se adiciona un diseño, por lo que no procede a analizar si pueden o no convivir desde el punto de vista de la percepción del consumidor.
En segundo lugar, las resoluciones impugnadas son conformes a derecho ya que en la fecha en que fueron dictadas todavía no estaba cancelada la marca obstaculizante:
Consta efectivamente que se ha dictado sentencia de fecha 18 de marzo de 2005 que declaró caducada por falta de uso la marca TCM televisión nº 2.136.950. Sin embargo no solo esta sentencia es posterior a ambas resoluciones de la Oficina, sino que incluso se formuló la demanda solicitando la caducidad el 4 de enero de 2005; es decir posteriormente a la fecha de la resolución que resolvió que desestimó el recurso.
Como determina reiterada jurisprudencia (SS de 13 mayo 1998, 28-4-1998 ) la exigencia de que el solicitante de la marca deduzca una nueva solicitud una vez desaparecido el hecho obstativo, no es causa para él de ningún perjuicio antijurídico, ni es contraria al principio de economía procesal, pensado realmente para tutelar supuestos en los que el contenido de la solución no variará por su demora para un momento posterior, sino presupuesto necesario para evitar la lesión injustificada de eventuales derechos de terceros, colocando a todos los interesados en la misma e igual posición de partida querida por el ordenamiento tras la desaparición del hecho obstativo.
Procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida."
En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se imputa a la Sala de instancia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia "por falta de precisión al resolver las cuestiones planteadas por esta parte durante la tramitación del recurso". En concreto, critica la recurrente que el tribunal haya afirmado en su sentencia que se canceló la "marca obstaculizante" cuando lo cierto es que la declaración de caducidad invocada en la demanda recayó sobre la marca número 2.136.950 "TCM Televisión".
El motivo ha de ser rechazado. Es cierto que la "marca obstaculizante" opuesta por "Turner Entertainment Networks International Limited" frente al registro de la nueva marca número 2.540.818 ("TCM Televisión") fue la número 2.292.787 ("TCM Turner Classic Movies") y no la marca número 2.136.950 ("TCM Televisión") que preexistía en el registro a ambas. Pero el error en el calificativo empleado por el tribunal no es óbice para comprender en todo su sentido el razonamiento de la sentencia: que la cancelación a posteriori de esta marca número 2.136.950 no podía tener influencia negativa sobre el registro de la nueva marca número 2.540.818, coincidente en su denominación con aquélla, precisamente porque la nueva era una mera "continuación registral" de la que entonces existía y después sería cancelada.
No hay, pues, "falta de precisión" sino un mero error intrascendente en el texto de la sentencia. Error material que, insistimos, no impidió al tribunal percibir con claridad los términos de la demanda y corroborar la validez de la resolución impugnada en la que se había, según la propia sentencia expondrá, concedido "el registro de TCM Televisión [número 2.540.818 ] en cuanto que ya tenía inscrita a su favor la marca nº 2.136.950 con idéntica denominación TCM Televisión para los mismos servicios", sin que -a su juicio- la ulterior cancelación de esta última marca fuera determinante de la nulidad de aquélla.
En el segundo motivo de casación, también al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se vuelve a denunciar el supuesto quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En ese caso la censura es por "incongruencia omisiva de fondo que comporta el hecho de que la Sala de instancia no se haya manifestado sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso que se refiere a que la marca número 2.540.818, TCM Televisión, con gráfico, se encuentra incursa en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001."
Tampoco el motivo podrá ser estimado. El tribunal de instancia refleja en su sentencia cómo la recurrente defendía su pretensión anulatoria del registro de la nueva marca "TCM Televisión" número 2.540.818 por dos argumentos: a) "en cuanto que la marca TCM Televisión 2.136.950 ha sido declarada caducada por falta de uso por la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete de fecha 18 de marzo de 2005 "; y b) en cuanto que "[...] ambas marcas son incompatibles ya que coinciden en la expresión TCM y en la misma área comercial". Premisas a partir de las cuales la Sala de instancia juzgará que basta que la nueva marca sea "continuación registral de otra" para corroborar su validez, sin que considere necesario, dicho lo anterior, analizar seguidamente su "convivencia desde el punto de vista de la percepción del consumidor", esto es, desde la perspectiva de su semejanza denominativa y aplicativa.
Con ello el tribunal está poniendo de relieve que, cualquiera que fuera el juicio que merezca el contraste entre las dos marcas enfrentadas según lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, el hecho de que la impugnada sea reproducción con idéntico nombre de una ya registrada basta, en su entender, para avalar la nueva inscripción. Razonamiento de la Sala sentenciadora que podrá ser erróneo o acertado pero que da respuesta a la pretensión actora. En otras palabras, no ignora sino que toma en consideración, aunque sea para rechazarla por innecesaria, la alegación correspondiente de la demanda.
En el tercer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 55.2 de la Ley 17/2001, de Marcas, y de "la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate". En el desarrollo argumental del motivo se alude, entre otras, a la sentencia de esta Sala de 29 de julio de 2005.
La caducidad sobrevenida de una marca por su falta de uso efectivo y real en España está regulada por el artículo 55.2 de la Ley 17/2001 en conexión con el artículo 39.2 : "las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Precepto que difiere de su correlativo (también artículo 55.2 ) de la Ley de Marcas de 1988 a cuyo tenor el registro de la marca caducada en virtud de sentencia dejaba de producir efectos desde el momento en que la sentencia ganó firmeza.
En el caso de autos la pérdida de eficacia jurídica de la marca número 2.136.950 por el reconocimiento judicial de su caducidad deriva de la sentencia firme dictada el 18 de marzo de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 y Mercantil de Albacete que, al resolver el litigio seguido entre las mismas partes que se enfrentan en éste (de un lado "Turner Entertainment Networks International Limited" y de otro "Urbanesa 2000, S.A.") y ante el allanamiento de "Urbanesa", estimó que se había producido la falta de uso de la marca "TCM Televisión" número 2.136.950 durante el tiempo legalmente exigido al respecto (cinco años).
Afirma "Turner Entertainment Networks International Limited" que la fecha en que se produjo la falta de uso determinante de la caducidad de la marca número 2.136.950, por virtud de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 17/2001, es muy anterior a la fecha de presentación, el 16 de mayo de 2003, de la solicitud de la marca impugnada número 2.540.818. Y considera que el tribunal de instancia comete "el error de entender [...] que la prioridad registral correspondía a una marca, la número 2.136.950 que se encontraba caducada por sentencia firme y que, por tanto, no podía transmitir a la impugnada [la marca número 2.540.818 ], por continuidad, un derecho del que ya carecía".
Aun cuando el tribunal de instancia aplica una jurisprudencia de esta Sala que se refiere a un régimen normativo de la caducidad diferente del instaurado por la Ley 17/2001, la conclusión final que sienta es correcta, también por aplicación de esta Ley, y el motivo deberá ser rechazado. La interpretación del nuevo precepto legal implica que las marcas caducadas por su falta de uso dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que culminaron los cinco años continuados durante los que se produjo la omisión determinante de la caducidad. Es a esta última fecha a la que deben retrotraerse los efectos de la sentencia civil que aprecie la falta de uso.
En el caso de autos, pues, aun siendo cierto que el efecto de la caducidad se ha de retrotraer no al momento en que ganó firmeza la sentencia sino al momento en que se produjeron los hechos determinantes de la caducidad en el sentido que acabamos de exponer, no hay dato alguno que permita inferir que esta última fecha es anterior a aquellas en que se solicitó y registró la marca número 2.540.818 (esto es, el 16 de mayo de 2003 y el 5 de mayo de 2004, respectivamente).
La sentencia dictada el 18 de marzo de 2005 por el Juzgado de Albacete se limitó, según ya hemos consignado, a declarar la caducidad sobrevenida de la marca 2.136.950 por su falta de uso efectivo y real en España durante cinco años. En ausencia de otros datos que no constan, no cabe presumir que la fecha de retroacción sea anterior al año 2003 o al año 2004, pues sólo al término de los cinco años de falta de uso se produjo la caducidad de la marca 2.136.950. Lo que supone tanto como afirmar no sólo que la "nueva" marca número 2.540.818 se concedió estando vigente su precedente sinónima (la marca 2.136.950) sino que, además, los efectos retroactivos de la declaración judicial de caducidad no alcanzaron a aquel momento. Bien pudo, por lo tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas -y, a posteriori, el tribunal de instancia- basarse en la preexistencia de la primera de aquellas marcas para registrar la segunda, de la que era práctica reproducción.
Siendo ello así, el tercer y último motivo de casación habrá de ser desestimado, pues la eventual aplicación al caso de autos del artículo supuestamente vulnerado por el tribunal de instancia (esto es, del artículo 55.2 de la Ley 17/2001 ) no supondría la nulidad del registro impugnado.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 3578/2007, interpuesto por "Turner Entertainment Networks International Limited" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de febrero de 2007, recaída en el recurso número 242 de 2005. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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