STS, 29 de Mayo de 2009

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2009:3199
Número de Recurso3219/2008
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución29 de Mayo de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de mayo de dos mil nueve

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co, contra la sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 2081/2003. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y D. Florian, representado por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Fernández Castro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 24 de agosto de 2001 D. Florian solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- el registro de la marca mixta nº 2.422.166 "MUSTANG" para productos comprendidos en la clase 25 del Nomenclátor [prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzado (excepto ortopédico); sombrerería]. Al registro se opuso la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co. invocando la incompatibilidad de la marca solicitada con las siguientes marcas prioritarias: marca comunitaria MUSTANG nº 357.178, denominativa, para productos de vestido, corsetería, ropa de deporte, ropa de cuero, cinturones para vestidos, calzados, calzados de deporte, sombrerería; y marcas internacionales MUSTANG nº 590.588A, mixta, (vêtements, chaussures, chapellerie; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans dŽautres classes), nº 213.598A, denominativa, (vêtemens fabriqués avec du cuir), nº 354.173 (vêtemens, excepte ceux tisses à maúlles et tricotés) y nº 602.643, denominativa, (vêtements, compris vêtemens en cuir; vêtements de sport, anoraks, pantalons, jeans, vestes, pullovers, chemises, t-shirts, foulards, bonnets, cravates, chaussures, ceintures pour vêtements), ésta última con el dibujo de un caballo a galope sobre la denominación MUSTANG, todas ellas para productos comprendidos en la misma clase 25. La solicitud fue inicialmente denegada mediante resolución de la OEPM de 20 de mayo de 2002, que apreció identidad denominativa y aplicativa entre las marcas oponentes. Pero, interpuesto recurso por Don Florian, fue estimado por resolución de 8 de mayo de 2003, que autorizó el registro. En esta segunda resolución la OEPM estima que, aún existiendo semejanza entre los signos enfrentados, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado; afirma que la marca MUSTANG nº 213.598 ha caducado por falta de renovación; y tiene en consideración que el solicitante es titular desde 1978 de la marca nº 867.718 "CALZADOS MUSTANG", y desde 1997 de la marca nº "MUSTANG", ambas concedidas y en vigor.

SEGUNDO

Contra las resolución de la OEPM interpuso MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co recurso contencioso- administrativo, que correspondió a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso nº 2081/2003 ), que fue desestimado por sentencia de 12 de noviembre de 2007, en cuyo fundamento de derecho tercero se razona lo siguiente: En reiteradas ocasiones se ha denegado al Sr. Florian el registro de una marca "MUSTANG" similar a la ahora solicitada por reconocerse la prioridad registral de la marca nº 213.598, titularidad de la demandante, inscrita para productos de la clase 25. Sin embargo, ésta ha sido declarada caducada en virtud de sentencia dictada en los autos 727/2000 por el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid, confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid -Sección 20- de 12 de noviembre de 2004, que ha sido declarada firme por Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 26 de septiembre de 2006, que inadmitió el recurso interpuesto contra la anterior. Por lo tanto, la primera marca que aparece inscrita utilizando el vocablo "MUSTANG" es la nº 867.718, inscrita para productos de la clase 25, y pertenece al Sr. Florian, que obtuvo su concesión por resolución de 5 de abril de 1979; posteriormente ha obtenido la inscripción de otras variaciones de esta marca en distintas clases del Nomenclátor. El acceso al Registro de esta marca -sigue diciendo la sentencia- es anterior al de las marcas internacionales de la demandante, porque la más antigua de la que aparece hoy como titular es la nº 354.173, concedida para las clases 14, 18 y 25 en el año 1989. Por tanto -añade la sentencia impugnada- la prioridad registral la tiene Don Florian con la marca "MUSTANG" nº 867.718. Expone la doctrina contenida en la STS de 8 de marzo de 2007 en los siguientes términos: "La Ley 32/1988, de Marcas , cambió sustancialmente el sistema anterior del Estatuto de la Propiedad Industrial, introduciendo en su artículo 12.1 ., como elemento decisivo para la inscripción en el Registro, el principio de especialidad. El principio de especialidad debe conjugarse con el de prioridad registral, pero no en el sentido amplio que cabría atribuirle en la legislación anterior, sino dentro del marco de la nueva normativa. De esta forma, la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos, pero no -salvo que se trate de una marca renombrada, circunstancia que no concurre en el presente supuesto- si se trata de productos o actividades diferentes, en cuyos campos operarán las reglas generales. Todo expediente de marca está vinculado a una determinada clase de productos, y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes del primero. Por ello, la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros ni permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclátor en cualquier tiempo posterior, de modo que si el signo coincide con la marca de un tercero, éste siempre puede invocar la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas . Ello es así porque, de lo contrario, bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclátor, sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada". A ello añade la sentencia recurrida que el codemandado ha convertido la denominación "MUSTANG" en marca notoria, no sólo en el ámbito del calzado y bolsos sino también en el textil y de complementos, que tiene inscritas varias marcas a su favor con la denominación "MUSTANG" para distinguir productos de la clase 25, y que la aspirante difiere gráficamente de las de titularidad de la demandante -la más antigua de las cuales distingue vestidos de cuero- porque presenta un peculiar y característico diseño junto al término "MUSTANG" Esta es la "ratio decidendi" de la sentencia.

TERCERO

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado el recurso de casación de la representación procesal de MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co mediante providencia de 14 de abril de 2008.

CUARTO

Con fecha 25 de junio de 2008, la representación procesal de MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co presentó en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de interposición del recurso, en el que articula un motivo de casación, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA, a través del cual denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto del debate. Alega que la sentencia incurre en error al apreciar la prioridad registral, porque la marca "MUSTANG" de la que es titular el Sr. Florian para la clase 25 protege sólo calzados, (botas, zapatos y zapatillas) mientras que aquélla de la que es titular la recurrente se halla registrada para los restantes productos de la clase 25 solicitados ahora, esto es, prendas confeccionadas para señora, caballero y niño y sombrerería, lo que impide que la prioritaria pueda extenderse a estos productos, sobre los que son prioritarios tanto la marca de la ahora recurrente nº 354.173, "MUSTANG", que identifica vestidos, excepto los de malla y punto, como las restantes marcas que fueron opuestas en el expediente administrativo. Lo anterior -sostiene la recurrente en casación- no se ve desvirtuado por el hecho -que valora la sentencia- de que el Sr. Florian haya obtenido a su favor la inscripción de la marca en otras clases del Nomenclátor y añade que aunque el Tribunal de instancia ha apreciado diferencias gráficas entre las marcas enfrentadas, ha reconocido la semejanza fonética entre las mismas, por lo que procede la denegación del registro, habida cuenta de que en el tráfico económico prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, sin que la notoriedad de las marcas de la oponente afecte a la anterior conclusión. Cita la jurisprudencia que considera infringida y termina solicitando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y se ordene la denegación de la marca nº 2.422.166 "MUSTANG" para prendas confeccionadas para caballero, señora o niño, y sombrerería dentro de la clase 25 del Nomenclátor.

QUINTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de 20 de enero de 2009.

SEXTO

1. Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2009 se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado, que justifica la confirmación de la resolución en consideración a las diferencias gráficas que existen entre las marcas enfrentadas y a la prioridad registral del Sr. Florian, referida especialmente a vestidos de cuero, y solicita que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso con costas. 2. La representación procesal del Sr. Florian se ha opuesto en escrito presentado el 14 de abril de 2009, en el que expone que la consideración de notoria de la marca prioritaria de la que es titular comporta una protección reforzada según dispone el artículo 8 de la Ley 32/1988, de Marcas ; cita en apoyo de su pretensión la STS de 16 de mayo de 2006 (RC 3383/2003), sobre la marca nº 2.130.834, " MUSTANG BOOTS & SHOES ", mixta, para productos de la clase 25 (calzados -excepto ortopédicos-) . Y termina suplicando sentencia desestimatoria del recurso con expresa imposición de costas.

SÉPTIMO

Mediante providencia de 12 de mayo de 2009 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el 26 de mayo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 2081/2003, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de mayo de 2003, que estimó el recurso de alzada interpuesto contra la dictada con fecha 20 de mayo de 2002, y concedió el registro de la marca nº 2.422.166 «MUSTANG» con gráfico, para productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional -prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzado (excepto ortopédico), sombrerería-. El recurso se articula al amparo del art. 88.1.d) LRJCA, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia porque, a su juicio, la sentencia incurre en error al apreciar la prioridad registral, porque la marca "MUSTANG" de la que es titular el Sr. Florian para la clase 25 protege sólo calzados, mientras que aquélla de la que es titular la recurrente se halla registrada para los restantes productos de la clase 25 solicitados ahora. La marca del Sr. Florian no puede extenderse a estos productos sobre los que son prioritarias tanto la marca de la recurrente nº 354.173, "MUSTANG", como las restantes que fueron opuestas en el expediente administrativo, aunque haya obtenido a su favor la inscripción de la marca en otras clases del Nomenclátor. Por último, añade que en el tráfico económico prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico por lo que, habiendo reconocido el Tribunal de instancia la semejanza fonética entre las marcas, procede la denegación del registro, sin que la notoriedad de las marcas de la oponente afecte a la anterior conclusión.

SEGUNDO

Esta Sala ha dictado sentencia en otros supuestos suscitados entre las mismas partes, referidos a marcas enfrentadas que se hallaban constituidas o que incorporaban el vocablo "MUSTANG". Así ha ocurrido en los recursos interpuestos por Don Florian, que han dado lugar a las sentencias de 23 de octubre de 2008 (RC 3574/2006) y dos de fecha 13 de febrero de 2008 (RRCC 7340/2005 y 7469/2005 ), en los que se solicitaba la declaración de compatibilidad entre las marcas enfrentadas y el consiguiente acceso al Registro de la aspirante, y en el recurso interpuesto por MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co, que ha dado lugar a la sentencia de 16 de mayo de 2006 (RC 3383/2003 ), en el que se solicitaba denegación de inscripción de las marcas solicitadas. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso, las sentencias impugnadas eran anteriores al Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que había declarado la caducidad y ordenó la cancelación de la marca nº 213.598 "MUSTANG", por lo que dicho Auto no pudo tenerse en cuenta, lo que no ocurre en el presente supuesto en el que la sentencia recurrida es de fecha posterior. Por tanto, ahora no es invocable la prioridad de la marca caducada, sino que la prioridad para productos comprendidos en la clase 25 del Nomenclátor la tiene el codemandado en la instancia, correcurrido en esta casación.

Hecha la anterior precisión, el motivo no puede prosperar. Reitera la jurisprudencia de esta Sala que las apreciaciones de hecho respecto a litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 RC 1868/2005, 10 de marzo del 2005 RC 4700/2002 y 9 de febrero 2009 RC 4946/2006 ). Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente porque también es doctrina reiterada la de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los caso, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas. De modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

En el presente caso, el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta la modificación de la prioridad registral por caducidad de la marca nº 213.598. No ha sido éste el único argumento determinante del fallo. También ha advertido que si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos. Sucede, además, que, en este caso, la sentencia, tras una valoración de conjunto, ha declarado que las marcas enfrentadas difieren gráficamente porque la aspirante presenta un peculiar y característico diseño -constituido por el dibujo original de una cabeza de mujer, con el pelo figurado como un semicírculo voluminoso, que descansa sobre el término "MUSTANG"-, lo que determina la inexistencia de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a de la Ley de Marcas, máxime teniendo en cuenta la protección reforzada que el artículo 8 confiere a la marca notoria, carácter que la sentencia recurrida atribuye a las marcas registradas por el Sr. Florian. El juicio fáctico de la Sala de instancia se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala y resulta intangible en casación.

TERCERO

No ha lugar al recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente por imperativo de lo establecido en el art. 139.2 de la L.J.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH+Co, contra la sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 2081/2003, sentencia que declaramos conforme con el ordenamiento jurídico, todo ello con imposición de las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON Fernando Ledesma Bartret, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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