STS, 21 de Mayo de 2009
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:3076 |
| Número de Recurso | 3236/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 3236/2007, interpuesto por Doña Agustina, representada por el Procurador Don José María Rico Maeso, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 609/2007 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 10 de abril de 2007, recaída en el recurso nº 1090/2005, sobre denegación de inscripción del nombre comercial nº 254.570 "SOHO ESPACIOS DEL MUNDO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Doña Agustina, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de marzo de 2005 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 10 de junio de 2004, que denegó la inscripción del nombre comercial nº 254,570 "SOHO ESPACIOS DEL MUNDO" (mixto) en clases 35ª y 39ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de mayo de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (Doña Agustina ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 13 de junio de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en relación con el art. 95.2.c) y d), por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales con producción de indefensión, en concreto la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en especial la falta de motivación (art. 120.3 de la CE ).
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los arts. 9.3, 14 y 24 de la CE y arts. 5 y 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Terminando por suplicar dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la resolución recurrida con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho.
Por providencia de la Sala, de fecha 5 de septiembre de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 28 de septiembre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 18 de febrero de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de mayo siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción del nombre comercial nº 254.570 "SOHO ESPACIOS DEL MUNDO" y gráfico para la clase 35ª (servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes informáticas de mobiliario, iluminación, textiles y artículos de decoración y regalos) y 39 (servicios de almacenaje, transporte, suministro y distribución de mobiliario, iluminación, textiles, artículos de decoración y regalos), por existir con la marca nº 1.149.464 SOHO de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y el rótulo de establecimiento 259.916 SOHO OBJECT (negocios dedicados a la venta de objetos de regalo y decoración) "un evidente grado de similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
<
Dicha semejanza denominativa se ve, además, agravada tomando en consideración que el ámbito aplicativo de los dos signos enfrentados, puesto que, aunque no están incluidos en los mismos epígrafes del Nomenclátor, a pesar de ello, algunos de los servicios a que se refieren guardan íntima relación entre sí, ya que el nombre comercial aspirante incluye en su ámbito de aplicación, tanto en la clase 35 como 39, servicios de venta al detalle, almacenaje, transporte, suministro y distribución de textiles, decoración y regalos, servicios estrechamente vinculados con los vestidos, calzados y sombrerería protegidos por la marca prioritaria, a lo que cabe añadir que los destinatarios de los dos signos son los mismos -los consumidores en general-, todo lo cual favorece la asociación entre ambos y, por consiguiente, es claro que existe riesgo de confusión en el mercado sobre los productos que ofrecen, pudiendo inducir a un consumidor medio a pensar que se encuentra frente a servicios que proceden de un mismo haz empresarial y, en consecuencia, la coexistencia de los dos signos en el mercado podría generar un inevitable riesgo de asociación entre ellos. En consecuencia, el nombre comercial núm. 254.570 "Soho Espacios del Mundo" (mixto), en clases 35 y 39, es incompatible con la marca prioritaria opuesta -la marca nº 1.149.464 "Soho"-.
Lo anterior no queda enervado por el hecho de que la grafía de los signos enfrentados sea distinta, por cuanto, como tiene reiteradamente manifestado la jurisprudencia, en el tráfico mercantil prevalece el factor denominativo sobre todos los demás elementos integrados en la marca, de manera que el elemento gráfico carece de fuerza identificativa suficiente cuando el elemento denominativo no la posee (entre otras, STS, 3ª, Sección 3ª, de 8 de mayo de 2006 -rec. núm. 229/2004 -).
Resulta asimismo irrelevante, a efectos de la presente litis, la alegación de la actora relativa a que la marca prioritaria está conviviendo en el mercado con otras marcas registradas que guardan semejanza denominativa con la misma, por cuanto la legalidad de éstas no constituye objeto del recurso de autos.
Por todo lo expuesto, y a pesar de lo razonado en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia, las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, denegatorias del registro del nombre comercial núm. 254.570 "Soho Espacios del Mundo" en clases 35 y 39, son conformes a Derecho y, en consecuencia, procede la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, debiendo clarificarse que la oposición del rótulo nº 259.916, fue rechazada por el Tribunal de instancia porque con arreglo a la nueva Ley de Marcas no cabe su oposición de oficio, lo que lleva a que la casación se contraiga exclusivamente a la marca nº 1.149.464.
Aduce el recurrente al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, quebrantamientos de las normas reguladoras de la sentencia por falta de motivación, al entender que la cita de una sola sentencia del Tribunal Supremo no es motivación suficiente al requerir al menos dos resoluciones conformes para que pueda apreciarse infracción de doctrina legal.
El motivo debe rechazarse pues las sentencias que se citan de 8 de marzo de 2005 y 8 de mayo de 2006, están reflejando, según se deducen de sus propios términos, una jurisprudencia consolidada, en relación, respectivamente, con la prevalencia del elemento dominante de la denominación, y de ésta sobre el gráfico. En cualquier caso, más que un quebrantamiento de forma, lo que debería haberse invocado es una infracción de normas por el cauce del apartado d) del artículo 88.1, con la cita de sentencias que contradigan las invocadas por el juzgador de instancia.
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Teniendo en cuenta estos criterios, aplicables a los nombres comerciales, según se desprende del artículo 87.3 de la nueva Ley de Marcas, no se aprecia en el presente caso que el Tribunal de instancia al realizar la comparación entre los signos enfrentados haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad, únicos supuestos en los que es posible en casación alterar sus conclusiones. En efecto, es lógico considerar que el elemento denominativo "soho" sea el prevalente en ambos signos, incluso frente al gráfico, pues tiene una mayor fuerza distintiva, y a él atenderá el consumidor medio que atribuirá a los productos y servicios el mismo origen empresarial. Esto adquiere mayor grado de intensidad, si se tiene en cuenta que los campos aplicativos de ambos son similares
Frente a ello no cabe acoger las alegaciones efectuadas en el segundo motivo de casación, pues no hay lesión del principio de tutela judicial efectiva ni del de igualdad reconocidos en los artículos 24 y 14 respectivamente, de la Constitución, pues el hecho de que la Oficina Española de Patentes y Marcas haya admitido como nombres comerciales un gran número de solicitudes que llevaban el término "soho", no impide que se denieguen otras, no sólo por poder variar las circunstancias de unas y otras -lo cual no queda claro en el escrito de interposición- sino porque la Administración en cada momento debe resolver de acuerdo con la legalidad, que anteriormente podría haber sido conculcada, y porque los órganos judiciales en la aplicación de la Ley están sometidos a ésta en un campo en que no hay margen a la discrecionalidad. Tampoco puede acogerse el argumento de que el indicado término carece de carácter distintivo por designar a un barrio londinense y no puede ser apropiable por nadie, pues su origen inglés le da un cierto carácter de fantasía para el consumidor español y le atribuye una cualidad identificativa suficiente respecto del origen empresarial de unos determinados productos, de tal forma que si se permitiese su generalización en el mercado autorizando su inscripción por cualquiera otro distinto del prioritario originaría confusión. En último término, los ámbitos aplicativos tienen igual cauce de comercialización, habida cuenta de que los textiles que se tratan de proteger con el signo solicitado abarcan el campo de los vestidos de la oponente.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3236/2007, interpuesto por Doña Agustina, contra la sentencia nº 609/2007 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 10 de abril de 2007, recaída en el recurso nº 1090/2005, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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