STS, 23 de Abril de 2009

La representación de "Hearst Communications Inc" y "Hearst Enterprises, B.V." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2347/2003 contra el acuerdo del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de junio de 2003, en el expediente de solicitud de marca nacional número 2.444.796 "Cosmobelleza", desestimatorio del recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de septiembre de 2002.

En su escrito de demanda, de 4 de marzo de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "revocando dicho acuerdo de concesión registral acordándose, en consecuencia la denegación de inscripción registral de aquella marca". Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 15 de abril de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el recurso".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 29 de marzo de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo nº 2347/2003 interpuesto por la Procuradora Dª Mª Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de "Hearts Communications Inc" y de "Hearst Enterprises, B.V." contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de junio de 2003 desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la Resolución de la misma Oficina de fecha 20 de septiembre de 2002, que concedió a "Vida Estética, S.A." el registro de la marca nacional número 2.444.796 "Cosmobelleza" (denominativa) para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, resoluciones que en consecuencia se confirman. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Con fecha 3 de julio de 2007, la Procuradora Dª Maria Teresa Rodríguez Pechín, en representación de "Hearst Enterprises B.V" y de "Hearst Communications Inc", interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3126/2007 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

"Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 12.1.a) de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988, por incurrir los signos distintivos enfrentados en similitud susceptible de provocar riesgos de confusión y asociación en el público consumidor".

"Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1. d) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 13 c) de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988, por incurrir el signo distintivo impugnado en aprovechamiento del crédito ajeno con respecto a las marcas prioritarias".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó que se dicte sentencia desestimando el recurso con costas.

Por providencia de 28 de enero de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 29 de marzo de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Hearts Communications Inc" y "Hearst Enterprises, B.V" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.444.796, "Cosmobelleza" para distinguir productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas".

A la inscripción de la marca número 2.444.796, solicitada por "Vida Estética, S.A." se habían opuesto "Hearst Communications Inc" y "Hearst Enterprise B.V." en cuanto titulares de diversas marcas cuya enumeración hizo en la sentencia ahora recurrida el tribunal de instancia en los siguientes términos: "[...] La parte recurrente alega, en esencia, que la marca concedida -marca número 2.444.796 "Cosmobelleza"- es incompatible con las marcas prioritarias de que la misma es titular, basadas en la denominación Cosmo de las que se citaban a lo largo del expediente administrativo las siguientes: marcas internacionales nº 675.165 Cosmopolitan.Com (denominativa) en clase 42, nº 673.905 Cosmo TV (denominativa) en clase 38, nº 703.783 Generation Cosmo (denominativa) en clases 38 y 41, nº 665.165 TV Cosmo (denominativa) en clase 38, nº 564.026 Cosmopolitan (denominativa) en clase 3, nº 673.300 The Cosmopolitan Channel (denominativa) en clase 38, nº 703.727 Café Cosmopolitan (denominativa) en clases 38 y 41, nº 703.766 Cosmopolitan Televisión (denominativa) en clases 38 y 41 y registros de marca nº 2.373.439 Chica Cosmo (denominativa) en clase 16, nº 517.896 Cosmopolis (denominativa) en clase 16, nº 2.244.742 Cosmogirl! (denominativa) en clase 16, nº 1.641.359 Cosmopolitan (denominativa) en clase 9, nº 615.119 Cosmopolitan (denominativa) en clase 16 y nº 2.379.672 Cosmopolitan Televisión (denominativa) en clase 9".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general de esta Sala en materia de comparación de marcas, fueron las siguientes:

[...] "La aplicación de la anterior doctrina conduce al rechazo del presente recurso, pues la Sala aprecia la existencia, entre los signos enfrentados, de diferencias que permiten su convivencia en el mercado.

En efecto, si bien la marca aspirante y las marcas prioritarias, concretamente reseñadas en el razonamiento jurídico segundo de esta Sentencia, tienen en común la utilización de la raíz Cosmos, sin embargo la nueva marca se integra por la unión de los vocablos Cosmo y Belleza, dando lugar a una denominación específica y de fantasía, claramente diferenciada respecto de las oponentes, formadas, a su vez, por la unión o adición al término Cosmos de otros diferentes vocablos o desinencias, lo que dota a cada uno de los signos del suficiente carácter individualizador. Así, de la unión de los citados términos Cosmo y Belleza resulta un conjunto con sustantividad y carga expresiva característica, al presentar una distinta sonoridad y recepción auditiva, sin que a este respecto pueda olvidarse que, según constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica, se manifiesta por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor. Y desde esta perspectiva, una simple y mera visión de los signos enfrentados revela las suficientes diferencias como para garantizar su recíproca diferenciación, al ser desiguales la impresión de conjunto de cada distintivo.

Esto es, como señala la STS de 18 de noviembre de 2004, debe advertirse que, para apreciar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, debe retenerse la impresión de conjunto que la percepción de las marcas proporciona, sin que se pueda extraer del conjunto denominativo un elemento integrante de la totalidad para asignarle una fuerza distintiva particular derivada de su posición en el conjunto distintivo de la marca, que contradice la impresión global que produce el examen de dichas marcas.

En este sentido, los signos enfrentados, globalmente considerados, son perfectamente distinguibles al diferenciarse fonéticamente como resultado de la utilización de caracteres diferenciadores con suficiente fuerza expresiva, lo que provoca que no concurra el presupuesto de riesgo de confusión o de asociación de procedencia empresarial. Y sin que puedan prosperar los alegatos de la parte recurrente en relación con que la palabra belleza es un mero referente genérico aplicable como cualidad a cualquier tipo de producto o servicio designado por una marca por lo que estaríamos ante un término sin distintividad, pues una cosa es que una marca no pueda integrase en exclusiva de términos genéricos (artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas) y otra que un elemento de esa naturaleza no deba entrar en la comparación. En el caso de autos, ni el término "belleza" puede considerarse genérico en relación con los productos o servicios objeto de las marcas en litigio ni, en ningún caso, debe ser excluido de la comparación. Por el contrario, la comparación debe realizarse, como se ha dicho, teniendo en cuenta el efecto unitario de los signos enfrentados, tomando en consideración todos sus elementos.

Y, desde esta perspectiva, como ya se ha dicho, se ha de concluir que tales signos presentan suficientes disparidades de conjunto como para excluir el riesgo de error y confusión en el mercado, y, por lo tanto, el peligro de asociación, máxime teniendo en cuenta que si bien es cierto que en lo relativo a la venta a través de redes mundiales informáticas puede existir una cierta coincidencia con las marcas prioritarias que efecto invoca la recurrente, sin embargo, no cabe desconocer que los productos a que puede referirse la marca aspirante son mucho más amplios que los relativos a dichas marcas prioritarias.

[...] No obsta a las anteriores conclusiones el alegato de que nos encontremos, efectivamente, ante una marca notoria en el sector de las publicaciones, pues si bien la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que la notoriedad de una marca no puede emplearse en un sentido contrario a sus intereses, como un elemento de atenuación de la intensidad de su protección, sin embargo, también la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha señalado -sentencias, entre otras, de fechas 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005 - que la apreciación de la notoriedad de la marca a los efectos de reforzar su protección sólo es posible en los casos que entre las denominaciones examinadas exista riesgo de confusión, ya que si este riesgo no existe -como es el caso-, y el público consumidor puede claramente diferenciarlas poco importa a estos efectos que sea notoria.

Por lo tanto, en el supuesto de litis, sentada la premisa de que no concurre el presupuesto de riesgo de confusión o de asociación entre las marcas en litigio, tampoco puede entrar en juego el invocado artículo 13.c) de la Ley 32/1988 pues, conforme es doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el citado precepto no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que no apreciándose riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, dicho precepto deviene aplicable.

Téngase en cuenta, por otra parte, que en la demanda también se hace referencia al renombre de las marcas prioritarias. Ahora bien, como señala, entre otras muchas, la STS de 22 de diciembre de 2004, una marca es notoria cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma. Y en el presente caso, lo cierto es que la documental aportada con la demanda, y no impugnada, no puede entenderse acreditativa del conocimiento por el público en general a que se acaba de hacer mención.

En consecuencia, todo lo anteriormente expuesto conduce, sin necesidad de más consideraciones, a la desestimación del recurso interpuesto, si bien cabe notar, en lo que respecta a la jurisprudencia alegada, que el Tribunal Supremo ha dicho repetidamente, "que los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas."( por todas STS de 11 de octubre de 2004 )."

El presente recurso de casación es similar al número 3243/2006 que esta Sala del Tribunal Supremo ha resuelto en su reciente sentencia de 23 de diciembre de 2008. Interpuesto aquél por una de las dos sociedades hoy recurrentes y con los mismos motivos casacionales, en él se impugnaba otra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, dictada el 21 de febrero de 2006 en el recurso número 1415/2003. La Sala de instancia desestimó aquel recurso en el que se debatía la inscripción de la marca nacional número 2.441.896 "Cosmobelleza.com" con argumentos análogos a los que contiene la ahora impugnada.

El recurso de casación reitera, en sus dos motivos, contra la sentencia ahora impugnada favorable a la inscripción de "Cosmobelleza", los mismos argumentos que en el número 3243/2006 adujo "Hearts Enterprises, B.V" contra la inscripción de "Cosmobelleza.com", marca en su día respaldada por la sentencia de 21 de febrero de 2006.

Sintetizamos aquellos argumentos, ahora repetidos, en nuestra sentencia de 23 de diciembre de 2008 del siguiente modo:

"Introducción en el mercado de un evidente riesgo de confusión con los signos prioritarios que designan servicios relacionados con los de la solicitante, siendo el vocablo "cosmo" el más característico, así como la terminación "com". No se trata de un vocablo genérico al no tener que ver con los productos que ampara la marca, siendo por el contrario el término "belleza" el que si es genérico. Se produce riesgo de asociación, y un acercamiento conceptual entre ambos signos, al operar en campos relacionados dirigidos a un público femenino, siendo algunas de las marcas opuestas de carácter notorio. Se produce un aprovechamiento del prestigio logrado por la marca prioritaria."

La desestimación de ambos motivos fue argumentada en nuestra sentencia precedente de 23 de diciembre de 2008 con las siguientes consideraciones:

"Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que corresponde al juzgador de instancia valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

También se ha señalado en esa misma jurisprudencia que a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia al comparar los signos enfrentados haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad, únicos supuestos en que cabría en casación corregir el criterio del juzgador. No es ilógico considerar que no se producirá riesgo de confusión en los consumidores, pues es cierto que los signos enfrentados contienen elementos suficientes de diferenciación como para evitarlo. El término "cosmos" podrá considerarse como no genérico desde el punto de vista legal, pero si que es de común utilización en cuanto a su sentido de universalidad y como tal es inapropiable. Desde este punto de partida, serán los otros elementos del signo los que atribuyan sustantividad, y no cabe duda que es "belleza" el que caracteriza a la marca solicitante frente a la oponente, con particularidades tales que permitirá al consumidor diferenciar con claridad sin riesgo de confusión a los signos enfrentados, aunque los campos aplicativos estén relacionados.

Sentado, por tanto, los rasgos distintivos y superado el peligro de confusión, desaparece, como reiteradamente ha señalado esta Sala, el riesgo de asociación, así como el elemento causal de la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, ya que al existir diferencias el público consumidor sabrá cual es el origen empresarial de cada uno de los productos, distinguiendo al notorio del que no lo es, especialmente el público femenino, muy exigente en relación con los que se comercializan a través de las marcas enfrentadas."

Dada la similitud de las marcas "Cosmobelleza" y "Cosmobelleza.com", registradas ambas para proteger servicios de la misma clase; siendo coincidentes en uno y otro proceso las marcas opuestas por las sociedades hoy demandantes; habiendo éstas fundado sus pretensiones en la instancia y sus motivos casacionales en los mismos términos en que lo hicieron en el recurso 3243/2006, es procedente que reiteremos, para resolver este litigio, las razones por las que desestimamos dicho recurso.

No podemos acoger, pues, ninguno de los dos motivos de casación, lo que determinará la desestimación del presente recurso. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas a la parte recurrente.