STS 137/2009, 16 de Marzo de 2009

1.- El Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, en nombre y representación de la entidad Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) NV, interpuso demanda de Juicio Ordinario de Menor Cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Madrid, siendo parte demandada D. Jose Ignacio y la sociedad Zolder, S.A., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "DECLARANDO. PRIMERO. Que el demandado D. Jose Ignacio, carece del derecho de proteger como marca la denominada "Pepe López" para confecciones, al ser confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV. SEGUNDO. Que la marca núm. 1.300.846 "PEPE LOPEZ" es confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de la actora, por lo que debe declararse nula y sin valor legal. TERCERO. Que los demandados carecen del derecho de uso como marca de la denominación "PEPE", esté o no acompañada del vocablo "LOPEZ", para distinguir productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, y en particular artículos de confección. CUARTO. Que los signos distintivos usados en las etiquetas, botones, remaches y bolsillos traseros de los pantalones que fabrica y distribuye la demandada ZOLDER S.A. vulneran los derechos registrales de la actora derivados del registro de sus marcas "PEPE" y gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784. QUINTO. Que el uso por fabricación y venta de pantalones vaqueros que incorporan signos distintivos incompatibles con los de la actora causa perjuicios a la demandante, los que deberán ser evaluados en fase probatoria, o bien en ejecución de sentencia, y calculados en cuanto al lucro cesante en base a los parámetros establecidos por el art. 38 b) o, alternativamente, c) de la Ley de Marcas. SEXTO. Que el uso que realiza ZOLDER, S.A. de marcas incompatibles con las de la demandante, constituye un acto de competencia desleal, que genera un enriquecimiento injusto a ser indemnizado en ejecución de sentencia. CONDENANDO. PRIMERO: A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones ordenando la cancelación de la marca núm. 1.300.846, librando al efecto el oportuno mandamiento al Ilustrísimo Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al efecto de la cancelación del referido expediente. SEGUNDO: A los demandados a cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos de la sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV, interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE", esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, debiendo asimismo cesar en el uso de toda marca incompatible con las marcas "PEPE" y gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784 de la demandante. TERCERO: A los demandados a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario u otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. CUARTO: A los demandados a indemnizar a PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con dolo o culpa, en la cuantía que se determine en fase de prueba, o alternativamente en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 38 b) o alternativamente c) de la Ley de Marcas. QUINTO : A los demandados en los perjuicios causados por el enriquecimiento injusto que les haya producido la vulneración de los derechos de exclusiva de la actora. SEXTO: A la publicación de la sentencia a su costa en un diario de circulación nacional. Todo ello con expresa imposición a los demandados de las costas sin la limitación contenida en el párrafo último del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por actuar con mala fe.".

2. - El Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la entidad Zolder, S.A. y de D. Jose Ignacio, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando íntegramente la demanda con imposición de costas a la parte actora.

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cuatro de Madrid, dictó Sentencia con fecha 10 de octubre de 2.000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo en nombre y representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV contra D. Jose Ignacio y Sociedad ZOLDER, S.A. representados por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, debo DECLARAR Y DECLARO: 1º.- Que el demandado D. Jose Ignacio, carece del derecho de proteger como marca la denominada "PEPE LOPEZ" para confeccionar, al ser confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de "PEPE JEANS CORPORATION" (Netherlands Antilles) NV. 2º.- Que la marca número 1.300.846 "PEPE LOPEZ" es confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de la actora, por lo que debe declararse nula y sin valor legal. 3º.- Que los demandados carecen del derecho de uso como marca de la denominación "PEPE", esté o no acompañada del vocablo "LOPEZ", para distinguir productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, y en particular artículos de confección. 4º.- Que el uso por fabricación y venta de pantalones vaqueros que incorporan signos distintivos incompatibles con los de la actora causa perjuicios a la demandante, lo que deberán ser evaluados en fase de ejecución de sentencia, y calculados en cuanto al lucro cesante en base a los parámetros establecidos por el artículo 38 b) o, alternativamente, c) de la Ley de Marcas. Y en consecuencia CONDENO: 1º.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones ordenando la cancelación de la marca número 1.300.846, librando al efecto el oportuno mandamiento al Ilustrísimo Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al efecto de la cancelación del referido expediente. 2º.- La cesación inmediata por parte de los demandados en toda actividad que viole o perturbe los derechos de la sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV, interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE", o esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, debiendo asimismo cesar en el uso de toda marca incompatible con las marcas "PEPE" y gráficas números 1.953.783 y 1.953.784 de la demandante. 3º.- A los demandados a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario y otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. 4º.- A los referidos demandados a indemnizar a PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV por los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con mala fe, en la cuantía que se determinará en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 38 b) o alternativamente c) de la Ley de Marcas. 5º. A los demandados en los perjuicios causados por el enriquecimiento injusto que les haya producido la vulneración de los derechos de exclusiva de la actora. 6º.- A la publicación de la sentencia a su costa en un diario de circulación nacional. Con imposición expresa a los demandados de las costas sin la limitación contenida en el párrafo último del artículo 523 de la LEC.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Zolder, S.A. y D. Jose Ignacio, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima, dictó Sentencia con fecha 16 de febrero de 2.004, cuya parte dispositiva, es como sigue: "FALLAMOS: Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de "Zolder, S.A." y D. Jose Ignacio, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 4 de Madrid, el 10 de octubre de 2.000, en los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía, debemos confirmar y confirmamos la misma en todos sus extremos; con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante.".

1.- El Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la entidad Zolder, S.A. y D. Jose Ignacio, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima, de fecha 16 de febrero de 2.004, en apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción por aplicación indebida de los arts. 36, 37, 38 de la Ley de Marcas 32/88 y art. 18 de la Ley de Competencia Desleal. SEGUNDO .- Infracción por aplicación indebida de los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas.

Por Providencia de fecha 27 de abril de 2.004, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones, ante esta Sala comparecen, como parte recurrente, D. Jose Ignacio y la entidad Zolder, S.A., representados por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira; siendo parte recurrida las entidades Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) NV y Datran NV, representados por el Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo.

Con fecha 17 de abril de 2.007, se dictó Auto por esta Sala por el que se admitía el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Jose Ignacio y la entidad Zolder, S.A., respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima, de fecha 16 de febrero de 2.004.

Dado traslado del recurso de casación, el Procurador D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de las entidades Pepe Jeans Corporation NV y Datran NV, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de febrero de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ,

El objeto del proceso versa sobre derecho marcario, produciéndose el conflicto entre dos marcas registradas, de modo que la prioritaria en el registro pretende la exclusión de la segunda, con base en que, dada su notoriedad, la similitud del denominativo producida porque la posterior integra el vocablo PEPE en su signo y la identidad de productos designados al referirse a ropa vaquera, se produce un riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Por la entidad mercantil PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV se dedujo demanda frente a Dn. Jose Ignacio y la entidad mercantil ZOLDER S.A. en la que solicita: I. Se declare: PRIMERO.- Que el demandado Dn. Jose Ignacio carece del derecho de proteger como marca la denominación "PEPE LOPEZ" para confecciones, al ser confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV, SEGUNDO.- Que la marca núm. 1.300.846 "PEPE LOPEZ" es confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de la actora, por lo que debe declararse nula y sin valor legal; TERCERO.- Que los demandados carecen del derecho de uso como marca de la denominación "PEPE", esté o no acompañada del vocablo "LOPEZ", para distinguir productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, y en particular artículos de confección; CUARTO.- Que los signos distintivos usados en las etiquetas, botones, remaches y bolsillos traseros de los pantalones que fabrica y distribuye ZOLDER S.A. vulneran los derechos registrales de la actora derivados del registro de sus marcas "PEPE" y gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784; QUINTO.- Que el uso por fabricación y venta de pantalones vaqueros que incorporan signos distintivos incompatibles con los de la actora causa perjuicios a la demandante, los que deberán ser evaluados en fase probatoria, o bien en ejecución de sentencia, y calculados en cuanto al lucro cesante en base a los parámetros establecidos por el artículo 38 b) o, alternativamente, c) de la Ley de Marcas ; SEXTO.- Que el uso que realiza ZOLDER S.A. de marcas incompatibles con las de la demandante, constituye un acto de competencia desleal, que genera un enriquecimiento injusto al ser indemnizado en ejecución de sentencia; y, II. Se condena: Primero.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, ordenando la cancelación de la marca núm. 1.300.846, librando al efecto el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas al efecto de cancelación del referido expediente; Segundo.- A los demandados a cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos de la sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV, interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE", esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, debiendo asimismo cesar en el uso de toda marca incompatible con las marcas "PEPE" y gráficas núms.. 1.953.783 y 1.953.784 de la demandante; Tercero.- A los demandados a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario u otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos; Cuarto.- A los demandados a indemnizar a PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con dolo o culpa, en la cuantía que se determine en fase de prueba, o alternativamente en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el art. 38 b) o alternativamente c) de la Ley de Marcas, Quinto.- A los demandados en los perjuicios causados por el enriquecimiento injusto que los haya producido la vulneración de los derechos de exclusiva de la actora; y, Sexto.- A la publicación de la sentencia a su costa en un diario de circulación nacional.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Madrid el 10 de octubre de 2.000, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 472/1.998, estima la demanda en los siguientes términos: I. Declara: 1º.- Que el demandado D. Jose Ignacio, carece del derecho de proteger como marca la denominada "PEPE LOPEZ" para confeccionar, al ser confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de "PEPE JEANS CORPORATION" (Netherlands Antilles) NV. 2º.- Que la marca número 1.300.846 "PEPE LOPEZ" es confundible e incompatible con las marcas "PEPE" de la actora, por lo que debe declararse nula y sin valor legal. 3º.- Que los demandados carecen del derecho de uso como marca de la denominación "PEPE", esté o no acompañada del vocablo "LOPEZ", para distinguir productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, y en particular artículos de confección. 4º.- Que el uso por fabricación y venta de pantalones vaqueros que incorporan signos distintivos incompatibles con los de la actora causa perjuicios a la demandante, lo que deberán ser evaluados en fase de ejecución de sentencia, y calculados en cuanto al lucro cesante en base a los parámetros establecidos por el artículo 38 b) o, alternativamente, c) de la Ley de Marcas. Y, II. Condena: 1º.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones ordenando la cancelación de la marca número 1.300.846, librando al efecto el oportuno mandamiento al Ilustrísimo Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al efecto de la cancelación del referido expediente. 2º.- La cesación inmediata por parte de los demandados en toda actividad que viole o perturbe los derechos de la sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV, interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE", o esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, debiendo asimismo cesar en el uso de toda marca incompatible con las marcas "PEPE" y gráficas números 1.953.783 y 1.953.784 de la demandante. 3º.- A los demandados a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario y otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. 4º.- A los referidos demandados a indemnizar a PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV por los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con mala fe, en la cuantía que se determinará en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 38 b) o alternativamente c) de la Ley de Marcas. 5º. A los demandados en los perjuicios causados por el enriquecimiento injusto que les haya producido la vulneración de los derechos de exclusiva de la actora. 6º.- A la publicación de la sentencia a su costa en un diario de circulación nacional.

La Sentencia dictada por la Sección 20ª BIS de la Audiencia Provincial de Madrid el 16 de febrero de 2.004, en el Rollo núm. 15 de 2.003, desestima el recurso de apelación de ZOLDER, S.A. y Dn. Jose Ignacio y confirma la resolución del Juzgado de 1ª Instancia, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en la alzada.

Contra esta resolución se interpuso por Dn. Jose Ignacio y la entidad mercantil ZOLDER, S.A. recurso de casación articulado en dos motivos, en los que se denuncia infracción por aplicación indebida de los arts. 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas 32 de 1.988 y 18 de la Ley de Competencia Desleal, en relación con el pronunciamiento condenatorio a la indemnización de daños y perjuicios, con base en la falta del presupuesto de acreditación de los mismos (motivo primero) e infracción por aplicación indebida de los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial (motivo segundo ).

Por razones de orden lógico procesal procede analizar en primer lugar el motivo planteado en segundo lugar, toda vez que su eventual admisión haría innecesario el examen del primero.

En el motivo segundo del recurso de casación denuncia infracción por aplicación indebida de los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación (Ss. 6 de marzo y 8 de abril de 1.995 y 22 de octubre de 1.992).

La actora pretende, en síntesis, en su demanda que el vocablo PEPE para distinguir productos de la Clase 25ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, en particular artículos de confección, y singularmente pantalones vaqueros, permite excluir cualquier otra marca con denominación PEPE esté o no acompañado del vocablo LOPEZ. Y la sentencia recurrida aprecia la existencia de riesgo de asociación entre los signos distintivos en conflicto, que determina su incompatibilidad, porque la actora tiene derecho a utilizar en exclusiva el vocablo PEPE, que aunque genérico no debe ser examinado en abstracto sino en relación con los productos que distingue, por gozar de prioridad temporal en el registro.

El motivo debe ser estimado con base en la doctrina jurisprudencial de esta Sala que centra, con carácter general, el juicio de confundibilidad, en el caso de marcas compuestas, en la visión de conjunto, cuando no hay un elemento común especialmente caracterizador con carga diferencial suficiente para suscitar confusión, o riesgo de asociación, en los consumidores; y singularmente en la doctrina jurisprudencial que resuelve casos sustancialmente similares al de autos, denegando la aplicación de la causa de nulidad del art. 12.1, a) de la LM 32/1.988, solicitada por la aquí actora, respecto de las marcas "PEPE CATALA" -S. 28 de julio de 2.006, núm. 806 - y "PEPE PARDO" -S. 21 de diciembre de 2.006, núm. 1.347 -.

A fin de complementar la argumentación anterior procede efectuar las siguientes consideraciones: 1ª. Es cierto que las marcas notorias deben ser objeto de una mayor protección, y también lo es que, cuando los productos designados por las marcas en conflicto son prácticamente idénticos, debe suavizarse el rigor de la exigencia de similitudes de signos a favor de la marca notoria. Sin embargo, la notoriedad de una marca -como conocimiento por el sector pertinente del público- ha de ser reconocida expresamente y justificada debidamente en la sentencia, con independencia de la ponderación que proceda de los datos fácticos para deducir tal significación jurídica. Y en el caso se descuida una apreciación al respecto de la marca de la actora, pues no es suficiente para estimar que hay un juicio de notoriedad, que, lo mencione una Sentencia dictada en otro juicio traída a colación para otro aspecto distinto, ni que lo diga la resolución de primera instancia (cuyo contenido por cierto no costa como asumido, ni siquiera aludido), y no es suficiente, aparte la endeblez del soporte fáctico, porque la notoriedad debe existir, y por consiguiente declararse justificada, en el tiempo -momento- de acceder al registro la marca cuya nulidad se pretende, y en el caso sucede que la solicitud de la marca "PEPE JEANS" número 1.290.744 - de la actora- tuvo lugar en el año 1.988, en tanto la solicitud de la marca 1.300.846 "PEPE LOPEZ" tuvo lugar el 8 de febrero de 1.989. Y sobre la notoriedad de aquella marca al tiempo de solicitarse la segunda nada se dice en la resolución recurrida. 2ª. En el pleito no se plantea cuestión relativa a un juicio de contraste con una marca PEPE, sin otra adición denominativa, de la actora, pues la misma no existe en el registro con anterioridad a la de la demanda; no se discute acerca de si existe en el signo distintivo de los demandados un especial destaque o resalte del vocablo PEPE que pueda generar una confundibilidad; ni tampoco constan datos valorativos (en relación con la presentación de los pantalones vaqueros, como pespuntes, botones, chapas, etc.) que permitan apreciar que con la utilización de tales elementos se produce o contribuye a producir el riesgo de asociación; 3ª. En cuanto al juicio de contraste entre la marca PEPE LOPEZ y las prioritarias de la actora no se aprecia confusión, porque si bien es cierto que un término genérico puede llegar a adquirir "distintividad" para la designación de un producto ("secondary meaning"), sin embargo su utilización en un denominativo compuesto puede restarle singularidad caracterizante del producto común. Y ello es lo que ocurre en el caso, en el que la utilización del vocablo PEPE, con la adición de LOPEZ, e identidad de grafía (de ambas palabras), no tiene especial eficacia individualizadora, explicándose la pérdida de carga diferencial porque, como dice la Sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 2.006 (entonces en relación con la adición de PARDO), no es sólo que el añadido [es irrelevante que en dicha resolución se correspondiera con el apellido del interesado] <>.

Por lo que respecta a la causa de nulidad del art. 13. c) LM 32/1.988 es también clara la falta de soporte para su estimación al no constar acreditados los elementos precisos al efecto, consistentes en la "reputación" de la marca actora, y la confundibilidad de los signos distintivos en contraste.

Por todo ello, el motivo se estima.

La estimación del motivo segundo del recurso hace innecesario el análisis de primero, determina la casación de la resolución recurrida y la asunción de la instancia. En trance de ésta procede acordar: a) Que no concurren las infracciones denunciadas de la Ley de Competencia Desleal porque operando la marca PEPE LOPEZ en el mercado dentro del ámbito de su derecho exclusivo no puede incidir en los ilícitos competenciales denunciados; b) Acoger el recurso de apelación de la parte demandada y revocar la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Madrid el 10 de octubre de 2.000, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 472 de 1.988, desestimando la demanda interpuesta por la entidad mercantil PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) NV, c) Condenar a la parte actora al pago de las costas causadas en la primera instancia (art. 523, párrafo segundo, LEC 1.881 ), y no hacer especial imposición respecto de las de apelación (art. 710, párrafo segundo, LEC 1.881 ); y, d) Tampoco procede condenar en costas respecto de las causadas en el recurso de casación al ser estimado (art. 398.2 LEC 2.000 ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.