STS 225/2009, 30 de Marzo de 2009

PonenteJOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
ECLIES:TS:2009:1537
Número de Recurso812/2004
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución225/2009
Fecha de Resolución30 de Marzo de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Marzo de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por HACHETTE FILIPACCHI, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Vázquez Hernández, contra la Sentencia dictada el día veinte de enero de dos mil cuatro por la Sección Trece de la Audiencia Provincial de Madrid, para decidir el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno de los de Madrid. Es parte recurrida CAMBERRA EDITORIAL, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Francisca Amores Zambrano.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Procurador de los Tribunales don Javier Vázquez Hernández en representación de Hachette Filipacchi, SA, interpuso el doce de noviembre de dos mil uno, ante el Juzgado Decano de los de Madrid, demanda de juicio ordinario contra Camberra Editorial, SL, sobre violación de marcas.

Alegó en la referida demanda, en síntesis, que Hachette Filipacchi, SA, sociedad integrada en el grupo de Editorial Lagardére, editaba en España diversas revistas - entre ellas " Ego para hombres " - y era titular de tres marcas denominativas " Hombre y Ego ", concedidas con los números 2.291.875, 2.291.876 y 2.291.877, respectivamente, para distinguir libros, revistas..., servicios de telecomunicaciones... y servicios de educación y esparcimiento...; así como de otras tres marcas denominativas " Lider-Ego ", concedidas con los números 2.291.878, 2.291.879 y 2.291.880, respectivamente también para distinguir libros, revistas..., servicios de telecomunicaciones... y servicios de educación y entretenimiento... También alegó que Camberra Editorial, SL había lanzado al mercado una revista con el título "Alter Ego", sobre el que no tenía derecho de marca alguno y a cuyo registro se había opuesto Hachette Filipacchi, SA en su día; que, como existía semejanza entre los productos marcados y entre los signos de la demandante y el usado por la demandada, ésta fue requerida sin éxito para que cesara en el uso del mencionado título. Invocó los artículos 12, apartado 1, letra a), 13, letra c), 31, 35, 36 y 37 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas e interesó en el suplico de la demanda que "...teniendo por presentado este escrito con los poderes, documentos y copias, los admita, me tenga por comparecido y parte en la representación que ostento de la compañía Hachee Filipacchi, SA, entendiéndose conmigo las sucesivas actuaciones, y por promovida demanda de juicio ordinario contra Camberra Editorial, SL, le emplace a fin de que comparezca si a su derecho conviene y, previa tramitación dicte Sentencia por la que: 1º.- Declare que la actuación de la demandada supone una violación del derecho exclusivo que posee Hachette Filipacchi, SA sobre las denominaciones "Hombre y Ego" y "Lider-Ego", en virtud del Registro de las citadas Marcas.- 2º.- Condene a la Sociedad Camberra Editorial, SL a cesar en la utilización del signo distintivo "Alter Ego".- 3º.- Prohiba a Camberra Editorial, SL realizar en el futuro actos consistentes en la utilización de la marca "Alter Ego" u otra semejante que incorpore la denominación Ego, y que vulnera los derechos de mi representada.- 4º.- Condene a Camberra Editorial, SL a la retirada de los ejemplares de la Revista de la demandada en que aparezca la denominación Alter Ego de los establecimientos de venta en que se encuentren, así como a la retirada del tráfico económico de cualquier otro elemento en el que haya materializado la marca "Alter Ego".- 5º.- condene a la demanda a pagar a mi representada la cantidad que se concrete en ejecución de Sentencia, de conformidad con las bases descritas en el Expositivo núm. Ocho de este escrito.- 6º.- Ordene la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos revistas de difusión nacional que esta parte reseñará en el momento de ejecución de Sentencia, así como la difusión de la condena mediante notificaciones a las agencias publicitarias interesadas, siendo los gastos de la publicación y difusión a costas de la demandada.- 7º.- Condene a la parte demandada al pago de las costas de la presente litis".

SEGUNDO

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno de los de Madrid, que la admitió a trámite, conforme a las normas del juicio ordinario, mediante auto de veinte de noviembre de dos mil uno, por el que se mandó emplazar a la demandada, Camberra Editorial, SL, la cual se personó en las actuaciones representada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Amores Zambrano y contestó la demanda, oponiéndose a su estimación, con el suplico siguiente: "...que teniendo por presentado este escrito y por contestada en nombre de mi representada la Sociedad Canberra Editorial, SL, la demanda formulada de contrario, ordenando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias y, en su día y previo los tramites oportunos, se dicte Sentencia por la que se absuelva a mi mandante de todos y cada uno de los pedimentos formulados de contrario con expresa condena en costas a la demandante".

TERCERO

En el acto de audiencia previa, celebrado el ocho de abril de dos mil dos, las partes identificaron los términos de la controversia y propusieron prueba, la cual fue admitida por el Juzgado. Lo medios de prueba se practicaron en el acto del juicio, celebrado el veintisiete de mayo de dos mil dos. Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno de Madrid dictó sentencia, de fecha de treinta de mayo de dos mil dos, con la siguiente parte dispositiva: "Se estima parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Javier Vázquez Hernández actuando en nombre y representación de la entidad Hachette Filipacchi, SA y en consecuencia declaro que la actuación de la demanda objeto de la presente litis supone una violación del derecho exclusivo que posee Hachette Filipachi, SA sobre las denominaciones `Hombre Ego' y `Lider-Ego´; y en su virtud, condeno a la entidad Camberra Editorial, SL a cesar en la utilización del signo distintivo `Alter Ego´; a no realizar en el futuro actos consistentes en la utilización de la marca `Alter Ego´ u otra semejante que incorpore la denominación Ego; a la retirada de los ejemplares de la Revista de la demandada en que aparezca la denominación Alter Ego de los establecimientos de venta en que se encuentren, así como a la retirada del tráfico económico de cualquier otro elemento en que se haya materializado la marca `Alter Ego´.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas".

CUARTO

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las dos sociedades litigantes. Los recursos resultaron admitidos y las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Trece, la cual señaló como día para deliberación el quince de enero de dos mil cuatro, tras el que dictó sentencia con fecha de veinte de los mismos mes y año.

La parte dispositiva de dicha sentencia es del siguiente tenor: "Debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por Canberra Editorial, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Madrid en el juicio ordinario de que dimana este rollo de apelación, cuya resolución revocamos y dejamos sin efecto.- En su lugar desestimamos la demanda formulada por Hachette Filipacchi, SA contra Canberra Editorial, SL y absolvemos a la demandada de todos sus pedimentos, condenando a la actora, Hachette Filipacchi, SA, al pago de las costas de la primera instancia y al de las causadas con su recurso.- Y no hacemos pronunciamiento sobre las costas del recurso interpuesto por la demandada Canberra Editorial, SL".

QUINTO

Mediante escrito de dos de abril de dos mil cuatro, la representación procesal de Hachette Filipacchi, SA interpuso recurso de casación contra la antes mencionada sentencia. La Sección Trece de la Audiencia de Madrid elevó las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo ante la que se personaron la recurrente, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Vázquez Hernández y Camberra Editorial, SL representada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Amores Zambrano.

Por auto de nueve de octubre de dos mil siete, la Sala Primera del Tribunal Supremo acordó "...1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Hachette Filipacchi, SA", contra la Sentencia dictada, en fecha 20 de enero de 2.004, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª en el rollo nº 654/2002 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 934/2001, del Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Madrid.- Y 2º) Dar traslado del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días".

SEXTO

Los motivos del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Hachette Filipacchi, SA fueron tres, todos ellos con apoyo en el artículo 477, apartados 1 y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

PRIMERO

Infracción del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la jurisprudencia.

SEGUNDO

Infracción de los artículos 31 y 13, letra c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la jurisprudencia.

TERCERO

Infracción de los artículos 30, 37 y 38 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la jurisprudencia.

SÉPTIMO

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Francisca Amores Zambrano, en nombre y representación de Camberra Editorial, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el once de marzo de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La acción de violación de sus derechos sobre seis marcas españolas denominativas - integradas, tres, por los términos " Hombre y Ego " y, las otras tres, por los términos " Lider-Ego ", y concedidas, unas y otras, respectivamente, para distinguir productos consistentes en libros y revistas, servicios de comunicación y de educación y esparcimiento - que había ejercitado en la demanda rectora del proceso la titular, Hachette Filipacchi, SA, contra Camberra Editorial, SL, por causa de haber lanzado ésta al mercado una revista con el título " Alter Ego ", fue desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar dicho Tribunal de apelación, en contra de lo afirmado por el Juzgado de Primera Instancia, que no existía riesgo de confusión entre las marcas registradas a nombre de la demandante y el signo usado por la demandada.

Hachette Filipacchi, SA ha interpuesto contra la sentencia de segunda instancia recurso de casación, por tres motivos, en cuyo examen se entra seguidamente.

SEGUNDO

En el primero de los motivos se señala como infringido el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas - aplicable al conflicto, aunque hoy derogada -.

Alega la recurrente que el Tribunal de apelación no había aplicado correctamente ese precepto, por cuanto no valoró la identidad de la palabra "ego ", que forma parte de los signos confrontados, ni la semejanza entre las palabras " lider " y " alter ", que lo hacen de unos y del otro, en sus respectivos casos.

El motivo se desestima.

El artículo de la Ley 32/1.988 en él invocado es el primero de los que dicha Ley destinaba a la regulación de las prohibiciones relativas de registro, cuya violación constituía causa de anulación del asiento que se practicase - artículo 48, apartado 2 -.

Como se indicó al principio, la acción ejercitada en la demanda no fue la de nulidad de un supuesto registro practicado pese a la prohibición, sino la de violación de seis marcas registradas - a nombre de la demandante - por el uso por la demandada de un signo confundible y no registrado.

Así pues, el supuesto de hecho descrito en la demanda no es otro que el que contemplaba el artículo 31 de la Ley 32/1.988, en el capítulo referido a los efectos del registro de la marca y su solicitud, dentro del título relativo al contenido del derecho de marca.

Es cierto que la confusión, en sus distintas variantes, además de constituir en el régimen derogado una prohibición de registro - artículo 12, apartado 1, letra a) - y, consiguientemente, una causa de nulidad de éste - artículo 48, apartado 1 -, identificaba el ámbito objetivo del derecho de exclusión del titular - artículo 31 -.

También es cierto que la identidad entre el supuesto descrito en las dos primeras normas y en la última, unida a una interpretación de los requisitos procesales a la luz del artículo 24 de la Constitución Española - sentencia del Tribunal Constitucional 119/2.008, de 13 de octubre -, permitiría evitar las consecuencias del error en la designación del precepto supuestamente infringido - tanto más si se cometió también en la sentencia recurrida -.

Pero, en este caso, carece de justificación que nos sirvamos de esa equivalencia para dar respuesta a la cuestión realmente planteada - el riesgo de confusión entre los signos registrados a nombre de la demandante y el usado por la demandada como título de su revista -, dado que en el motivo siguiente la recurrente señala como infringido precisamente el artículo que es realmente aplicable al conflicto.

TERCERO

En el motivo segundo se denuncia la infracción del artículo 31 de la Ley 32/1.988.

Alega la recurrente que de la similitud entre los signos confrontados y los productos identificados con ellos resulta la evidencia del riesgo de confusión denunciado en la demanda y la procedencia de dar protección a sus marcas.

También en este motivo se menciona como infringido un precepto extraño a la controversia: el artículo 13, letra c), de la Ley 32/1.988 - a cuyo tenor no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados -.

Dejamos para el fundamento siguiente el examen de la cuestión relativa al riesgo de confusión. Nos referimos en éste a la improcedencia de la invocación del artículo 13, letra c).

En efecto, con independencia de que las marcas de la demandante merezcan o no la calificación de renombradas, ha de tenerse en cuenta que la Ley derogada no se refería a ellas más que al regular las prohibiciones relativas de registro - sin exigir que los productos o servicios designados con los signos confrontados fueran idénticos o similares, como, con carácter general, exigía el artículo 12, apartado 1 - y la indemnización procedente en caso de infracción del derecho, como uno de los criterios a considerar para su fijación - artículo 38, apartado 3 -.

Por otro lado, al regular el ius prohibendi contenido en el derecho sobre la marca registrada, el artículo 31, apartado 1, de la Ley 32/1988 no distinguía entre la renombrada y la que no lo fuera y exigía, para ambas, que los signos confrontados, además de los productos o servicios distinguidos, fueran " idénticos o semejantes ". Y, en lo que aquí importa, limitaba la protección conferida al titular registral al supuesto de la existencia de un riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos o servicios marcados, esto es, de un riesgo de confusión " que comprende el riesgo de asociación ".

Como indicamos en la sentencia de 7 de mayo de 2.007, la Ley 32/1988 no protegía con las acciones de su artículo 35 al titular de la marca renombrada ante el perjuicio causado al renombre, la explotación del mismo o el riesgo de dilución, sino sólo ante el riesgo de confusión.

Por ello, el motivo que se examina queda limitado a la aplicación del artículo 31, apartado 1, y a la determinación del riesgo de confusión.

CUARTO

En relación con el riesgo de confusión debemos efectuar algunas precisiones previas a dar respuesta al motivo.

  1. ) En el necesario ir y venir de la mirada entre los hechos y la norma, a que se refiere la doctrina como actividad necesaria para llegar desde la reconstrucción de aquellos - de los jurídicamente relevantes - hasta la identificación de los mismos con el supuesto hipotéticamente descrito en ésta, es decir, desde el hecho como acontecimiento hasta el hecho como enunciado normativo, se distingue - en el orden procesal con indudable sentido - entre un juicio de hecho regido por las normas de valoración de prueba y unos juicios de valor que, a partir de lo probado, permitan afirmar la identidad de ello y la proposición enunciada en la norma aplicable.

    Esa distinción tiene interés a efectos de la casación, pues si la valoración de la prueba no puede ser revisada por la interposición del recurso, que no abre una nueva instancia - sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008, entre las últimas -, el juicio de subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales - es susceptible de serlo, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros supuestos - sentencias de 29 de noviembre de 2.006 y 14 de mayo de 2.007 -, con el riesgo de confusión - sentencias de 7 de julio de 2.006, 12 de junio de 2.007 y de 15 de enero de 2.009 -.

  2. ) Que la determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión es afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria, a la luz de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988. La sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999 - C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 - señala que, a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE, el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.

    Como criterios intermedios merecen ser destacados, por su relación con el caso que se enjuicia, los siguientes:

    El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18 -.

    La similitud, gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe enjuiciarse tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 -.

    Si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, cuando ésta no goza de especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 20 -.

    Existe una interdependencia entre la similitud de las marcas y la similitud de los productos o servicios con ellas identificados, de modo que un bajo grado de similitud entre éstos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre aquellas - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 19 -.

    A la luz de esos criterios no puede afirmarse con fundamento que el Tribunal de apelación no hubiera llevado a cabo una correcta comparación entre los signos registrados a nombre de la demandante y el usado por la demandada. Antes bien, sin abandonar la visión global de todos ellos en relación con los productos y servicios que identifican - algunos demasiado alejados para entender cumplidas las exigencias del principio de especialidad -, negó razonablemente que el término " ego ", común a todos, pueda ser considerado elemento dominante en el conjunto, por su significado y su utilización usual.

    En definitiva, la labor de subsunción de los hechos probados en los criterios vigentes en nuestro sistema de marcas fue ejecutada de modo irreprochable por el Tribunal de apelación, por lo que el motivo debe ser desestimado.

QUINTO

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Hachette Filipacchi, SA, contra la Sentencia dictada, con fecha veinte de enero de dos mil cuatro, por la Sección Trece de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesús Corbal Fernández.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-José Almagro Nosete.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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