STS 114/2009, 9 de Marzo de 2009

El Procurador de los Tribunales don Santos Julio Laspiur García, en representación de Bijoya, SA y don Francisco interpuso, ante el Juzgado Decano de los de Pamplona, con fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra Compagnie Des Montres Longines, Francillon, SA, Internacional de Relojería, SA, don Antonio, Smh España, SA, Omega, SA, y Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de Navarra, sobre reclamación de daños y perjuicios.

Alegó en dicha demanda que Bijoya, SA era una sociedad dedicada a la comercialización al mayor y menor de joyas y relojes, con dos establecimientos abiertos al público en Pamplona y con un vendedor para toda España; que los llamados relojes joya se habían impuesto en el mercado desde el año mil novecientos setenta y consistían en relojes con maquinaria original - Omega o Longines - y una caja o un brazalete fabricado por los artesanos joyeros españoles; que el incremento de esa producción dio lugar a que los titulares de aquellas marcas intentaran controlarla; que, a tal efecto, interpusieron varias querellas o denuncias, que fueron archivadas por apreciarse la tolerancia de Omega y Longines; que una demanda de Omega fue, sin embargo, estimada en la primera instancia, por lo que se llegó a un Convenio con fecha catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve, entre Omega y nueve industriales, integrados en la Asociación Española de Joyeros, Relojeros y Plateros; que, por virtud de ese acuerdo, éstos se obligaron a cesar en la actividad y en el uso de la marca Omega tal como lo venían haciendo, pero, como tenían en su poder importantes stocks, se les permitió continuar haciéndolo hasta la terminación del mismo, lo que debería tener lugar, lo más tarde el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno; que, a cambio, deberían pagar una cantidad a Omega y ésta le sustituiría los productos; que el referido acuerdo permaneció en secreto, por los que los joyeros siguieron comprando piezas para los relojes joya; que ello también lo hizo Bijoya, SA, al comprar relojes de las marcas Omega y Longines en los años mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y uno; que con Longines no había habido acuerdo; que, para poner fin a esa actividad buscaron las demandadas víctimas propiciatorias y la eligieron a ella, que sufrió una diligencia de ocupación, en la que se le ocuparon relojes, de lo que la prensa dio una difusión; que la Asociación demanda incluso publicó una noticia denigratoria para ella, con el evidente ánimo de perjudicarla; que el Juzgado de lo Penal de Pamplona dictó sentencia, con fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, absolutoria para don Francisco ; que la Audiencia Provincial dictó sentencia de apelación el trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, confirmatoria de la anterior.

Con esos antecedentes pretendió el suplico de la demanda que " .... se dicte sentencia condenando solidariamente a las demandadas, en la forma que mas adelante se señala, al abono de los daños y perjuicios causados a don Francisco y Promociones Bijoya, SA, que se determinen en periodo probatorio o en ejecución de Sentencia por los siguientes conceptos: 1.- Abono solidario por las cinco demandadas a Promociones Bijoya, SA del importe que se determine por los gastos de publicidad que mi mandante se vio obligada a realizar.- 2.- Abono solidario a Promociones Bijoya, SA por las cuatro compañías relojeras demandadas (es decir, excluyendo a la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de Navarra) a Promociones Bijoya a SA del importe que se determine correspondiente a gastos financieros provocados a mi mandante por la ocupación de relojes de oro desde Agosto de 1.992 a Noviembre de 1.998 en las Diligencias Previas 3212 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, juicio nº 161/95 del juicio de lo penal nº 3 de Pamplona.- Abono solidario a Promociones Bijoya, SA por las cuatro compañías relojeras demandadas, (es decir, excluyendo a la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de Navarra), a Promociones Bijoya, SA del importe que se determine correspondiente a la pérdida económica por destrucción de los relojes incautados en el procedimiento penal seguido frente a mi mandante.- 4.- Abono solidario a don Francisco por todas las demandadas del importe correspondiente a los daños y perjuicios morales que se determinen.- Todo ello con expresa imposición de costas a las demandadas".

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Pamplona, que la admitió a trámite por providencia de diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y mandó emplazar a las demandadas.

Comparecieron Internacional de Relojería, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Angel Echauri Ozcoidi, Asociación de Joyeros, Relojeros, Plateros y Bisuteros de Navarra, representada por el Procurador de los Tribunales don Miguel González Oteiza, The Swatch Group España, SA, Compagnie des Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Miguel González Oteiza.

Internacional de Relojería, SA contestó la demanda, alegando en síntesis, que, hasta el año mil novecientos noventa y ocho había sido distribuidora de los productos identificados con la marca Longines; que los demandantes habían incurrido en falsificación; y que la acción ejercitada en la demanda había prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.968, apartado 2, del Código Civil.

Asociación de Joyeros Relojeros y Plateros de Navarra también contestó, con alegación, en síntesis, de que se limitó a publicar un comunicado con reproducción de una noticia publicada por la prensa; que no actuó con ánimo de dañar a los demandantes; y que la acción ejercitada en la demanda había caducado, de acuerdo con el artículo 9.5 de la ley 1/1.982.

Finalmente, The Swatch Group España, SA, Compagnie Des Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA, contestaron la demanda con invocación de la protección de sus marcas y, por medio de reconvención, solicitaron del Juzgado "...se tenga por formulada demanda reconvencional, en nombre de las mercantiles Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA contra la sociedad Bijoya SA, sobre declaración de Derechos de Propiedad Industrial, emplazando a la referida persona jurídica a través de su representante legal, para que se persone y la conteste en el término improrrogable de diez días si le conviniere y, tras la tramitación legal procedente, se dicte Sentencia, Declarando : Primero.- que las demandantes Compagnie Des Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA., como propietarias, entre otras de sus marcas internacionales 465.986 y 464.898 "Omega" y gráfico, y marcas internacionales 298.063 y 465.131 "Longines" y gráfico, tienen el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de las mismas en el mercado para los productos para los que se encuentran concedidas.- Segundo.- Que la demandada Bijoya, SA, con la producción, posesión y comercialización de relojes que incluyen fundamentalmente las marcas "Omega" y "Longines" de mis representadas han interferido y lesionado los derechos de exclusiva derivados en favor Des Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA de las inscripciones de las marcas enunciadas en el apartado anterior.- Tercero.- Que con la comercialización por la demandada de relojes con las marcas "Longines" y "Omega" meritado en el anterior enunciado se han causado daños y perjuicios a mis representadas las sociedades Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA.- Cuarto.- Que la demandada deberá indemnizar a los demandantes Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA, en la cifra que se establezca bien en periodo de prueba, o en fase de ejecución de Sentencia, de acuerdo con los parámetros que para dicha indemnización se determina en el artículo 38 de la Ley de Marcas , apartado c). Condenando : Primero.- a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar en forma inmediata en toda actividad que viole o perturbe los derechos de Propiedad Industrial de Montres Longines, Francillón, SA y de Omega, SA.- Segundo.- A la indemnización de daños y perjuicios causados a las actoras, cuya cantidad deberá ser determinada alternativamente, bien en periodo de prueba o en ejecución de Sentencia.- Tercero.- a la demandada a las costas de este procedimiento".

Del escrito de reconvención se dio traslado a los demandantes, que lo contestaron con el siguiente suplico: " Se tenga por opuestos a la demanda reconvencional interpuesta pro The Swtch Group (España), SA, Longines, Francillon, SA y Omega, SA, frente a mis mandantes don Francisco y Bijoya, SA, y previo los demás tramites legales con recibimiento del juicio a prueba, dicte en su día sentencia estimando íntegramente la demanda interpuesta por mis mandantes y desestimando íntegramente la demanda reconvencional, todo ello con expresa imposición de costas a las demandadas reconvinientes, tanto por la estimación de la demanda como por la desestimación de la demanda reconvencional".

Celebrada la comparecencia preceptiva, el Juzgado recibió el proceso a prueba, admitió la propuesta, que fue practicada.

Tras lo que las partes presentaron los respectivos escritos de conclusiones.

Con fecha diecisiete de octubre de dos mil el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, con la siguiente parte dispositiva: " Que debo desestimar las excepciones de defecto formal en el modo de proponer la demanda, litisconcorcio pasivo necesario, prescripción y caducidad e igualmente debo desestimar y desestimo la demanda principal interpuesta por Bijoya SA y don Francisco contra Internacional de Relojeria, SA, The Swatch Group (España), SA, Montres Longines, Francillon, SA, Omega, SA y contra la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de Navarra condenando en costas a la actora. Y estimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por The Swatch Group (España), SA, Montres Longines, Fraccillon, SA y Omega, SA contra Bijoya, SA debo declarar y declaro que Montres Longines, Francillon SA y Omega, SA como propietarias de las marcas 465.986 y 464.898 Omega y gráfico tienen el derecho exclusivo y excluyente para su utilización. En consecuencia debo condenar y condeno a Bijoya, SA por la comercialización de relojes con las marcas Longines y Omega a indemnizar a la demandada reconviniente en los daños y perjuicios que acredite en ejecución de sentencia por dicha comercialización. Todo ello con expresa condena en costas a la demandante reconvenida".

La referida sentencia fue apelada por los demandantes. Su recurso fue admitido y las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Navarra, que, cumplido el trámite, dictó sentencia con fecha catorce de octubre de dos mil tres, con la siguiente parte dispositiva: " que estimando parcialmente el recurso de apelación al que el presente rollo se contrae, interpuesto por el Procurador don Santos Julio Laspiur García, en nombre y representación de don Francisco y Bijoya, SA, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2.000, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona/Iruña , en los autos de Menor Cuantía nº 522/1999, debemos revocar y revocamos parcialmente la citada resolución, en el exclusivo sentido de estimar sólo en parte la demanda reconvencional interpuesta por The Swatch Group (España), SA, Montres Longines, Fracillon, SA y Omega, SA contra don Francisco y Bijoya, SA, y en consecuencia, debemos absolver y absolvemos a los referidos demandantes/reconvenidos de la indemnización de daños y perjuicios solicitada en aquella por la comercialización de los relojes con la marca Longines y Omega, debiendo confirmar los restantes pronunciamientos de la sentencia de instancia.- Sin verificar especial imposición acerca de las costas causadas por la demanda reconvencional.- Sin expresa imposición de costas en esta segunda instancia".

Dicha resolución fue aclarada por auto de fecha 18 de noviembre de 2.003 y con la siguiente parte dispositiva: "...Se estima parcialmente el recurso de aclaración interpuesto por el Procurador don Miguel González Oteiza en representación de la Asociación de Joyeros, Relojeros, Plateros y Bisuteros de Navarra y, en consecuencia, se rectifica el encabezamiento de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2.003 dictada en el rollo civil nº 350/2.000 , en el sentido indicado en el fundamento de derecho primero de esta resolución.- Se desestiman los recursos de aclaración interpuestos por los Procuradores Sres. don Angel Echauri Ozcoidi y don Miguel González Oteiza en representación de Internacional de relojería SA y de Omega SA, Compagnie Des Mostres Longines, Francillón SA y The Swatch Group España SA, respectivamente".

Omega, SA, Compagnie Des Montres Longines, Francillon, SA y The Swatch Group España, SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Miguel González Oteiza, interpuso contra la referida sentencia recurso de casación, la cual fue admitida por esta Sala Primera del Tribunal Supremo, mediante auto de once de diciembre de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: " 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación de Omega, SA, Compagnie Des Montres Longines, Francillón, SA y The Swatch Group España, SA, contra la Sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2.003 por la Audiencia Provincial de Navarra- Sección 2ª - en el rollo de apelación núm 350/2000, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía núm 522/1999 del Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Pamplona. Y 2º) Dar traslado de las actuaciones a la parte recurrida para que, si fuere procedente, formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días".

El recurso de casación se articula en un sólo motivo:

UNICO. Con fundamento en el artículo 477. 3º.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 32/1988 de Marcas en relación con el artículo 1.902 del Código Civil, y la jurisprudencia recogida en las Sentencia de la esta Sala Primera del Tribunal Supremo de quince de julio de mil novecientos noventa y cuatro, dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho, diez de octubre y siete de diciembre de dos mil uno.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de Promociones Bijoya, SA, y don Francisco lo impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el diez de febrero de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL,

La sentencia que ha sido recurrida en casación confirmó la de la primera instancia que había declarado que los derechos de Montres Longines, Francillon, SA y Omega, SA - actoras por medio de reconvención - sobre sus marcas registradas habían sido lesionados por Bijoya, SA y don Francisco - demandantes -.

No obstante, con estimación en parte del recurso de apelación de estos últimos, dejó sin efecto la condena que el Juzgado les había impuesto a indemnizar por el lucro cesante a las titulares de las marcas lesionadas - lo que las mismas habían reclamado, en el escrito de reconvención, en la medida prevista en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, aplicable al conflicto -.

La razón de la estimación del recurso de apelación en el mencionado particular se expresa en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de la Audiencia Provincial: " en todo caso la indefinición acerca de los perjuicios causados es total, pues lo actores reconvinientes no han desplegado una mínima actividad probatoria ni en cuanto a la realidad efectiva de los perjuicios ni siquiera en cuanto a lo que definen como las bases para su cuantificación, pues tampoco se ha acreditado el precio que el infractor hubiese debido pagar al titular por la concesión de licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización correcta... ".

Las demandadas y actoras reconvencionales han recurrido la referida sentencia por un único motivo, en el que denuncian la infracción de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 32/1.998.

El artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988 establece, como uno de los criterios de determinación de " las ganancias dejadas de obtener ", el consistente en identificar éstas con " el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho ".

Se establece en dicha norma la ficción de considerar que el titular de la marca estuvo en algún momento dispuesto, a cambio de una contraprestación, a autorizar al infractor la utilización o explotación de su bien inmaterial y, al fin, una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados.

El reconocimiento del derecho del titular de la marca a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor.

Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005, 5 de febrero de 2.008, 2 y 4 de marzo de 2.009.

El motivo se estima.

Iniciado el proceso durante la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 - disposición transitoria segunda de la Ley 1/000, de 7 de enero -, procede remitir a la fase procesal de ejecución de sentencia la liquidación de la condena, de conformidad con lo establecido en el artículo 360 de aquella.

El artículo 37 de la Ley 32/1.988 imponía a los infractores del derecho sobre las marcas la obligación de indemnizar en el caso de que " hubieran sido advertidas fehacientemente por el titular ", a no ser que " en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia ".

En las actuaciones no hay constancia de la advertencia previa a que se refiere el referido artículo. Por ello, se trata de determinar si en la actuación de los infractores concurrió o no culpa o negligencia, factor o elemento subjetivo cuya necesidad, expresamente sancionada por la norma, no puede resultar obviada por la aplicación de criterios que conduzcan a su exclusión mediante la afirmación de una responsabilidad objetiva por la mera producción del daño - como pretenden las recurrentes -.

La culpa consiste, a los efectos de aplicar el artículo 37 de la Ley 32/1.988, en la inobservancia de la diligencia debida según los parámetros sociales o profesionales de conducta o, con otras palabras, en la infracción del modelo de comportamiento, que, en el caso, era exigible a los demandantes en cuanto profesionalmente dedicados al comercio de joyería y relojería, con establecimientos abiertos al público.

Es manifiesta la infracción de ese modelo o estándar por los demandados, que - según se relata en el fundamento de derecho undécimo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia - incorporaron a relojes de marcas Omega y Longines componentes de otra procedencia empresarial, aunque lo hicieran con el consentimiento de cada adquirente.

Por otro lado, tampoco cabe negar trascendencia al hecho - también afirmado en la sentencia de la primera instancia - de que Omega, SA hubiera llegado a un acuerdo con diversos relojeros españoles, integrados en la llamada Asociación Española de Joyeros Plateros y Relojeros, por el que quedaron facultados para acabar la práctica denunciada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, pues, aunque los demandantes no fueron parte de dicho acuerdo, aquella Asociación lo comunicó a sus miembros - lo que, de nuevo, declara el Juzgado de Primera Instancia -, por lo que es lógico que estos pensaran que se trataba de una autorización general, a todos ellos aplicable.

En consecuencia, las bases conforme a las que procede determinar la contraprestación a que tienen derecho las titulares de las marcas han de ser las que establece el artículo 38, apartado 3, de la Ley 32/1.988 y las que resultan del referido dato cronológico - aplicable sólo a los productos de marca Omega -.

No procede pronunciar condena en costas del recurso de casación que estimamos - artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.