STS, 3 de Octubre de 2014

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2014:3758
Número de Recurso143/2013
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución 3 de Octubre de 2014
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil catorce.

VISTO el recurso de casación registrado con el número 143/2013, interpuesto por el Don Jeronimo , en nombre y representación de la entidad mercantil INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de octubre de 2012 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil SOCIETÉ MONEGASQUE DE SALAISONS contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 28 de mayo de 2009, que, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 17 de diciembre de 2008, acordó denegar el registro de la marca internacional número 943955 "MARIO ROSSI" (denominativa), para "frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas combustibles, así como todo tipo de salazones" de la clase 29 y "vinagres, salsas (condimentos)" de la clase 30, mantener la concesión parcial para el resto de los productos reivindicados. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 557/2009, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de octubre de 2012 , cuyo fallo dice literalmente:

Que estimando el recurso interpuesto por "SOCIETÉ MONEGASQUE DE SALAISONS" contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anularla y la anulamos; y en consecuencia, declaramos el derecho de recurrente a inscribir la marca nº 943.955 para todos los productos de las clases 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 13 de diciembre de 2012 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 4 de febrero de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

se sirva admitir el preente escrito con su poder y copias, tener al Procurador que suscribe por personado en nombre de INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. y por formalizado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la sentencia nº 1376 dictada el día 4 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los autos de procedimiento ordinario 557/2009, declarando admisible el presente recurso y dictando, previa la tramitación legal oportuna, sentencia estimatoria por la que se declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y dictando, de c onformidad con el art. 95.1.d y 95.1.c in fine LJCA , otra en su lugar por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto por SOCIETÉ MONEGASQUE DE SALAISONS contra la resolución de 28 de mayo de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmando las resoluciones registrales impugnadas, y por tanto, sse deniegue la inscripción de la marca española nº 943.955 "MARIO ROSSI" para los servicios que reivindica en las clases 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.

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CUARTO

Por providencia de 5 de mayo de 2014 se admite el recurso de casación.

QUINTO

Por diligencia de ordenación de fecha 23 de mayo de 2014, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, presentado escrito el Abogado del Estado el día 26 de junio de 2014, en el que manifiesta « que se abstiene de formular oposición », y lo concluye con el siguiente SUPLICO:

que, habiendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo y tenga por formuladas las alegaciones que contiene.

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SEXTO

Por providencia de fecha 9 de septiembre de 2014, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 30 de septiembre de 2014, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de octubre de 2012 , que estimó el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal de la mercantil SOCIETÉ MONEGASQUE DE SALAISONS contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 28 de mayo de 2009, que, al estimar el recurso de alzada plantedo contra la precedente resolución de la Oficina Registral de 17 de diciembre de 2008, acordó denegar el registro de la marca internacional número 943955 "MARIO ROSSI" (denominativa), para "frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas combustibles, así como todo tipo de salazones" de la clase 29 y "vinagres, salsas (condimentos)" de la clase 30, manteniendo la concesión parcial para el resto de los productos reivindicados.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimar el recurso contencioso-administrativo, declarando el derecho de la mercantil Societé Monegasque de Salaisons a inscribir la marca internacional 943955 «Mario Rossi», para todos los productos reivindicados en las clases 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] -El artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual contra marca, nombre comercial o rótulo del establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares que pueden conducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, regula las Prohibiciones relativas en su artículo 6 disponiendo lo siguiente:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Es criterio jurisprudencialmente establecido, que la interpretación de este precepto de idéntica redacción que el art. 12 de la Ley anterior que contenía idéntica prohibición, debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en el art. 1º de la Ley 32/1998 como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona", de ahí que una determinada configuración en los términos indicativos del artículo 2 de la misma ley deba presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

En relación con la semejanza, la Jurisprudencia ( Ss. de 3-7-85 , 7-2-87 13-7-89 y 17-7-89 , entre otras) ha declarado que aquélla es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido ha de quedar fijado en función de los datos fonológicos, los criterios sociales y los usos comerciales más generales, valorados conforme a las reglas de la sana crítica o buen sentido común.

Pues bien, hay que recordar que ya el Estatuto de la Propiedad Industrial prohibía en su artículo 124 la semejanza fonética entre las marcas, aludiendo así a un concepto jurídico indeterminado cuya realidad ha de ser apreciada en función de los datos fonológicos y de las pautas generales del comportamiento colectivo ( STS 13 febrero 1987 ), con una valoración conjunta según el sentido común y no técnico ( SSTS 12 noviembre de 1992 y 23 octubre de 1992 ), teniendo presente tanto la protección del consumidor como evitar la confusión en el mercado ( STS 17 septiembre de 1993 ). Asimismo, la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, incluye como riesgo de confusión en el público el riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado con reiteración que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentados, debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que lo signos que se presenten en el mercado no induzcan a error al consumidor ( TS.SS 24 feb , 74 , 28 feb. 76 y 10 enero 80 ). Como factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas y como criterio auxiliar, figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial ( TS. SS 5 y 14 de nov . y 2 de dic. 74 , 3 y 13 de febrero de 1.975 ). Un segundo factor complementario consiste en la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial; tal factor, desprovisto de influencia decisiva, puede ser utilizado de modo indirecto y coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado ( TS.SS 3 , 13 , 20 y 26 feb . 7 , 20 y 26 mar ., 18 , 21 , 22 , 28 y 30 de mayo , 2 , 14 , 17 y 28 jun ., 3 jul . y 9 oct. 1975 ).

El bien jurídico protegido pues, con dicho precepto, es tanto el derecho de una empresa a su propio prestigio sin que otra pueda aprovechase del mismo, como la transparencia en el mercado que garantice la libertad de elección del consumidor sin inducción a equívocos.

Por ello, la denegación de acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido nominativo y del riesgo de confusión en el mercado, sin que sea suficiente la existencia de cualquier semejanza que no impida la coexistencia pacífica en los canales de comercialización de los distintivos enfrentados. No obstante, los conceptos de "semejanza" y "similitud" al ser abstractos obligan a realizar un minucioso análisis de cada caso concreto por parte de los Tribunales, mediante un estudio comparativo tanto de los grafismos utilizados como del tipo de productos a cuya comercialización se dedican las marcas enfrentadas, de tal manera que sólo de dicho análisis se puede concluir si puede o no inducirse a error a los consumidores, teniendo en cuenta las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales y las reglas de la sana crítica y del sentido común.

[...] -Analizando pues en concreto las denominaciones enfrentadas "MARIO ROSSI" y "MARIO'S" entiende la Sala que a pesar de compartir ambas el nombre propio MARIO, insusceptible de apropiación individualizada por parte de una empresa con exclusión de las restantes, existen numerosas diferencias tanto gráficas como fonéticas en el conjunto de ambos distintivos que les permiten operar con suficiente individualidad y características propias sin crear riesgo alguno de confusión ni asociación entre los consumidores, a pesar de que vayan a coincidir en los mismos canales de comercialización por proteger en ambos casos productos muy similares. Por tanto, al no concurrir la doble identidad exigida por la actual Ley de Marcas y descrita en el fundamento de derecho anterior para que opere la prohibición genérica de inscripción, procede la estimación del presente recurso.

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El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación.

El primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con el artículo 4.1 b) de la Directiva de Marcas , relativos a la prohibición de registro de signos que producen riesgo de confusión con marcas anteriores, así como la vulneración de la jurisprudencia que los interpreta.

En el desarrollo del motivo de casación, se aduce que la sentencia impugnada infringe estas disposiciones normativas al no aplicar la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, a pesar de ser evidente la «elevadísima semejanza denominativa» de los signos enfrentados, que genera riesgo de confusión, y apreciarse la identidad aplicativa de las marcas en conflicto.

Se reprocha a la Sala de instancia que no haya tenido en cuenta la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, conforme a la cual la similitud de los términos iniciales que componen los signos enfrentados aumenta la similitud global de dichos signos. Asimismo, se infringe la jurisprudencia que sustenta el criterio de que cuando el gráfico de la marca no posee carácter distintivo, en la comparación de ambos signos debe prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico.

En el segundo motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , y los artículos 24 y 120.3 de la Constitución , en cuanto que incurre en déficit de motivación que le causa indefensión, al no poder conocer las razones que justifican la decisión del Tribunal sentenciador, pues la sentencia impugnada no contiene un juicio pormenorizado sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas.

SEGUNDO

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El segundo motivo de casación, sustentado en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que por razones de orden procesal examinamos prioritariamente, no puede ser acogido, pues descartamos que la Sala de instancia haya incurrido en vulneración de deber de motivación de las resoluciones judiciales, en contravención de lo dispuesto en el artículo 218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en relación con lo dispuesto en los artículos 24 y 120.3 de la Constitución , ya que constatamos que en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada se ofrece una respuesta suficiente sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas, que permite a los litigantes conocer cuáles son las razones jurídicas que fundamentan la decisión judicial.

En efecto, no compartimos la tesis argumental que postula la defensa letrada de la mercantil recurrente respecto de que la Sala de instancia no exterioriza «los motivos y el razonamiento» que le lleva a concluir que «existan suficientes diferencias tanto gráficas como fonéticas en el conjunto de ambos distintivos», ya que la sentencia impugnada parte como premisa del juicio de confundibilidad de que la coincidencia en la utilización del nombre «Mario» no es determinante de la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, pues se trata de un elemento denominativo que no puede se apropiado en exclusiva por nadie, descartando que en el supuesto enjuiciado concurra la doble identidad denominativa y aplicativa exigida por la vigente Ley marcaria.

Al respecto, cabe recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

En este sentido, procede señalar que el deber de motivación de las decisiones judiciales, que garantiza el artículo 120.3 de la Constitución , constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la resolución judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad. La exigencia de motivación de las sentencias impone, según se afirma en las sentencias del Tribunal Constitucional 118/2006, de 24 de abril , 67/2007, de 27 de marzo , 44/2008, de 10 de marzo , 139/2009, de 15 de junio y 160/2009, de 29 de junio , no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico.

En las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003 ), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ), dijimos:

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución , engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución , exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero , acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España ), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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En suma, la proyección de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado promueve que confirmemos que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de falta de motivación, puesto que reiteramos que en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se responde de forma razonada, sin incurrir en quiebras lógicas en la argumentación, a las alegaciones planteadas en los escritos de demanda y de contestación, respecto de la inexistencia o existencia de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, que sustentan las pretensiones deducidas en relación con la resolución del Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de mayo de 2009, en relación con la aplicación de la prohibición de registro del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, con los efectos de confirmar la inscripción de la marca internacional número 943955 «Mario Rossi» para productos de las clases 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

TERCERO

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El primer motivo de casación, fundamentado en la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) de la Directiva de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable, no puede ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error en el juicio de comparación de las marcas confrontadas -la marca internacional número 943955 (denominativa), que reivindica productos en la clase 29 - carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, así como todo tipo de salazones-, en la clase 30 -café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo para enfriar- y en la clase 32 -cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas-, y la marca obstaculizadora número 697978 «Mario's» (denominativa con gráfico), que distingue productos en la clase 29 -aceites y grasas comestibles, aceitunas envasadas y conservas vegetales en general-, al apreciar la existencia de disimilitud denominativa, fonética y gráfica, que excluye que se genere riesgo de confusión y de asociación en el público al que van destinados los productos reivindicados, y que, en consecuencia, permite que puedan convivir pacíficamente en el mercado.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca internacional aspirante número 943955 (denominativa), con la marca obstaculizadora número 697978 «Mario's» (denominativa con gráfico), al apreciarse entre los signos distintivos confrontados, examinados desde una visión global o de conjunto, la existencia de disimilitud denominativa, que impide que se produzca confusión sobre la procedencia empresarial, a pesar de la coincidencia aplicativa respecto de determinados productos reivindicados, como el aceite, las grasas comestibles y las conservas vegetales, que se distribuyen en las mismas áreas comerciales.

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia no ha infringido la doctrina de este Tribunal Supremo, pues en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas pueden convivir en el mercado, respecto de todos los productos reidinvicados, se fundamenta en un juicio ponderado sobre la inexistencia de riesgo de confusión.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia ha atendido a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación en los consumidores a los que van destinados los productos alimenticios reivindicados.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 .

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Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de similitud aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos idénticos en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de marcas -conservas vegetales, aceites y grasas comestibles-, se encuentra compensado por la disimilitud de los signos distintivos, que excluye que se pueda defraudar indebidamente la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

.

En suma, rechazamos que la Sala de instancia haya infringido la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en relación con la aplicación de la prohibición de registro del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que impondría -según se aduce- la exigencia de extremar el rigor comparativo cuando se trata de marcas que reivindican productos idénticos, pues no cabe eludir, como hemos expuesto, que el principio rector que rige el Derecho de marcas es el principio de especialidad, que impide denegar el acceso al registro de aquellos signos distintivos que tienen suficiente grado de individualización para ser considerados signos marcarios

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de octubre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 557/2009 .

CUARTO

Sobre las costas procesales.

Al desestimarse el recurso de casación las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, conforme dispone el artículo 139 de la mencionada Ley jurisdiccional .

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de octubre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 557/2009 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.

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