STS 539/1997, 17 de Junio de 1997

Ponente:JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO
Número de Recurso:2089/1993
Número de Resolución:539/1997
Fecha de Resolución:17 de Junio de 1997
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Primera, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Pamplona, sobre patentes; cuyo recurso fue interpuesto por D. Benito y D. Luis Angel , representados por la Procuradora Dª. Amparo Ramírez Plaza; siendo parte recurrida la sociedad alemana "SCHMOLZ-BICKENBACH", representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D. Rafael Aizpun Viñes, en nombre y representación de la entidad alemana "Schmolz- Bickenbach", interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Pamplona, sobre patente, siendo parte demandada D. Benito y D. Luis Angel , alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la sociedad actora es fabricante de postes galvanizados, que se comercializan bajo la marca "Linus"; así mismo los demandados intervienen en la actividad comercial bajo la denominación " DIRECCION000 " y con la marca " DIRECCION001 " fabrican, distribuyen y venden postes metálicos, considerando la actora que infringen gravemente sus derechos de propiedad industrial. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que: a) Se condene a los demandados a cesar en los actos de fabricación, distribución y venta de las estacas para emparrar que lesionan los derechos de propiedad industrial de Schmolz-Bickenbach. b) Se condene a los demandados a indemnizar, solidariamente, a mi mandante, en el importe de los daños y perjuicios sufridos y derivados de la actividad de los demandados, importe que deberá determinarse en periodo de ejecución de sentencia. c) Acordar el embargo de los objetos producidos por los demandados con violación de los derechos de propiedad industrial de la actora y de la maquinaría exclusivamente destinada a su fabricación. d) Acordar y condenar a los demandados a la destrucción de los bienes embargados de acuerdo con la letra anterior, si no es posible su transformación de suerte que no violen o no permitan violar los derechos protegidos a la demandante. e) Acordar la publicación de la sentencia condenatoria de los infractores de los derechos de propiedad industrial de Schmolz-Bickenbach, a costa de los demandados, mediante anuncios publicados en la prensa local y nacional.".

  1. - El Procurador D. José Antonio Ubillos Mosso, en nombre y representación de D. Benito y D. Luis Angel , contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "desestimando la demanda en todas sus partes, absolviendo a mis representados, con imposición de las costas procesales a la actora.".

  2. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cuatro de Pamplona dictó sentencia con fecha 26 de marzode 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo desestimar como desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Schmolz-Bickenbach contra Don Benito y Luis Angel condenando en costas a los actores.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Schmolz- Bickenbach", la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Primera, dictó sentencia con fecha 29 de junio de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Rafael Aizpun Viñes en nombre y representación de la Cía Alemana Schmolz-Bickenbanch, contra la sentencia dictada en el Juicio de Menor Cuantía n. 241/92 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Pamplona y en consecuencia revocar la citada resolución, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la actora-apelante frente a D. Benito y D. Luis Angel representado por el Procurador D. José Antonio Ubillos Mosso, condenando a los demandados a cesar en los actos de fabricación, distribución y venta de las estacas para emparrar que lesionan los derechos de propiedad industrial de Schmolz-Bickenbach. Acordar el embargo de los objetos producidos por los demandados con violación de los derechos de propiedad industrial de la actora y de la maquinaría exclusivamente destinada a su fabricación. Acordar y condenar a los demandados a la destrucción de los bienes embargados de acuerdo con la letra anterior, si no es posible su transformación de suerte que no violen o no permitan violar los derechos protegidos de la demandante. Acordar la publicación de la sentencia condenatoria de los infractores de los derechos de propiedad industrial de Schmolz-Bickenbach, a costa de los demandados, mediante anuncios publicados en la prensa local y nacional, desestimando la solicitud de condena a los demandados a indemnizar, solidariamente a la actora, en el importe de los daños y perjuicios sufridos y derivados de la actividad de los demandados; abonando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que procesa verificar especial pronunciamiento sobre las ocasionadas en esta alzada.".

TERCERO

1.- La Procuradora Dª. Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de D. Benito y D. Luis Angel , interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 29 de junio de 1993 por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Primera, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO.- PRIMERO.- Al amparo del número 4º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción de los artículos 59, 100 y 175 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, en relación con el artículo 115.6 del citado Estatuto. SEGUNDO.- Al amparo del mismo ordinal se alega infracción por inaplicación de la Disposición Transitoria Séptima , apartados d) y e) y los artículos 83 y 116 e) de la Ley de Patentes, en relación con el artículo 154 de la misma Ley de 20 de marzo de 1986. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia violación por interpretación errónea de los artículos 182 y 169 del Estatuto de Propiedad Industrial, y de la Jurisprudencia aplicable al caso contenida en sentencias de 16 de abril de 1990 y 20 de diciembre de 1990.

  1. - Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido, el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en nombre y representación de la entidad "Schmolz-Bickenbach", presentó escrito de oposición al mismo.

  2. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 30 de mayo de 1997, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA MARTÍNEZ-PARDO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El motivo primero se ampara en el número cuatro del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia infracción del ordenamiento jurídico, por inaplicación de los artículos 59, 100 y 175 del Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, en relación con el artículo 115.6 del mismo estatuto.

El cuerpo del motivo razona en síntesis, que en la solicitud del registro de los modelos de utilizada 250.684 y 259.685, base de la demanda, no se hizo constar el nombre del inventor, ya que la casilla correspondiente está en blanco y sí se mencionó el nombre de la solicitante Empresa Schmolz-Bickenbach, titular de los modelos. Ello constituye, en su sentir, una infracción del artículo 175 del Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, vigente a la sazón, que exigía la misma forma de presentación para los modelos de utilidad y las patentes, por lo que, continúa el recurrente, como los artículos 59 y 100 del Estatuto de Propiedad Industrial obligan a las sociedades o razones sociales que soliciten una concesión de patente a mencionar el nombre del inventor, y tal exigencia es de carácter imperativo, la conclusión es que según el artículo 115 en relación con los anteriormente citados, los modelos de utilidad de los actores son nulos.El motivo no puede ser estimado porque la nulidad pretendida por aplicación del artículo 115, número 6, del Estatuto de Propiedad Industrial no se produce en los modelos de utilidad. En las peticiones del registro si se aplican las formas de la patente, pero no se han de cumplimentar los mismos requisitos, ni tienen las mismas causas de nulidad como recuerda la S.T.S. de 9 de junio de 1988 y se desprende de la de 28 de marzo de 1989. La norma del artículo 180 del Estatuto al establecer las causas de nulidad de los modelos de utilidad no incluye la de no haber consignado en la solicitud el nombre del inventor, y ello porque la solicitud podía ser hecha por personas ajenas al inventor con la sola exigencia de que los objetos no hubieran sido divulgados ni fabricados en España en la fecha de la solicitud.

SEGUNDO

El motivo segundo por el cauce del número cuarto del artículo 1692, denuncia infracción por inaplicación, de la disposición transitoria séptima , apartados d) y e) y los artículos 83 y 116-e) de la Ley de Patentes, en relación con el artículo 154 de la citada Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986.

Regidos los modelos de utilidad por el Estatuto de Propiedad Industrial, dice el cuerpo del motivo, se han de aplicar también normas de la Ley de Patentes de 1986, y en concreto, los señalados por la disposición transitoria, entre los cuales están: el título noveno sobre "obligación de explotar y licencias obligatorias", y el título once sobre "nulidad y caducidad de patentes", con excepción del artículo 112.1. Y continúa razonando que según el artículo 83, perteneciente al título noveno, el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por si o por persona autorizada por él, mediante la ejecución de la misma en territorio nacional junto con la comercialización de los resultados obtenidos y de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

Atendidos los razonamientos y preceptos citados, que son aplicables a los modelos de utilidad, en cuanto no sean incompatibles por disposición del artículo 154, y atendido el hecho reconocido en la sentencia de que Schmolz-Bickenbach no fabrica sus postes de emparrado, protegidos por los modelos de utilidad, en España sino en Alemania, concluye afirmando que deben considerarse caducados a tenor de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley de Patentes y 116 apartados e) y 154 de la misma norma legal, porque cabe conceder licencias de explotación pero la fabricación ha de ser en España, no bastando con la importación para que la explotación se entienda hecha en España.

El motivo tampoco puede ser estimado, porque la falta de fabricación de un objeto protegido por el Registro como modelo de utilidad no siempre es causa de caducidad, pues dicha sanción automática, por falta de explotación, ha sido suprimida en el Convenio de la Unión de París de 1883.

El acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por instrumento de 13 de diciembre de 1971, (B.O.E. 1 de febrero de 1974), sobre Propiedad Industrial, que modifica el Convenio de París de 20 de marzo de 1883, revisado en los años 1900, en Bruselas, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, y Lisboa 1958, contiene el nuevo texto del artículo 5 que literalmente dice: "La introducción por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad. Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente; por ejemplo, falta de explotación".

A lo anterior se puede añadir que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, tiene declarado que la previsión que hace el artículo 5 del Tratado de París de que las partes contratantes puedan evitar abusos, "no puede interpretarse en el sentido de que asimilan la satisfacción de la demanda en el mercado nacional mediante importaciones, a una falta de explotación de la patente que justifique la concesión de una licencia obligatoria".

Todo ello, pues, permite afirmar que en el caso de autos, la fabricación en Alemania es compatible con la venta (explotación) en España por el titular de la licencia, pues lo contrario sería contravención del artículo 30 del Tratado de Roma, sobre libre circulación de mercancías.

Criterio del Tribunal Europeo que se reitera en la sentencia 30/90, también referida a libre circulación de mercancías protegidas por las normas de Propiedad Industrial, cuando declara "El Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado de C.E.E. al equiparar a los casos en que una licencia obligatoria puede concederse por explotación insuficiente de la patente, el supuesto en que la demanda del producto cubierto por la patente se satisfaga en el mercado nacional mediante importaciones procedentes de otros Estados miembros.

A todo ello se puede añadir, como hace el recurrido en su escrito de oposición al recurso, que el artículo 116 de la Ley de Propiedad Industrial en su párrafo e), completo, no parcialmente reproducido,establece que "la patente sólo caduca por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el título IX, capítulo I, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unión de París y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar", requisitos que no se han demostrado respecto a Schmolz-Bickenbach.

TERCERO

El motivo tercero, también por el cauce del número cuarto denuncia interpretación errónea de los artículos 182 y 169 del Estatuto de Propiedad Industrial, así como infracción de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida entre otras en las sentencias de 16 de abril de 1990 y 20 de diciembre de 1990.

El razonamiento parte de la definición de modelo industrial contenida en el artículo 182 del Estatuto de Propiedad Industrial, según el cual se entenderá por modelo industrial "todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación". Sigue, fijándose en las diferencias que el artículo 169 del Estatuto de Propiedad Industrial señala para definir el modelo de utilidad y que son, en aquellos la forma y en éstos el resultado industrial.

Por último reproduce un fragmento del fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, en el que se habla de que entre el modelo de utilidad 259,684 y el objeto fabricado por los demandados no hay coincidencia total, de donde se puede obtener la conclusión de que aportan los recurrentes novedad.

El motivo es irrelevante porque si aportan o no novedad, eso permitirá en su caso que obtengan el registro de un nuevo modelo de utilidad, pero no es cuestión a decidir en el presente pleito, en el que además consta que los recurrentes han sufrido la denegación del Registro de su producto como modelo industrial.

El motivo ha de perecer, porque además, la declaración de si un objeto viola o no un modelo de utilidad, es declaración de hecho atribuida al Tribunal de instancia por reiterada Jurisprudencia (10 de diciembre de 1993, 21 de mayo de 1990, 21 de enero de 1992, 23 de noviembre de 1992).

CUARTO

Las costas se imponen al recurrente (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la Procuradora Dª. Amparo Ramírez Plaza, respecto la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 29 de junio de 1993, la que se confirma en todos sus pronunciamientos, condenándose a dicha parte recurrente al pago de las costas.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA.- JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.- ROMAN GARCIA VARELA.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.