STS, 29 de Noviembre de 2006
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2006:7839 |
| Número de Recurso | 3359/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.359/2.004, interpuesto por THE TIMBERLAND COMPANY, representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de octubre de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número
1.025/2.001, sobre concesión de marca número 2.179.606 "TINLAMBER.BIS".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y JULIANEA, S.L., representada por la Procuradora Dª Paloma Solera Lama.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de octubre de 2.003, desestimatoria del recurso promovido por The Timberland Company contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 6 de septiembre de 1.999 y 23 de abril de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada. Por dichas resoluciones se inscribía la marca nº 2.179.606 "TINLAMBER.BIS", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del nomenclátor, que había sido solicitada por Julianea, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia que al tiempo ordenaba la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de The Timberland Company compareció en forma en fecha 30 de marzo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia. Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y ordenando la denegación de la marca nº 2.179 .606.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 28 de septiembre de 2.005.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso la también comparecida Julianea, S.L., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso e imponiendo las costas del mismo a la entidad recurrente.
Por providencia de fecha 28 de junio de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 15 de noviembre de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil The Timberland Company recurre contra la Sentencia de 8 de octubre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su recurso contra la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 2.179.606 "Tinlamber.bis", para productos de la clase 25. La empresa recurrente se opone al registro de dicha marca alegado la prioridad de diversas marcas de su propiedad con la denominación "Timberland" para la citada clase 25.
La Sentencia impugnada desestimó el recurso de la actora con las siguientes razones jurídicas:
"CUARTO- Estas pautas generales deben aplicarse al presente supuesto. Se enfrentan marcas TIMBERLAND prioritaria y que se opone y TINLAMBER.BIS mixta. La denominación de las marcas puede evocar un cierto parecido, se trata de denominaciones figurativas, con tres sílabas, y se utiliza una T en ambos casos, existiendo cierta semejanza. Ahora bien, la denominación TIMBERLAND, pronunciada como palabra esdrújula, y TINLAMBER.BIS palabra llana, evoca ya una diferencia. A ello debe añadirse la necesidad de que las marcas se comparen en su conjunto, y en este caso, TINLAMBER.BIS es una marca mixta, con un gráfico muy identificativo que se diferencia perfectamente del conocido logotipo de TIMBERLAND.
Existe identidad entre los productos, y la Sala está obligada a efectuar la comparación con un examen riguroso de los elementos semejantes, para decidir si estas marcas pueden convivir sin riesgo de error o confusión. Efectivamente protegen productos de la Clase 25, pero tanto la notoriedad de la marca TIMBERLAND, como la diferencia entre ambas, teniendo en cuenta el descriptivo gráfico que acompaña la impugnada permiten concluir que las marcas pueden convivir sin riesgo de error o confusión.
El objeto de la marca es un signo que debe ponerse en relación con los productos protegidos, y en este caso, la identidad de productos cede ante las diferencias de conjunto, pero sobre todo ante un extremo que es el de la notoriedad de la marca oponente.
Efectivamente, la marca TIMBERLAND, ha adquirido clara notoriedad en los productos, calzado y vestido que protege, y que además, se acompaña normalmente con el logotipo de la misma. La relevancia de estos productos, y el hecho de ser una marca de renombre, deben ser especialmente tenidos en consideración, pues se trata de elementos que disminuyen el riesgo de error o confusión, precisamente por su general conocimiento y apreciación por la alta calidad de los productos protegidos por esta marca.
En el supuesto de marcas renombradas, se produce una situación que se ha examinado por el Tribunal Supremo, y que esta Sala viene reiterando, y es que la notoriedad de unos productos se convierte en factor determinante que permite al consumidor medio diferenciar claramente las marcas, al distinguir perfectamente los productos protegidos con la marca renombrada. Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo se produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill)."
Por tanto, la relevancia y general conocimiento de los productos de la marca TIMBERLAND hace más difícil la posibilidad de error para el consumidor medio. Este extremo unido a la diferencia apreciable en la comparación de las marcas en su conjunto, permite la convivencia de las mismas sin que se produzca el riesgo de error o confusión que se alega.
Todo ello conduce a la desestimación del recurso." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)
El recurso de casación se funda en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción . En él se denuncia la infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) por no haber valorado adecuadamente el carácter notorio de las marcas opuestas y, en consecuencia, no haber apreciado la existencia de riesgo de confusión y asociación.
Sobre la relevancia de la notoriedad en la comparación entre marcas.
Alega la sociedad actora que la Sentencia que recurre no ha efectuado la comparación entre las marcas opuestas a partir del carácter notorio de las prioritarias y de la circunstancia de que unas y se proyectan sobre los mismos productos. De haberlo hecho de esa manera hubiera debido extremar el rigor comparativo para reforzar la protección de las marcas notorias; por el contrario, ha empleado dicho carácter en sentido contrario, disminuyendo la protección de las marcas notorias prioritarias. Por otra parte, la Sala de instancia tampoco ha tenido en cuenta el riesgo de asociación, a partir de la notoriedad de las marcas prioritarias, que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas . Entiende la actora, en conclusión, que se ha llegado a la apreciación de que existen suficientes diferencias de conjunto como para distinguir las marcas en litigio como consecuencia de la incorrecta valoración de la notoriedad de las marcas de su titularidad.
Tiene razón la recurrente y debemos casar la Sentencia de instancia. En efecto, según reiterada jurisprudencia -que rectifica otra ya hace largo tiempo superada- el carácter notorio de una marca requiere, tal como reclama la parte actora, un máximo rigor al proceder a la comparación entre marcas opuestas. Con ello se protege, en consonancia con lo dispuesto en el derecho comunitario, el esfuerzo y la inversión empresarial sobre una determinada marca, cuyo conocimiento amplio entre los usuarios de un determinado sector comercial (marcas notorias) o incluso entre la generalidad de los consumidores (marcas renombradas), incrementa el riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación con marcas posteriores que puedan presentar un determinado grado de semejanza con aquéllas (Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1.99 7-).
La Sala de instancia se equivoca al emplear el factor de la notoriedad de las marcas opuestas - que reconoce-, en vez de para extremar el rigor comparativo, para rebajarlo, produciendo un efecto perverso de penalización de la notoriedad de una marca. De proceder así, se toleraría el registro de marcas que, de no existir dicha notoriedad, se hubieran rechazado por el riesgo de inducir a confusión o asociación. Se trata de un error de derecho sobre la aplicación de los artículos invocados de la Ley de Marcas y sobre el alcance de la protección de la reputación de las marcas registradas (artículo 13.c) de la Ley de Marcas ) que lleva necesariamente a la estimación del recurso de casación.
Sobre la comparación entre las marcas opuestas.
Una vez casada la Sentencia impugnada debemos resolver las cuestiones en litigio tal como se plantea el debate. Se trata, por tanto, de dilucidar si la marca mixta otorgada por el registro "Tinlamber.bis" ocasiona riesgo de confusión o asociación con las diversas marcas opuestas "Timberland", unas y otras destinadas a productos de la clase 25 (vestidos, calzados y sombrerería). En aplicación de la doctrina expuesta, debemos partir del carácter notorio de las marcas prioritarias opuestas, ampliamente conocidas en el sector comercial afectado y especialmente en calzados, al objeto de efectuar una comparación rigurosa para evitar el riesgo de confusión y asociación con la denominación notoria. Por otra parte hemos de proceder a la comparación con una valoración global y unitaria de las marcas, teniendo en cuenta a la vez la posible presencia de elementos con un mayor impacto distintivo.
Pues bien, en el marco formado por los parámetros citados, parece claro que el elemento denominativo tiene una especial relevancia que no resulta devaluada por el carácter mixto de la marca solicitada, y que dicho elemento tiene un parecido fonético indiscutible con las marcas opuestas. Así, aun sin existir identidad denominativa o fonética, si se da una intensa semejanza que que puede inducir a confusión o asociación con unas marcas opuestas que son ampliamente conocidas en el sector aplicativo de que se trata. Aun teniendo presente la existencia de un gráfico en la marca solicitada y sin olvidar el impacto global de la misma frente a las opuestas, la presencia del elemento denominativo, de gran semejanza tanto desde una perspectiva visual o gráfica como desde una consideración puramente fonética, hace que el riesgo mencionado se presente como un riesgo cierto. En consecuencia, estimamos que no pueden convivir las marcas enfrentadas en el mercado sin provocar el riesgo que el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas trata de excluir y sin correr el peligro de que la marca solicitada se beneficie de manera ilegítima de la reputación de las marcas notorias opuestas, algo que prohíbe el artículo 13.c ) del mismo texto legal. Debemos pues estimar también el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad The Timberland Company.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo expresado en los dos fundamentos precedentes, debemos estimar el recurso de casación y el recurso contencioso administrativo previo formulados por The Timberland Company. De acuerdo con lo estipulado en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede imponer las costas ni en la instancia ni en la casación, debiendo hacerse cargo cada parte de las costas respectivas.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por The Timberland Company contra la sentencia de 8 de octubre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
1.025/2.001, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el recurso contencioso mencionado en el número anterior, promovido por The Timberland Company contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de septiembre de 1.999 y 23 de abril de 2.001 por las que se accedía a la inscripción de la marca nº 2.179.906 "TINLAMBER.BIS", que igualmente anulamos.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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