STS, 27 de Noviembre de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:6408 |
| Número de Recurso | 4908/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4908/2006 interpuesto por "CONSTRUCCIONES HISPANO ARGENTINAS, S.A.", representada por la Procurador Dª. Mercedes Marín Iribarren, contra la sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2006 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 498/2003, sobre denegación de inscripción de la marca número 2.402.188, "ClubSiroco.com"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Construcciones Hispano Argentinas, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 498/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de abril de 2002, confirmado el 29 de enero de 2003, que denegó la inscripción de la marca número 2.402.188, "ClubSiroco.com".
En su escrito de demanda, de 13 de junio de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "que anule la resolución recurrida y conceda la marca solicitada por mi mandante, conforme a la nueva legislación vigente en esta materia".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 24 de junio de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba ni pedido el trámite de conclusiones, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de junio de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Marín Iribarren en nombre y representación de la mercantil Construcciones Hispano Argentinas S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de abril de 2002, confirmada por resolución de fecha 29 de enero de 2003, debemos declarar y declaramos la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico. Sin Costas."
"Construcciones Hispano Argentinas, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4908/2006 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : por "infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 18 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de junio de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Construcciones Hispano Argentinas, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número 2.402.188, "ClubSiroco.com", para distinguir servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "comunicaciones y telecomunicaciones a través de redes mundiales de la informática".
A la inscripción de la marca número 2.402.188, "ClubSiroco.com", solicitada por "Construcciones Hispano Argentinas, S.A.", se había opuesto de oficio la marca internacional número 562.970, "Sirocco".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca nº 2402188 'ClubSiroco.com' solicitada en clase 38 para 'comunicaciones, y telecomunicaciones a través de redes mundiales de la informática' y la marca internacional señalada de oficio nº 562970 'Sirocco' que protegen en la misma clase 38 'comunicaciones, servicios que permiten al menos a una persona comunicarse con otra a través de un medio sensorial; comunicaciones, por medio de dispositivos orales, visuales y audiovisuales, en especial cinematográficos y vídeo; agencias de prensa; prensa, radio, televisión', una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos.
En efecto, las marcas enfrentadas protegen ambas servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, y este factor de confundibilidad no se encuentra compensado con una suficiente disparidad de sus distintivos ya que la marca solicitada engloba a la marca internacional prioritaria, que es fonética y conceptualmente idéntica, y sin que el hecho de que incorpore el término 'Club' sirva para eliminar su mutua evocación y parecido con la marca prioritaria, como tampoco la partícula '.com' que alude directamente al sector de las telecomunicaciones coincidente".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, tras resumir las alegaciones de la demanda (fundamento jurídico segundo de la sentencia) y exponer las líneas generales de la jurisprudencia en materia de comparación de marcas (fundamento jurídico tercero), fueron las siguientes:
"[...] De conformidad con la doctrina antes expuesta y procediendo a la comparación de las marcas enfrentadas entiende la Sección que concurre entre las mismas una semejanza denominativa especialmente desde el punto de vista fonético por cuanto el elemento preponderante y con mayor fuerza identificativa resulta idéntico 'Siroco' en la marca denegada y 'Siroco' en la marca opuesta sin que la adición del vocablo 'Club' contribuya a la diferenciación de las mismas por cuanto en todo caso puede crear en el usuario la falta consideración de que la marca denegada constituye una variante o derivación de la marca oponente.
Por otra parte la adición asimismo de las siglas '.com' tampoco puede considerarse como elementos diferenciados dado que las mismas no son sino la expresión de un localizador para una clasificación de entes de Internet que corresponde a entidades comerciales, de uso común y general que resultan por ello inapropiables. Asimismo ha de considerarse que existe una similitud aplicativa de las marcas enfrentadas amparando ambas, servicios de la clase 38 del Nomenclator teniendo en cuenta que la afirmación de la actora relativa al hecho de que la marca oponente ampare exclusivamente servicio para 'exhibir publicidad mediante anuncios en vallas o soportes metálicos', se encuentra carente de todo corroborante probatorio no habiendo solicitado la actora prueba alguna al respecto en la presente vía jurisdiccional.
Finalmente las alegaciones relativas a la regulación de la nueva Ley de Marcas no pueden ser estimadas dada la fecha de entrada en vigor de la misma, 31 de julio de 2002, y lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre.
Las consideraciones anteriores obligan a la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo entendiendo que concurre en el caso examinado la prohibición contenida en el art. 12. 1 a) de la Ley 32/88 de Marcas."
El recurso de casación contra la sentencia de instancia consta de un solo motivo, bajo el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. La sociedad recurrente considera que la Sala ha errado al apreciar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados pues, a su juicio, entre la marca solicitante "ClubSiroco.com" y la prioritaria "Sirocco" existen las suficientes diferencias como para declararlas compatibles.
En su desarrollo argumental insiste en sus alegaciones de instancia. Afirma que los dos signos presentan "diferencias a nivel gráfico, fonético y conceptual precisando incluso que se refiere a un dominio de internet con el añadido de club y com lo que contribuye a una mayor diferenciación". Subraya que el titular de "Sirocco" no se opuso al registro de la nueva marca y que la Ley de Marcas de 2001 suprime el trámite de examen de las similitudes de oficio. Concluye reiterando que los servicios solicitados para la nueva marca son distintos de los protegidos por la prioritaria "Sirocco".
Ninguno de los tres argumentos es convincente.
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En cuanto al último, basta la lectura de la relación de los servicios protegidos por un marca y otra, tal como consta en la transcripción que hemos hecho de la resolución administrativa, para comprobar su similitud sin necesidad de mayores comentarios. El tribunal de instancia reprochó a la recurrente que hiciera manifestaciones a este respecto carentes de todo apoyo pues, en efecto, si los servicios que su nueva marca trataba de proteger son los de telecomunicaciones, como así ocurre, su semejanza con los que se incluyen en la marca internacional número 562970 (siempre según la información que obra en los autos) es obvia.
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En cuanto al segundo argumento, la Sala de instancia acertó al descartar en este caso, por razones temporales, la aplicación de la Ley 17/2001, no vigente en el momento de la solicitud. Cualquiera que sea el criterio de la nueva Ley sobre la apreciación de similitudes de oficio, es claro que la Oficina Española de Patentes y Marcas debía proceder de oficio, como lo hizo, bajo la vigencia de la Ley anterior.
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Y en cuanto al primer motivo casacional, nos limitaremos a recordar, como en tantas otras ocasiones hemos hecho respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
El motivo será rechazado pues la apreciación del tribunal sentenciador sobre la mayor fuerza en este caso de la similitudes respecto de las diferencias entre las marcas enfrentadas no incurre en arbitrariedad o irracionalidad alguna. Siendo como era la cuestión central del litigio precisamente apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de disimilitud como para excluir el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso la suficiente similitud como para que, aplicadas a productos afines, provoquen el riesgo de confusión de los usuarios. El nuevo signo aspirante incluye como elemento esencial el término "siroco", que es asimismo la denominación propia de la marca internacional prioritaria. La adición de la partícula ".com" no contribuye precisamente a identificarlo sino meramente a subrayar su naturaleza empresarial, tratándose como se trata de una mera extensión genérica (como.net,.org y otras bien conocidas) universalmente empleada en los nombres de domino de internet con finalidad comercial. Y la adición del término "club" también puede considerarse, a la vista del resto de las circunstancias concurrentes, como no suficiente para evitar el riego de confusión al que se referirá el tribunal de instancia.
No ha lugar, en consecuencia, a estimar el recurso de casación, lo que lleva aparejada la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 4908/2006, interpuesto por "Construcciones Hispano Argentinas, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 15 de junio de 2006, recaída en el recurso número 498 de 2003. Imponemos a la parte recurrente las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
