STS 748/2013, 10 de Diciembre de 2013
| Ponente | JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL |
| ECLI | ES:TS:2013:6462 |
| Número de Recurso | 1849/2010 |
| Procedimiento | Casación |
| Número de Resolución | 748/2013 |
| Fecha de Resolución | 10 de Diciembre de 2013 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de dos mil trece.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por Dr. Martens International Trading GmbH, representada por la Procurador de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, contra la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil diez, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Angel Rojas Santos, en representación de Martens International Trading GmbH, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Grupo Ecooptic, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Iciar de la Peña Argacha.
Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Alicante, el quince de mayo de dos mil ocho, la Procurador de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, obrando en representación de Dr. Martens Internacional Trading GmbH, interpuso demanda de juicio ordinario, contra Grupo Ecooptic, SL.
En dicha demanda la representación procesal de Dr. Martens Internacional Trading GmbH, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la misma era titular de varias marcas, entre ellas, la comunitaria número 4 212 312, " Dr. Martens ", concedida, el veintidós de diciembre de dos mil cuatro, para distinguir productos de la clase 9 - gafas y gafas de sol -, como demostraba el documento que aportaba con el número 1. Y que se trataba de una marca notoria, que daba lugar a una considerable facturación.
Añadió que había tenido conocimiento, en fechas recientes, de la aparición en el mercado de unos modelos de gafas, especialmente de sol, identificadas con la marca " Dr. Martens ", puestas en aquel por Grupo Ecoopic, SL y que, por ello, ejercitaba en la demanda la acción de violación de la marca comunitaria.
Invocó los artículos 9 , 14 , 41 , 42 , 43 , 44 , 91 , 94.1 , 90 , 97 y 98 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y, en el suplico de la demanda, interesó del Juzgado de Marca Comunitaria competente una sentencia que declarase " que la demandada Grupo Ecooptic, SL ha realizado actos de infracción de marca comunitaria en perjuicio de la actora de Dr. Martens Internacional Trading GmbH y a la luz de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas " y que condenase a la demandada (1º) " al cese en el uso de la denominación ‹Dr. Martens› para identificar artículos de óptica, en especial ‹monturas de gafas y gafas de sol› ". (2º) " Al pago de una indemnización por daños y perjuicios que deberá comprender: las ganancias obtenidas durante el tiempo por el que se declare probada la infracción, cantidad equivalente al uno por ciento de la cifra total de facturación de las demandadas;las ganancias dejadas de obtener por la actora correspondientes al pago de una licencia igual al diez por ciento de las ganancias obtenidas por la demandada durante el tiempo por el que se declare probada la infracción; los gastos devengados por la actora para la indagación de la existencia de infracción y que ascienden a novecientos catorce euros, con ocho céntimos (914,08 ) ". (3º) " Al pago de todas las costas devengas por el presente procedimiento en virtud del principio de vencimiento ( artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) ". (4º) " A la publicación en un periódico de tirada nacional y a costa de la demandada, de la integridad de la sentencia estimatoria de las tesis de la actora, de acuerdo a la facultad que asiste a la demandante en virtud del artículo 41.1 f) de la Ley de Marcas al ser titular de la marca infringida. (5º) " Al pago de una indemnización, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Marcas 17/2001, de cuantía no inferior a seiscientos euros (600 ) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de derechos denunciada, determinándose el importe exacto y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnización en sentencia ".
La demanda fue repartida al Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de Alicante, el cual la admitió a trámite, por auto de veinte de mayo de dos mil ocho, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 278/2008.
Grupo Ecooptic, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Galiana Dura que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.
En el escrito de contestación, la representación procesal de Grupo Ecooptic, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la demandante había intentado registrar la marca de la demandada como española y ello le fue denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, a causa, precisamente, de ser incompatible con la que ella usaba.
Que dicha marca, usada por ella estaba registrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de don Federico , que era su administrador y le había autorizado a dicho uso.
Que la demandante, para tener legitimación, debería haber atacado dicho registro ante la jurisdicción contencioso- administrativa y que, en todo caso, la acción ejercitada en la demanda había prescrito, conforme al artículo 45 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Que también había habido caducidad por tolerancia.
En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Grupo Ecooptic, SL interesó del Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de Alicante una sentencia que " con carácter previo desestime la demanda por el acogimiento de todas o alguna de las excepciones alegadas " y para el supuesto de que se entrase en el fondo del asunto, que desestime, "igualmente la demanda a tenor de los hechos y fundamentos alegados en el cuerpo de este escrito, por ser contrarias a derecho todas las pretensiones de la parte actora. Todo ello con expresa imposición de costas a la demandante por su temeridad y mala fe procesal ".
Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de Alicante, dictó sentencia con fecha uno de septiembre de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dr. Martens International Trading GmbH, contra Grupo Ecooptic, SL, debo declarar que la demandada ha realizado actos de infracción de la marca comunitaria número 4 212 312 y debo condenar a la demandada al cese en el uso de la denominación
La representación procesal de Grupo Ecooptic, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de Alicante, recaída, en el juicio ordinario número 278/2008, el día uno de septiembre de dos mil nueve.
Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 2004/2010 y dictó sentencia con fecha ocho de septiembre de dos mil diez , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Grupo Ecooptic, SL, representada en este Tribunal por la Procurador doña Isabel Galiana Dura, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de los de Alicante de fecha uno de septiembre de dos mil nueve, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, debemos desestimar y desestimamos en su integridad la demanda formulada por la entidad actora contra la apelante, absolviéndola de cuantos pedimentos constituían la pretensión deducida, y con expresa imposición de costas de instancia a la parte actora; y sin expresa imposición de las costas procesales a la parte apelante. Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir ".
La representación procesal de Dr. Martens Internacional Trading GmbH preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, recaída, en el rollo 204/2010, el ocho de septiembre de dos mil diez .
Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, por auto de veintiséis de abril de dos mil once , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dr. Martens International Trading GmbH, contra la sentencia dictada, con fecha ocho de septiembre de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), en el rollo de apelación número 204/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 278/2008 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de los de Alicante ".
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dr. Martens Internacional Trading GmbH, contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, recaída, en el rollo 204/2010, el ocho de septiembre de dos mil diez , se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:
ÚNICO . La infracción del artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.
Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Iciar de la Peña Argacha, en nombre y representación de Grupo Ecooptic, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el trece de noviembre de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
Resumen de los antecedentes.
La acción de violación de la marca comunitaria de que es titular Dr. Martens Internacional Trading GmbH - la número 4 212 312, " Dr. Martens ", denominativa, concedida el veintidós de diciembre de dos mil cuatro para distinguir el origen empresarial de productos de la clase 9 -, que había ejercitado la misma en la demanda contra Grupo Ecooptic, SL, fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda.
En particular, consideró el Tribunal de apelación que Grupo Ecooptic, SL, realmente, utilizaba en el mercado una marca española, prioritaria a la de la demandante, idéntica a ella y concedida para distinguir la misma clase de productos, así como que lo hacía legítimamente, por cuanto contaba con la autorización de quien era su titular registral.
Contra la sentencia de segundo grado interpuso recurso de casación Dr. Martens Internacional Trading GmbH, por un único motivo, en el que - como se dirá - sólo se cuestiona el efecto enervante de la infracción atribuido, en la sentencia recurrida, a la efectividad frente a la recurrente de la autorización del titular de la marca española, como consecuencia de no constar registrado el negocio jurídico por el que aquella fue concedida a la demandada.
No se plantea, sin embargo, cuestión sobre la afirmada identidad de las marcas y los productos para los que ambas fueron concedidas; ni sobre la declarada prioridad de la española respecto de la comunitaria; ni siquiera sobre la existencia, extra tabular, de la autorización, que el Tribunal de apelación declaró concedida a Grupo Ecooptic, SL por el titular, que, además, era su administrador, don Federico .
Enunciado y fundamentos del único motivo.
Dr. Martens Internacional Trading GmbH denuncia en este motivo la infracción de la norma del apartado 3 del artículo 46 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, a cuyo tenor los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior - la transmisión de la marca y su solicitud, la constitución sobre ella de un derecho de garantía o de otros reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución o los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca - sólo podrán oponerse a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro.
Alega la recurrente, tras referirse con algún detalle a los principios registrales contenidos en la Ley 17/2001, que estaba protegida por el de inoponibilidad de lo no inscrito, dado que el mismo, sancionado en la norma antes mencionada, limita la posibilidad de oponer la celebración de un contrato, a quienes no intervinieron en él, a los casos en que hubiera sido inscrito o en los que el tercero hubiera tenido conocimiento de su existencia fuera del registro.
Concluye afirmando que, respecto del contrato por el que don Federico había facultado a Grupo Ecooptic, SL a usar su marca española, tenía la condición de tercera y que su buena fe no admitía discusión. Razón por la que considera que no cabía imponerle la eficacia de tal autorización, pues no constaba en el registro y ella, totalmente ajena, la había desconocido.
Desestimación del motivo.
Con la finalidad de estimular la inscripción, se suelen vincular efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado - artículos 606 del Código Civil ; 32 de la Ley Hipotecaria ; 21, apartado 1, del Código de Comercio ; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil ; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial -.
No obstante, según como se entienda esa proyección negativa del llamado principio de publicidad material, dados los términos literales en que aparece regulada en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , podría significar que ningún acto ó negocio jurídico inscribible y no inscrito produciría efectos frente a los terceros, de no probarse que lo habían conocido.
Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad - convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe - y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.
Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba.
Que la recurrente pretende en el motivo una extensión excesiva de la protección que al tercero concede el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , lo evidencia el hecho de que, de considerase, como reclama, ineficaz frente a ella la autorización de uso de su marca dada por don Federico a favor de la sociedad que administra, Grupo Ecooptic, SL, ésta habría infringido dicho signo, pese a que lo ha negado su indiscutido titular y sólo porque lo afirma -, aunque sea para evidenciar que también infringe el propio - una tercera persona, la recurrente.
Régimen de las costas.
La desestimación del recurso de casación determina, a la luz del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a imponer las costas correspondientes a la recurrente
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por Dr. Martens Intenacional Trading GmbH, contra la sentencia en fecha ocho de septiembre de dos mil diez, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante .
Las costas del recurso de casación quedan a cargo de la recurrente.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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