ATS, 26 de Septiembre de 2013

PRIMERO .- Por la representación procesal de la entidad Bayerische Motoren Werke, AG (BMW) se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 26 de abril de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) en el recurso 1381/2008 , en materia de marcas, siendo partes recurridas en el presente procedimiento la Administración del Estado y la entidad Minicoche Madrid S.L.U.

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 10 de enero de 2013 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso consistente en: " carecer de interés casacional por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998 ".

TERCERO .- Han presentado alegaciones las partes personadas.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación desestima el recurso interpuesto por la ahora recurrente en casación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de junio de 2008 desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 19 de octubre de 2007 que había concedido totalmente el registro del nombre comercial nº 268.457 "MINICOCHE MINICOCHE.COM" (mixto) para " servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina " comprendidos en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

En la instancia, la actora había alegado el renombre de su marca y la consiguiente aplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas debido a la incompatibilidad con la marca oponente denominada "MINI" y registrada para " vehículos terrestres y sus motores, partes, componentes y accesorios todos los productos citados, fundas para vehículos, esteras y revestimientos de suelos con forma o ajustables para vehículos terrestres a motor ", productos comprendidos en la clase 12 del Nomenclátor Internacional.

La sentencia desestima el recurso con base en las consideraciones que a continuación se reproducen (Fundamento de Derecho Tercero):

El art. 8 de la Ley 17/2001 dispone que "1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades."

Vista la documentación obrante en las actuaciones, debe admitirse el carácter notorio de la marca de la demandante en el sector de los vehículos. Lo que supone que no deba serle reconocida la condición de renombrada que aduce, pues como se indica en la STS de 24 de febrero de 2012 "A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se hace fundamental la distinción entre marca notoria y marca renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La marca renombrada, en cambio, es aquella que es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La marca renombrada viene a ser así una especie del género « marca notoria » pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la marca.".

Pues bien, una vez hecha esta aclaración, la referida notoriedad no conlleva de forma automática la exclusión de la consideración de las circunstancias que el apartado 1 del art. 8 exige. Y es en este sentido en el que, pese a la semejanza entre los signos enfrentados (al coincidir el vocablo "Mini"), no se aprecia que el uso del nombre comercial concedido pueda indicar una conexión entre los servicios amparados por el mismo y los productos del titular de la marca oponente, habida cuenta la absoluta falta de coincidencia en su respectivos ámbitos aplicativos, que excluye cualquier riesgo de confusión entre los consumidores a que cada uno de aquéllos van destinados.

En definitiva, como se señala en la STS de 18 de noviembre de 2011 "no se ha acreditado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior considerada, dadas las específicas características de los servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria, pues no se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presenten características o cualidades que debiliten dicho reconocimiento".

SEGUNDO .- Frente a la expresada sentencia el recurso de casación ahora planteado consta de un único motivo casacional amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . En dicho motivo la recurrente imputa a la sentencia recurrida una infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas debido a una interpretación incorrecta del alcance del derecho prioritario que la ahora recurrente invocó en la instancia. La recurrente argumenta que la Sala de instancia, tras declarar la notoriedad de la marca oponente, no atribuyó a dicha declaración lo que considera una consecuencia necesaria de esta afirmación: la extensión del carácter obstativo de la marca prioritaria a productos que tengan distinta naturaleza que los protegidos por aquella. Afirma la recurrente que la sentencia se fundamenta erróneamente en la inexistencia de coincidencia en los ámbitos aplicativos y la consiguiente inexistencia de riesgo de confusión, cuando dice: " no se aprecia que el uso del nombre comercial concedido pueda indicar una conexión entre los servicios amparados por el mismo y los productos del titular de la marca oponente, habida cuenta la absoluta falta de coincidencia en su respectivos ámbitos aplicativos, que excluye cualquier riesgo de confusión entre los consumidores a que cada uno de aquéllos van destinados ". Sostiene la recurrente que la ausencia de coincidencia entre ámbitos aplicativos que sirve de base a la sentencia para excluir la aplicación del artículo 8.1 de la Ley de Marcas es un requisito no exigido en dicho precepto, pues precisamente la finalidad del mismo es proteger determinadas marcas por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad, tal y como afirma la Ley de Marcas 17/2001 en su Exposición de Motivos.

Afirma que los presupuestos aplicativos del artículo 8.1 son otros: (i) la notoriedad de la marca anterior, (ii) la similitud entre los signos enfrentados (requisitos confirmados por la sentencia) y la concurrencia adicional de uno de los tres elementos que en la Ley de Marcas se formulan con carácter disyuntivo:

- Riesgo de conexión o vinculación con el titular de la marca anterior

- Riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la marca

- Riesgo de perjuicio, lesión o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca.

Afirma que la sentencia, tras declarar inexistente el riesgo de conexión, concluye, sin explicación adicional alguna, que no hay riesgo de menoscabo o perjuicio de la notoriedad o distintividad de la marca anterior, lo que entiende que constituye un presupuesto autónomo que no depende del riesgo de conexión. Afirma que la sentencia confunde los presupuestos de aplicación del artículo 8.1 (i) conexión (ii) menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, como si ambas cosas se refirieran a lo mismo, confusión que la recurrente atribuye al empleo de la locución " en definitiva ", cuando dice:

en definitiva, como se señala en la STS de 18 de noviembre de 2011 " no se ha acreditado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior considerada, dadas las específicas características de los servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria, pues no se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presenten características o cualidades que debiliten dicho reconocimiento "

La recurrente concluye su argumentación poniendo de manifiesto la concurrencia, en el caso enjuiciado, de la prohibición de registro prevista en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas afirmando lo siguiente: " si atendemos a que (i) la Marca oponente es notoria y (ii) los signos enfrentados similares, no hay duda alguna de que se dará la posibilidad o el mero riesgo de que al ver el consumidor el Nombre comercial impugnado el consumidor lo vinculará mentalmente con la Marca oponente o con nuestra representada, cuando más si tenemos en cuenta que la titular de ese Nombre comercial se dedica a la venta de automóviles y que el signo controvertido reproduce la silueta de un automóvil ". Afirma que concurren en el presente supuesto los otros dos presupuestos independientes del artículo 8 de la Ley de Marcas , a saber, el riesgo de aprovechamiento de la notoriedad del nombre comercial y/o de menoscabo de la notoriedad y prestigio.

TERCERO .- Se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará Auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, nuestra respuesta debe comenzar por constatar que es, ante todo, incontrovertido que en el caso examinado concurren los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada, b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales, y c) el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Partiendo de esta base, y descendiendo a la contemplación casuística del caso que ahora nos ocupa, hemos de recordar una vez más lo que dijimos en recientes Autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 , RRC 3287/2009 y 2785/2009 (en los que se suscitó la concurrencia de la misma causa de inadmisión que aquí aplicamos), a saber, que para responder al interrogante de si concurre o no tal causa de inadmisión resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor, el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

La exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional, debe apreciarse sobre la base de estas consideraciones.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.1 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o, aún habiéndola, haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia; segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la reciente STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí estudiada, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985\1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

CUARTO .- La recurrente alega que el recurso interpuesto posee interés casacional, pues no tiene por objeto someter a la revisión de la Sala apreciaciones fácticas hechas en la sentencia sobre la identidad o semejanza entre dos signos, sino denunciar una indebida aplicación del artículo 8 de la Ley de marcas . Afirma que la Sala de instancia ha realizado una indebida aplicación del precepto, toda vez que ha considerado que, para su aplicación son necesarios unos requisitos que la misma Ley prevé para un supuesto de hecho distinto, el contemplado en el artículo 6. Sostiene, asimismo que si la Sala ha admitido recursos en materia de marcas en supuestos análogos al aquí examinado, también habría de admitirse el presente recurso cuya inadmisión contravendría el derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución .

Las expresadas alegaciones no pueden tener favorable acogida, pues la mera denuncia de la infracción de una disposición general no atribuye a un recurso el interés casacional. Si así fuera - como ya se ha dicho- esta causa de inadmisión quedaría prácticamente desprovista de contenido y su operatividad real quedaría reducida a supuestos meramente anecdóticos. Lo que atribuye a un recurso el interés casacional es la posibilidad de que la cuestión jurídica planteada mediante el recurso de casación pueda dar lugar a un enjuiciamiento extensivo a otros supuestos que no sean idénticos al planteado. Y es evidente que este no es el caso, pues la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala, en la medida en que se reconduce a la determinación del alcance que ha de darse a la marca prioritaria notoria, resulta difícilmente desligable del concreto supuesto de hecho, por lo que la sentencia que esta Sala, en su caso, dictare, carecería de aplicabilidad sobre otros supuestos.

Con respecto a la invocación de precedentes, esta Sala ya ha dicho ( vid . Autos de 7 de junio de 2012, RC 5738/2011 y de 28 de junio de 2012, RC 5779/2011 , entre otros) que la apreciación de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional es, por su propia naturaleza, una apreciación ajena a la existencia de precedentes, ya que la misión del recurso de casación es asegurar la uniformidad de la jurisprudencia y esta se halla en un estado de constante evolución. Desde esta perspectiva, el interés casacional ha de ser entendido como un concepto dinámico y difícilmente podrían prosperar alegaciones orientadas a desvirtuar la concurrencia de esta causa de inadmisión por la mera existencia de precedentes, como aquí acontece.

Tampoco puede prosperar la alegación relativa a la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente pues, como ha dicho esta Sala de forma constante, ese derecho no se vulnera por la apreciación razonada de una causa de inadmisión del recurso de casación prevista legalmente. Según el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva es " un derecho prestacional de configuración legal" cuyo ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, de tal modo que ese derecho también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique, siendo esto justamente lo que aquí ocurre. Partiendo de esta base, el derecho a la tutela judicial efectiva no se quebranta por el hecho de que un proceso contencioso-administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia.

Por lo tanto, es evidente la concurrencia en este caso de los dos supuestos contemplados en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional que configuran la carencia de interés casacional.

QUINTO .- En definitiva, por versar el recurso de casación sobre un asunto puramente puntual y de difícil reiteración, carente de relevancia social, y en el que además no se plantean cuestiones interpretativas y aplicativas de normas jurídicas que requieran, por su alcance o trascendencia, una específica resolución por parte de este Tribunal, procede declarar la inadmisión del presente recurso, en aplicación del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional ; sin que proceda imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley .

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación nº 2762/2012 interpuesto por la entidad Bayerische Motoren Werke, AG (BMW) contra la Sentencia de 26 de abril de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) en el recurso 1381/2008 ; resolución que se declara firme. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados